Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2014 г. по делу N СИП-547/2014 Суд удовлетворил заявленные требования о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, поскольку спорное обозначение является фантазийным названием, а не видом товара, и не описывает его свойства, то оно не может при применении для напитков, за исключение коктейлей, ввести потребителя в заблуждение в отношении товара

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2014 г. по делу N СИП-547/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 ноября 2014 года

Полный текст решения изготовлен 2 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2015 г. N С01-71/2015 по делу N СИП-547/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Перемиловской Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 19-26 ноября 2014 года (с учетом перерыва) заявление компании Berklee Capital S.A./Беркли Капитал С.А. (Museum Geelvinck Business Center, Keizersgracht 633, 1017 DS Amsterdam, Netherlands)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп.1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения от 06.04.2014 N 2008703293 (381529) об удовлетворении возражения от 09.12.2013 и признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 381529,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, компании TSN Brands Ltd/ТСН Брэндс Лтд (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands),

при участии в судебном заседании представителей:

заявителя - Бышова О.А. по доверенности от 16.04.2014, Макарычева Н.Н. по доверенности от 16.04.2014, Ушакова Н.М. по доверенности от15.07.2014;

Роспатента - Чеканов А.А. по доверенности от 28.08.2014 N 02/32-568/41, Королев С.В. по доверенности от 01.09.2014 N 02/32-582/41(до перерыва);

третьего лица - Байкова Е.А. по доверенности от 28.07.2014, Туленинов А.Н. по доверенности от 28.07.2014, Сова Т.В. по доверенности от 28.07.2014 (после перерыва), установил:

компания Berklee Capital S.A./Берли Капитал С.А. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании недействительным решения от 06.04.2014 N 2008703293 (381529) об удовлетворении возражения от 09.12.2013 и признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 381529. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания TSN Brands Ltd/ТСН Брэндс Лтд. 

В судебное заседание 19.11.2014 явились представители всех лиц, участвующих в деле. Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 26.11.2014. 

После перерыва судебное заседание продолжено в том же судебном составе при участии представителей всех лиц, участвующих в деле. 

Компания Berklee Capital S.A. заявление о признании недействительным оспариваемого решения поддержала, просила его удовлетворить. Заявитель полагает, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям действующего законодательства, а именно требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и нарушает его права и законные интересы в предпринимательской деятельности. 

В частности в обоснование заявленных требований компания Berklee Capital S.A. указывает, что товарный знак со словесным обозначением "Black Russian" не является описательным по отношению к товарам 33 класса МКТУ "коктейли", не указывает на вид товара 33 класса МКТУ "коктейли" и не вошел во всеобщее употребление применительно к названным товарам 33 класса МКТУ. Также заявитель ссылается на то, что спорный товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение в отношении товаров 32 и остальных указанных в регистрации на товарный знак товаров 33 классов МКТУ. 

Кроме того, заявитель ссылается на то, что обозначение "Black Russian" приобрело различительную способность задолго до регистрации оспариваемого товарного знака, поскольку с 1999 года использовалось для маркировки товара, вводимого в гражданский оборот на территории Российской Федерации. При этом товар, маркированный этим обозначением, активно рекламировался, в том числе на центральных и региональных каналах телевидения, в силу чего известен потребителям как товар, производимый компанией Berklee Capital S.A. или иными лицами по лицензии. 

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит в его удовлетворении отказать. Роспатент указывает, что обозначение "Black Russian" является наименованием известного задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака классического коктейля с определенной рецептурой. В связи с этим, по мнению Роспатента, обозначение "Black Russian" в отношении товаров 33 класса МКТУ "коктейли" является описательным и не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации поскольку указывает на конкретный вид коктейля с определенной рецептурой. 

Роспатент полагает, что словесный элемент "Black Russian" не способен выполнять основную функцию товарного знака, определенную в статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно, индивидуализировать товары производителей (коктейли), поскольку указанный словесный элемент является характеристикой конкретного вида коктейля с определенной рецептурой, в связи с чем, по мнению Роспатента, обозначением "Black Russian" не могут маркироваться коктейли другого вида с иной рецептурой и другими свойствами. 

Роспатент указывает, что наличие товарного знака "Black Russian", зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ "коктейли", может привести к тому, что при производстве и реализации в барах и ресторанах именно этого вида коктейля "Black Russian" с его определенной рецептурой, производители не смогут указывать на продукции ее правильное название. 

Заинтересованное лицо полагает, что предоставление исключительного права на обозначение "Black Russian" только заявителю поставит его, как одного из хозяйствующих субъектов, в преимущественное положение по сравнению с другими и может привести к тому, что любой другой производитель коктейля того же вида с той же рецептурой, известной задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не сможет указывать на своем товаре его настоящий вид "Black Russian" (в противном случае, он будет нарушать исключительные права заявителя), что повлечет за собой указание вместо правильного вида коктейля какое-либо иное обозначение для коктейля того же вида. Как следствие, потребитель может быть введен в заблуждение относительно вида покупаемого им коктейля. 

Роспатент указывает, что товарный знак "Black Russian" по свидетельству N 381529 зарегистрирован также и в отношении ряда товаров 32 и 33 классов МКТУ, не являющихся коктейлями. Поскольку спорное обозначение является известным и определенным видом коктейля и воспринимается как указание на вид товара, то его регистрация в отношении иных товаров помимо коктейлей, по мнению Роспатента, будет способна ввести потребителя в заблуждение относительно самого товара, его свойств и характеристик, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допустимо. 

Роспатент пояснил, что считает компанию TSN Brands Ltd лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку на момент подачи возражения это лицо использовало спорное обозначение в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации. 

Третьим лицом (компанией TSN Brands Ltd) также представлен отзыв на заявление, в котором оно просит в удовлетворении требований компании Berklee Capital S.A. отказать, считает решение Роспатента законным, а предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку - не соответствующим положениям статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поддерживает позицию Роспатента. 

При этом, третье лицо считает себя лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку оно является правообладателем комбинированного товарного знака "MARTY RAY" по свидетельству N 406075, в состав которого в качестве неохраняемого элемента входит словесное обозначение "Black Russian", и использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации. 

В судебном заседании после перерыва представитель третьего лица ходатайствовал о приобщении дополнительных доказательств - отказов соответствующих органов других государств в регистрации тождественного обозначения в качестве товарного знака.

Судом при рассмотрении ходатайства установлено, что третьим лицом процессуальная обязанность по раскрытию перед иными лицами, участвующими в деле, этих доказательств, исполнена не была. В судебном заседании представитель третьего лица также отказался передавать копии документов, о приобщении которых к материалам дела он ходатайствовал, заявителю по делу, сославшись на то, что о содержании указанных документов заявителю должно быть известно. 

Не был передан третьим лицом заявителю и перечень документов, о приобщении которых ходатайствовало третье лицо. 

Заявитель возражал против приобщения к материалам дела доказательств, которые не были представлены ему третьим лицом заблаговременно, не переданы непосредственно в судебном заседании, а также не передана информация о перечне этих документов, в связи с чем отсутствует возможность установить, известно ли заявителю их содержимое. 

При таких обстоятельствах суд считает заявленное ходатайство не подлежащим удовлетворению. Кроме того, суд учитывает, что документы, о приобщении которых ходатайствовало третье лицо, не представлялись им с возражением, поданным в палату по патентным спорам, не были предметом рассмотрения палаты по патентным спорам, не могли быть учтены при вынесении Роспатентом оспариваемого решения. 

При таких обстоятельствах суд полагает, что третье лицо не лишено права обратиться в палату по патентным спорам с новым возражением, используя при этом и те документы, о приобщении которых оно ходатайствовало в судебном заседании. 

При рассмотрении спора судом установлено, что товарный знак со словесным обозначением "Black Russian" по заявке N 2008703293 с приоритетом от 08.02.2008 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 15.06.2009 по свидетельству Российской Федерации N 381529 на имя компании "Юнайтед Нэшнл Инвестментс Кампани Инк" в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, а именно:

32 класс - "фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; энергетические напитки; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные со вкусом виноградного и/или плодово-ягодного вина; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; пивные коктейли; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков";

33 класс - "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; алкогольные энергетические напитки; слабоалкогольные коктейли с содержанием алкоголя до 9%; напитки алкогольные со вкусом и/или содержанием виноградного и/или плодово-ягодного вина; напитки алкогольные на основе виноградного и/или плодово-ягодного вина; винные коктейли; пивные коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые".

В результате государственной регистрации договора 13.11.2010 за N РД0072476 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 381529 правообладателем спорного товарного знака стала компания Berklee Capital S.A. 

Компанией TSN Brands Ltd в палату по патентным спорам 09.12.2013 подано возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное несоответствием указанной регистрации подпункту 3 пункта 1 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ссылаясь на подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно на недопустимость регистрации товарных знаков, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, податель возражения просил признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, указав, что словесный элемент "Black Russian" в отношении товара "коктейли" 33 класса МКТУ определяет свойства и состав товара, поскольку коктейль "Black Russian" имеет конкретную рецептуру, по которой изготавливается различными производителями на протяжении длительного периода времени. При этом компания TSN Brands Ltd просила принять во внимание, что коктейль под названием "Black Russian" впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, считается предком всех кофейных коктейлей, получил свое имя, знаменуя темный период холодной войны, вошел в сборник мировых коктейлей. По мнению подателя возражения, при изменении классической рецептуры коктейля напиток с таким наименованием будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава и свойств товара. 

Кроме того, указывая на недопустимость регистрации в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации), податель возражения сослался на то, что обозначение "Black Russian", являющееся названием коктейля, в отношении остальных товаров 33 класса МКТУ и товаров 32 класса МКТУ будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава и свойств товара. 

В подтверждение своих доводов заявителем приведены следующие источники информации: копия страниц печатного издания "Коктейли для бара и дома" (1996 г.), копия страниц печатного издания "Азбука бармена" (1996 г.), копия страниц печатного издания "Коктейли и пунши" (1997 г.), копия страниц печатного издания "1000 классических коктейлей" (2000 г.), копия страниц печатного издания "Коктейли: справочник для барменов" (2000 г.), копия страниц печатного издания "Самые популярные коктейли" (2004 г.), копия страниц печатного издания "Энциклопедия коктейлей" (2005 г.), копия страниц печатного издания "Коктейли" (2004 г.), а также копии страниц иных печатных изданий с более поздней датой выпуска, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, копии страниц сети "Интернет". 

Кроме того, компания TSN Brands Ltd указала, что она заинтересована в аннулировании правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку является правообладателем комбинированного товарного знака "MARTY RAY" по свидетельству Российской Федерации N 406075, в состав которого в качестве неохраняемого элемента входит словесное обозначение "Black Russian", и использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации. 

По результатам рассмотрения этого возражения Роспатентом принято решение от 06.04.2014 о его удовлетворении, а также о признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 381529 полностью. 

Удовлетворяя возражение, Роспатент признал компанию TSN Brands Ltd лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны товарного знака, пришел к выводу, что спорное обозначение по отношению к товару "коктейли" 33 класса МКТУ носит описательный характер и является видом товара, так как воспроизводит название алкогольного коктейля с определенным составом, имеющего давнюю историю, в связи с чем не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. В части же остальных товаров 33 класса МКТУ и всех товаров 32 класса МКТУ Роспатент признал спорное обозначение вводящим потребителей в заблуждение относительно вида товара вследствие чего не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 указанного Кодекса. 

Не согласившись с указанным решением Роспатента, компания Berklee Capital S.A. обратилась с настоящим заявлением в суд. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы заявителя, представителя органа, принявшего оспариваемый акт, и третьего лица, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего. 

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В силу части 4 названной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. 

Срок обращения в суд с настоящим заявлением компанией Berklee Capital S.A. соблюден. 

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие). 

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения компании TSN Brands Ltd против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 381529 и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента. 

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий. 

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом установлено следующее. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса. 

В силу пункта 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. 

Таким образом, в качестве субъектов, имеющих право подачи возражений по указанным основаниям, в законе названы не "любые лица", а "заинтересованные". 

Вместе с тем, к заинтересованным лицам может быть отнесен достаточно широкий круг лиц, имеющих законный интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака по заявленным основаниям. К таким лицам могут быть отнесены потребители товара, общественные организации, защищающие права потребителей, а также иные лица, осуществляющие деятельность в соответствующем сегменте рынка. 

Поскольку компания TSN Brands Ltd является правообладателем комбинированного товарного знака "MARTY RAY" по свидетельству N 406075, в состав которого в качестве неохраняемого входит словесный элемент "Black Russian", а также использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации, Роспатент обоснованно признал это лицо заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 381529. 

Роспатент обоснованно указал, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.02.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32). 

Признавая недействительной правовую охрану оспариваемого товарного знака, Роспатент сослался на то, что в отношении товара "коктейли" товарный знак указывает на вид и свойства товара (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации), а в отношении остальных товаров - способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

При проверке законности выводов Роспатента о нарушении при регистрации товарного знака положений подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений состоящих только из элементов, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта. 

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. 

Как разъяснено в пункте 2.2 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, заявляемые на регистрацию обозначения могут включать описательные элементы или состоять из них. Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе. К числу описательных элементов относится также понятие "общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров", а также могут относиться подпадающие под указанное в той же норме понятие "общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры". Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными. 

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. 

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

(1) Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

(2) Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет. 

Судебная коллегия полагает, что Роспатент пришел к неправильному выводу о том, что словесное обозначение "Black Russian" является описательным и представляет собой вид товара, его простое наименование. 

Так, согласно пунктам 67-70 Государственного стандарта Российской Федерации "Торговля. Термины и определения" ГОСТ Р 51303-99, утвержденного постановлением Госстандарта России от 11.08.1999 N 242-ст, действующим на дату приоритета товарного знака, класс товаров - совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение (класс товаров может быть представлен, например, швейными изделиями, трикотажными товарами, галантерейными товарами, культтоварами и т.п.); группа товаров - совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным составом потребительских свойств, показателей (примером конкретной группы товаров является верхняя одежда, белье, обувь, молочные продукты и т.п.); вид товара - совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением (примером конкретного вида товаров являются костюм, платье, куклы, сапоги, телевизор, холодильник, видеомагнитофон, кровать, творог и т.п.); разновидность товаров - совокупность товаров определенного вида, выделенных по ряду частных признаков (представляется в виде конкретных марок, моделей, артикулов, сортов).

Как указано в пункте 82 названного ГОСТа потребительские свойства товара - свойства, проявляющиеся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей. 

Указанный ГОСТ отменен с 01.04.2014 в связи с утверждением национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения" (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 582-ст), имеющего аналогичные термины и определения. 

Таким образом, вид товара - это совокупность товаров, объединенных общим названием, обозначением. 

Судебная коллегия полагает, что, вопреки мнению Роспатента, обозначением, представляющим вид товара, его простым наименованием, является обозначение "коктейли" и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Данный вид товара делится на разновидности в зависимости от используемой классификации, например: горячие и холодные коктейли; коктейли на основе вина, шампанского, крепких алкогольных напитков (джина, водки, рома, коньяка и т.п.); аперитивы, дижестивы и Any Time Drinks и проч. 

Обозначение Black Russian не является видом товара, более того, не идентифицируется само по себе применительно к какому-либо товару без указания на конкретный вид такого товара - коктейль. 

Само словесное обозначение "Black Russian" является не описательным, а фантазийным, поскольку не указывает на вид товара, не описывает его свойства, состав и назначение. 

Оно может вызывать у потребителей какие-либо ассоциации, связанные с видом коктейля или его составом, основанные на предшествующем опыте, лишь при одновременном указании вида товара и его названия - коктейль "Black Russian", однако даже таких доказательств на дату приоритета товарного знака материалы административного дела, в том числе материалы, представленные вместе с возражениями третьего лица, не содержат. 

При таких обстоятельствах у Роспатента отсутствовали основания для вывода о том, что обозначение Black Russian указывает на вид, состав или свойства товара, и для признания регистрации оспариваемого товарного знака недействительной как не соответствующей подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В отношении регистрации спорного товарного знака для остальных (за исключением товара "коктейли") товаров 33 класса и всех товаров 32 класса МКТУ Роспатент пришел к выводу, что такая регистрация не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку вводит потребителей в заблуждение относительно товара. Данный вывод мотивирован тем, что Black Russian является видом товара - алкогольного коктейля, и в отношении всех иных товаров это обозначение способно ввести потребителей в заблуждение. 

В соответствии подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. 

К таким обозначениям, согласно положениям подпункта 1 пункта 2.5 Правил N 32, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. 

Поскольку при рассмотрении настоящего спора установлено, что Black Russian является фантазийным названием, а не видом товара, и не описывает его свойства, как ошибочно посчитал Роспатент, оно не может при применении для безалкогольных напитков, пива и иных алкогольных напитков (за исключение коктейлей) быть способным вводить потребителя в заблуждение в отношении товара. 

При указанных обстоятельствах вывод Роспатента о том, что обозначение Black Russian при использовании для пива, безалкогольных напитков и иных алкогольных напитков за исключением коктейлей будет вводить потребителей в заблуждение относительно товара, не соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Довод Роспатента о том, что такое обозначение в любом случае не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товара "коктейли" поскольку создаст препятствия для использования этого названия иными производителями для указания названия известного коктейля, не может быть признан обоснованным, поскольку в настоящем судебном процессе проверяется не законность решения Роспатента о регистрации оспариваемого товарного знака по всем основаниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации, а законность решения этого органа о признании такой регистрации недействительной, вынесенного по результатам рассмотрения конкретного возражения, поданного по определенным основаниям. 

По сути, все пояснения третьего лица, в том числе и изложенные в возражениях, сводятся к тому, что некоторое время назад такое обозначение было придумано в качестве названия коктейля, в состав которого входят кофейный ликер и водка, после чего стало известно широкому кругу потребителей. 

Между тем, указанные доводы подтверждают изначальную фантазийность спорного обозначения применительно к товарам "коктейли".

При этом указание третьим лицом в возражениях на справочную литературу, в которых коктейль Black Russian/Черный Русский определен в качестве одного из названий классических коктейлей, не может подтверждать того, что это обозначение характеризует именно вид товара. 

Так, в пункте 4.2.1 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. 

Таким образом, использование спорного обозначения в справочниках недостаточно даже для подтверждения того, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. При таких обстоятельствах позиция Роспатента о том, что использованное в справочнике обозначение в любом случае становится видовым (а даже не вошедшим во всеобщее употребление), по сути дезавуирует подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку любое обозначение, встречающееся в любом справочнике автоматически будет считаться видовым обозначением товара. 

Вопрос о том, вошло ли это обозначение во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида (приобрело ли фантазийное обозначение черты видового) не ставился в возражении и не являлся предметом рассмотрения Роспатента, в связи с чем не может быть предметом рассмотрения настоящего спора. Для оспаривания регистрации товарного знака по такому основанию необходимо предоставление с возражениями иной доказательственной базы, в том числе и подтверждения известности такого обозначения потребителям на дату приоритета товарного знака, однако таких доказательств в материалы административного дела подателем возражения не представлялось. 

По этим же основаниям отклоняется ссылка Роспатента на недопустимость регистрации в качестве товарного знака, например, такого обозначения как "Бородинский" для хлеба, поскольку судебная коллегия полагает, что данное обозначение изначально являлось фантазийным, а вопрос о приобретении им признаков видового в связи с вхождением во всеобщее употребление не является предметом рассмотрения настоящего спора. 

Третье лицо не лишено права подачи возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по иным основаниям. 

Довод третьего лица о том, что при регистрации товарного знака заявителем было допущено злоупотребление правом, отклоняется судебной коллегией как не подтвержденный документально. Третьим лицом не представлено доказательств, подтверждающих производство такого коктейля иными лицами на дату приоритета товарного знака (а тем более на дату начала использования этого обозначения предшествующим правообладателем для индивидуализации производимых им или иными лицами на основании лицензионных договоров товарами) и получение заявителем посредством такой регистрации необоснованных преимуществ за счет монополизации обозначения, используемого иными лицами и известного широкому кругу потребителей. 

Оспариваемым решением Роспатент неправомерно признал недействительным предоставление правовой охраны принадлежащему компании Berklee Capital S.A. товарному знаку, в связи с чем оспариваемое решение нарушает права и законные интересы заявителя. 

С учетом изложенного решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 381529 подлежит признанию недействительным как не соответствующее подпункту 3 пункта 1 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, указывает на обязанность соответствующих органов образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

Поскольку оспариваемым решением прекращена правовая охрана принадлежащего заявителю товарного знака с целью восстановления прав и законных интересов заявителя суд считает необходимым обязать Роспатент восстановить правовую охрану спорного товарного знака в полном объеме. 

В силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с Роспатента в пользу компании Berklee Capital S.A. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании Berklee Capital S.A. удовлетворить. 

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.04.2014 N 2008703293 (381529) об удовлетворении возражения от 09.12.2013 и признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 381529 признать недействительным как не соответствующее подпункту 3 пункта 1 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 381529.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в пользу компании Berklee Capital S.A. 2 000 (Две тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин