Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2014 г. по делу N СИП-4/2013 Суд оставил без удовлетворения исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком представлены доказательства того, что в спорный период товарный знак использовался предыдущим правообладателем

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2014 г. по делу N СИП-4/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 3 декабря 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 10 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д. А.,

судьи: Васильева Т.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шейко С.И.,

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению закрытого акционерного общества "БРЭНД СИТИ" (ул. Лобачика, 17, стр.1 офис 808, Москва, ОГРН 1047796085050) к обществу с ограниченной ответственностью "НЭКСТЕП медиа" (2-й Кожевнический переулок, д. 12, Москва, 115114, ОГРН 1117746793625)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков;

К участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200). 

В судебном заседании приняли участие представители:

от ООО "НЭКСТЕП медиа" - Орлов Д.В. по доверенности N 14 от 12.04.2014. 

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "БРЭНД СИТИ" (далее - истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 216553 в отношении всех услуг 41 класса (с учетом заявленного и принятого судом в судебном заседании 08.10.2013 отказа от части исковых требований). 

К участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, определением суда от 11.07.2013 к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2013 указанные исковые требования удовлетворены полностью; производство по делу прекращено в той части, в которой истцом заявлено об отказе от исковых требований. 

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 решение Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2013 по делу N СИП-4/2013 в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству N 216553 в отношении услуг 41 класса МКТУ "воспитание; обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий" отменено. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2014 после отмены решения от 09.10.2013 по делу N СИП-4/2013 принято к производству Суда по интеллектуальным правам заявление закрытого акционерного общества "БРЭНД СИТИ". 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2014 произведена замена ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП" на общество с ограниченной ответственностью "НЭКСТЕП медиа" (далее также - ответчик); в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приняты уточнения исковых требований, в соответствии с которыми истец просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 510855 в отношении услуг 41 класса МКТУ [воспитание; обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий]. 

Решением суда от 23.05.2014 исковые требования удовлетворены полностью. 

Постановлением президиума суда от 16.09.2014 решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2014 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

В постановлении президиума суда от 16.09.2014 по настоящему делу содержатся указания о необходимости установления того, используется ли спорный товарный знак в домене "nextep.ru.", и осуществляется ли такое использование под контролем правообладателя, учитывая, что администрирование домена не ответчиком, а третьим лицом, не имеет правового значения для цели разрешения настоящего спора. 

Также суду первой инстанции указано на необходимость проверки, исходя из представленных доказательств, факта использования (неиспользования) данного товарного знака в отношении конкретных видов услуг, а также заинтересованности заявителя в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика. 

В судебное заседание не явились представители заявителя и Роспатента, извещённые о времени и месте судебного заседания в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Информация о времени и месте судебного заседания также размещена на официальном сайте суда: http://ipc.arbitr.ru.

В судебном заседании представитель компании "НЭКСТЕП медиа" возражал против заявленных требований. 

Суд, исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, ответчик является правообладателем товарного знака "NEXTEP" по свидетельству Российской Федерации N 216553, зарегистрированного Роспатентом в отношении услуг 41 класса МКТУ "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий". 

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и услуг от 11.04.2014 N РД0145691 исключительное право товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 216553 перешло обществу с ограниченной ответственностью "НЭКСТЕП медиа". Ответчику на товарный знак выдано свидетельство Российской Федерации N 510855. 

В обоснование требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец сослался на свою заинтересованность в таком прекращении, а также на то, что ответчик не использует товарный знак непрерывно в течение трёх лет. 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объёма охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг. 

При установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг). 

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. 

Аналогичная позиция изложена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13. 

Истец осуществляет деятельность по разработке программного обеспечения обучающей игры "Училка", размещённой на страницах сайта по адресу: www.NEXTSTEPENTERTEINMENT.RU, проводит действия по созданию комбинированного логотипа со словесным обозначением NEXT STEP ENTERTEINMENT, необходимого для размещения в качестве заставки обучающей программы "Училка" на страницах сайта: www.NEXTSTEPENTERTEINMENT.RU. 

Истец специализируется на оказании услуг по разработке программного обеспечения и является администратором домена NEXTSTEPENTERTEINMENT.RU. 

Заявителем - закрытым акционерным обществом "БРЭНД СИТИ" в Роспатент подана заявка N 2012701859 с приоритетом от 27.01.2012. В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "NEXT STEP ENTERTAINMENT", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. 

Из представленной ответчиком - обществом с ограниченной ответственностью "НЭКСТЕП медиа" копии заключения коллегии палаты по патентным спорам при Роспатенте по результатам рассмотрения возражения от 16.01.2014 на решение Роспатента от 10.10.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2012701859, поданного заявителем - закрытым акционерным обществом "БРЕНД СИТИ", следует, что коллегия палаты по патентным спорам при Роспатенте пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом решения об удовлетворении указанного возражения от 16.01.2014, изменения решения Роспатента от 10.10.2013, регистрации товарного знака по заявке N 2012701859.

Относительно однородности услуг 41-го класса МКТУ заявленного закрытым акционерным обществом "БРЭНД СИТИ" в Роспатент обозначения "NEXT STEP ENTERTAINMENT" (т.д. 1 л.д. 27) и услуг 41-го класса МКТУ спорного товарного знака [воспитание; обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий], необходимо отметить, что указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к учебно-развлекательной сфере, то есть имеют одно назначение и один круг потребителей. 

Таким образом, истец является заинтересованным лицом по смыслу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, чьи законные интересы ограничиваются предоставлением правовой охраны спорному товарному знаку в отношении услуг 41-го класса МКТУ. 

С учётом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (09.07.2013) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 510855, исчисляется с 09.07.2010 по 08.07.2013 включительно. 

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

Представленные в материалы дела ответчиком копии договоров и иные документы: учредительные документы ответчика (том 2 л.д. 16-40); документы на домен nextep.ru (том 5 л.д. 90); программные продукты (том 5 л.д. 95-103); программный код (том 6 л.д. 1-61); сертификаты клиентов, благодарственные письма (том 5 л.д. 47-76); сертификаты (том 5 л.д. 77-89), дипломы, сертификаты (том 5 л.д. 23-43), счёт N 46 от 29.05.2013, договор от 14.06.2012 N 230 заключенный между ООО "Промостор" и ОАО "Калина" (том 7 л.д. 4-10), соглашение о создании группы компаний NEXTEP от 11.01.2011 (том 8 л.д. 9-11), справка ООО "Регистратор Доменов" от 29.10.2014 N 201410-00014 об администрировании домена www.nextep.ru за период с 11.04.2008 по 13.09.2013, справка ООО "Регистратор Доменов" от 29.10.2014 N 201410-00015 об администрировании домена www.nextep.ru за период с 13.09.2013 по 29.10.2014.

Из представленных ответчиком документов (том 5 л.д. 90) не следует, что ему принадлежит домен: nextep.ru. Однако из справок от 29.10.2014 общества с ограниченной ответственностью "Регистратор Доменов" (аккредитованного регистратора в доменах RU, SU и РФ, следует, что администратором доменного имени nextep.ru в период с 13.09.2013 по дату выдачи указанной справки (29.10.2014) является организация ООО "УК "НЕКСТЕП" (ИНН 7731570055, ОГРН 5077746977446). 

Таким образом, ответчиком представлены доказательства того, что спорный товарный знак в домене "nextep.ru." использовался предыдущим правообладателем в спорный период, в сети Интернет, в том числе в доменном имени. 

Спорный товарный знак используется с разрешения и под контролем правообладателя юридическими лицами, входящими в группу компаний NEXTEP на основании соглашения о создании группы компаний NEXTEP от 11.01.2011 (том 8 л.д. 9-11). 

Документами во исполнение договора N 27/10/11 PS от 27.10.2011 (т.д. 8 л.д. 114-128) об оказании услуг ООО "Промостор", входящем в группу компаний NEXTEP, подтверждается оказание услуг по организации и проведению корпоративного мероприятия, включая разработку сценария мероприятия, выступления музыкальной группы, фоторепортаж. 

Документами во исполнение договора N 2/2013 от 04.02.2013 (т.д. 8 л.д. 131-161) подтверждается оказание услуг ООО "УК "НЕКСТЕП" заказчику услуги по разработке программы обучения сотрудников и проведению курса обучения, что подтверждается актом от 28.02.2013. 

Документами во исполнение договора N 16/05/12 PS от 16.05.2012 (т.д. 9 л.д. 31-51) подтверждается оказание услуг ООО "УК "НЕКСТЕП" по организации и проведению мероприятия (team building) с элементами обучения навыкам эффективной коммуникации, предусмотренных 41-м классом МКТУ: информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация досуга; организация конкурсов (учебных или развлекательных); организация досуга; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); развлечения; составление программ встреч (развлечения); услуги баз отдыха (развлечения); услуги по написанию сценариев; услуги спортивных лагерей, что подтверждается актом сдачи-приёма от 28.06.2012. Спорный товарный знак использован в сценарии (т.д. 9 л.д. 43-45), счетах на оплату услуг (т.д. 9 л.д. 47-48), счёте-договоре и акте (т.д. 9 л.д. 50-51).

Документами во исполнение договора N 28/11/12 от 28.11.2012 (т.д. 9 л.д. 52-60) подтверждается оказание услуг ООО "Промостор", (входит в группу компаний NEXTEP), оказаны услуги по организации и обслуживанию мероприятия в Кулинарной студии Юлии Высоцкой, оказаны услуги по проведению банкета с участием диск-жокея, сделан фоторепортаж о мероприятии, что подтверждается сметой к данному договору (т.д. 9 л.д. 57). То есть ООО "Промостор" были оказаны услуги 41-го класса МКТУ: информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация досуга; развлечение гостей; развлечения; услуги диск-жокеев; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, что подтверждается актом сдачи-приёмки от 19.12.2012. Спорный товарный знак использовался в счетах на оплату услуг по указанному договору (т.д. 9 л.д. 28-60). 

Следовательно, ответчиком суду представлены доказательства использования в спорный период товарного знака в отношении услуг 41-го класса МКТУ [воспитание; обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий].

На основании изложенного заявленные требования не подлежат удовлетворению в отношении услуг 41-го класса МКТУ [воспитание; обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий]. 

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационных жалоб подлежат отнесению на закрытое акционерное общество "БРЭНД СИТИ". 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования закрытого акционерного общества "БРЭНД СИТИ" оставить без удовлетворения.

Взыскать с закрытого акционерного общества "БРЭНД СИТИ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "НЭКСТЕП медиа" 4000 рублей, уплаченных за подачу кассационных жалоб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Е.Ю. Пашкова