Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2014 г. N С01-793/2014 по делу N СИП-332/2014 При новом рассмотрении суду первой инстанции при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии полезной модели условию патентоспособности "новизна" нужно учитывать, что вывод об отсутствии новизны может быть сделан только в том случае, когда одному средству (одному источнику информации) присущи все приведённые в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, при решении вопроса о соответствии спорного патента такому условию патентоспособности, как "новизна", следует сравнивать спорный патент с каждым противопоставленным источником

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2014 г. N С01-793/2014 по делу N СИП-332/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 13 октября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 октября 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новосёловой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Данилова Г.Ю., Уколова С.М.,

при участии судьи-докладчика Булгакова Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Абдуллаева Фикрета Мавлудиновича (г. Махачкала, Республика Дагестан) и общества с ограниченной ответственностью "ГРАД" (ул. Богатырева, 11 А, 93, г. Махачкала, 367012, ОГРН 1020502627848)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2014 (судьи Снегур А.А., Пашкова Е.Ю., Силаев Р.В.) по делу N СИП-332/2014

по заявлению Абдуллаева Фикрета Мавлудиновича, общества с ограниченной ответственностью "ГРАД"

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.04.2014 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 110257 и признании данного патента недействительным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КОНМЕТ".

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителей кассационной жалобы (Абдуллаева Ф.М., ООО "Град") - Абдуллаев Ф.М. (паспорт); Абдуллаев Ф.М. по доверенности от 26.06.2013;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) - Барбашин В.А. по доверенности от 28.08.2014, Сенчихин М.С. по доверенности от 01.09.2014;

от ООО "КОНМЕТ" - Козлов Е.Н. по доверенности от 27.06.2014; Косунов О.А. по доверенности от 12.09.2014.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Абдуллаев Фикрет Мавлудинович (далее - Абдуллаев Ф.М.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании недействительным решения Роспатента от 04.04.2014 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 110257 и признании данного патента недействительным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, определением Суда по интеллектуальным правам от 07.05.2014 привлечены общество с ограниченной ответственностью "КОНМЕТ" (далее - ООО "КОНМЕТ"), общество с ограниченной ответственностью "ГРАД" (далее - ООО "ГРАД").

Определением Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2014 ООО "ГРАД" привлечено к участию в деле в качестве созаявителя с принятием к производству суда его заявления о признании недействительным решения Роспатента от 04.04.2014 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель Российской Федерации N 110257. Указанное лицо исключено из числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Суд по интеллектуальным правам 03.07.2014 признал недействительным решение Роспатента от 04.04.2014 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель RU N 110257 как не соответствующее подпункту 1 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Абдуллаева Фикрета Мавлутдиновича и общества с ограниченной ответственностью "ГРАД" от 11.07.2013 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель RU N 110257.

Не согласившись с названным судебным актом, Роспатент, Абдуллаев Ф.М. и ООО "Град" обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Роспатент в кассационной жалобе ссылается на неправильное толкование судом первой инстанции подпункта 2.2 пункта 9.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приёма заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент ПМ), и, как следствие, неверное определение имеющих значение для дела обстоятельств. Указывает, что суд пришёл к неправильному выводу о том, что решение Роспатента от 04.04.2014 противоречит подпункту 1 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Роспатент просит обжалуемое решение суда первой инстанции отменить и передать дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

По мнению Роспатента, вывод суда первой инстанции о том, что из патентных документов N 2262324 и N 2204357 в совокупности усматривается известность существенных признаков полезной модели по патенту Российской Федерации N 110257, не опровергает вывод Роспатента о том, что ни средству по патенту Российской Федерации N 2262324, ни средству по патенту Российской Федерации N 2204357 (то есть каждому средству в отдельности) не присущи все приведённые в независимых пунктах 1 и 2 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 110257 существенные признаки. С другой стороны, исходя из подпункта 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ, данный вывод суда первой инстанции не влияет на оценку новизны группы полезных моделей по патенту Российской Федерации N 110257.

Абдуллаев Ф.М., ООО "Град" в кассационной жалобе просят решение суда первой инстанции изменить в части; указывают, что ссылка суда первой инстанции на пункт 53 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации" и обязание Роспатента повторно рассмотреть возражение приводят к правовой неопределённости, а судебный акт не должен быть направлен на повторное рассмотрение уже рассмотренных обстоятельств.

По мнению Абдуллаева Ф.М., ООО "Град", суд первой инстанции должен был в своём решении обязать Роспатент аннулировать оспариваемый патент на полезную модель, а не обязывать Роспатент рассматривать возражения повторно, так как решение суда от 03.07.2014 не приводит к восстановлению и защите существенно нарушенных прав, свобод и законных интересов, поскольку права Абдуллаева Ф.М., ООО "Град" нарушает не процедура рассмотрения возражения, а факт наличия у третьих лиц патента, в котором использованы все признаки изобретений заявителя по противопоставленным патентам.

В судебном заседании представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в его кассационной жалобе, просил её удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить, а дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, а в удовлетворении кассационной жалобы Абдуллаева Ф.М. и ООО "Град" отказать.

В судебном заседании Абдуллаев Ф.М. лично и как представитель ООО "Град" поддержал доводы, изложенные в их кассационной жалобе, просил её удовлетворить, решение суда первой инстанции изменить, изложив следующим образом: "Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.04.2014 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель RU N 110257 признать недействительным как не соответствующее подпункту 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ. Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать патент на полезную модель N 110257." Просил суд отказать в удовлетворении кассационной жалобы Роспатента.

В судебном заседании представитель третьего лица пояснил, что полностью поддерживает доводы, изложенные в кассационной жалобе Роспатента, и просит её удовлетворить. С доводами, изложенными в кассационной жалобе Абдуллаева Ф.М. и ООО "Град", не согласен, просил суд отказать в её удовлетворении.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационные жалобы Абдуллаева Ф.М., ООО "Град" и Роспатента, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришёл к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы Роспатента и отсутствия оснований для удовлетворения кассационной жалобы Абдуллаева Ф.М. и ООО "Град".

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции установлено, что патент Российской Федерации N 110257 на полезную модель "Стоматологический имплантат конический (варианты)" выдан по заявке N 2011121666/14 с приоритетом от 30.05.2011 на имя ООО "КОНМЕТ" со следующей формулой полезной модели:

"1. Стоматологический имплантат конический, выполненный с внутрикостной частью, с наружной резьбой, на апикальной части которого выполнены антиротационные углубления, а на пришеечной части выполнена однозаходная или многозаходная резьба, ход которой равен ходу резьбы на апикальной части, внутри имплантата выполнены резьбовое отверстие и коническая посадочная поверхность, соединенные внутренним многогранником, апикальная часть включает цилиндрический участок с резьбой постоянного сечения, переходящий в конический участок с резьбой переменного сечения, причём высота профиля резьбы выполнена с уменьшением по направлению к пришеечной части, наружный конус резьбы пришеечной части выполнен продолжением наружного конуса резьбы апикальной части.

2. Стоматологический имплантат конический, выполненный с внутрикостной частью, с наружной резьбой, на апикальной части которого выполнены антиротационные углубления, а на пришеечной части выполнена однозаходная или многозаходная резьба, ход которой равен ходу резьбы на апикальной части, внутри имплантата выполнены резьбовое отверстие и коническая посадочная поверхность, между которыми расположен внутренний многогранник, с количеством граней не менее трёх, апикальная часть включает цилиндрический участок с резьбой постоянного сечения, переходящий в конический участок с резьбой переменного сечения, причём высота профиля резьбы выполнена с уменьшением по направлению к пришеечной части, наружный конус резьбы пришеечной части выполнен продолжением наружного конуса резьбы апикальной части.".

Заявители являются правообладателями ряда патентов на изобретения, в том числе:

1) патента Российской Федерации N 2262324 на изобретение "Стоматологический имплантат" (приоритет изобретения 17.12.2002, опубликован 20.10.2005) со следующей формулой:

"1. Стоматологический имплантат, содержащий внутрикостную часть с наружной резьбой, отличающийся тем, что резьба на внутрикостной части выполняется с высотой профиля от 0,1 до 1,5 мм, шагом резьбы от 0,2 до 2,0 мм, а боковые стороны контура резьбы образуют угол от 15 до 60.

2. Имплантат по п. 1, отличающийся тем, что внутрикостная часть имплантата содержит апикальную часть с наружной резьбой и пришеечную часть.

3. Имплантат по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что внутрикостная часть имплантата содержит пришеечную часть с многозаходной резьбой, причём ход резьбы апикальной части равен ходу резьбы пришеечной части.

4. Имплантат по пп. 1-3, отличающийся тем, что внутри имеет посадочную поверхность, на стенках которой выполнены шлицы.

5. Имплантат по пп. 1-4, отличающийся тем, что внутрикостная часть имеет внутренний усечённый посадочный конус, заканчивающийся отверстием с резьбой М2, причём имплантат содержит соединённую с имплантатом коническим и резьбовым соединением головку имплантата, которая имеет усечённый посадочный конус и хвостовик с наружной резьбой М2, десневой конус и коронковую часть с внутренней резьбой М2 под коронковый винт.

6. Имплантат по пп. 1-5, отличающийся тем, что на стенках посадочного конуса выполнены шлицы, расположенные крестообразно, и не выходящие за наружный край конуса.

7. Имплантат по пп. 1-5, отличающийся тем, что имплантат выполнен в виде неразборной конструкции и содержит внекостную часть, выполненную заодно с внутрикостной, при этом внекостная часть имеет элементы для введения имплантата в костную ткань и для фиксации коронки зуба.

8. Система имплантатов, состоящая из набора имплантатов по пп. 1-7, отличающаяся тем, что содержит имплантаты различных диаметров, с различным сочетанием вариантов выполнения шага и высоты профиля резьбы.

9. Система имплантатов по п. 8, отличающаяся тем, что имплантаты одного диаметра, имеющие одинаковый шаг резьбы, выполняются с разной высотой профиля резьбы.

10. Система имплантатов по п. 8, отличающаяся тем, что имплантаты одного диаметра, имеющие одинаковую высоту профиля резьбы, выполняются с различным шагом резьбы.

11. Система имплантатов по п. 8, отличающаяся тем, что при одинаковом профиле резьбы, имплантаты выполняются с различным шагом и диаметром.

12. Система имплантатов по п. 8, отличающаяся тем, что при одинаковом шаге и профиле резьбы имплантаты выполняются с разным диаметром.

13. Система имплантатов по п. 8, отличающаяся тем, что имплантаты имеют постоянное значение профиля резьбы, а при изменении диаметра выполняются с разным шагом.

14. Система имплантатов по пп. 1-8, отличающаяся тем, что содержит заглушку-формирователь десны, имеющую вогнутую придесневую часть и соединяемую с имплантатом посредством усеченного посадочного конуса и резьбы М2.

15. Система имплантатов по пп. 1-8, отличающаяся тем, что содержит носитель имплантата для введения имплантата в костную ткань, соединяемый с имплантатом посредством шлицевого соединения.

16. Система имплантатов по пп. 1-8, 15, отличающаяся тем, что содержит носитель имплантата для введения имплантата в костную ткань, соединенный с имплантатом посредством шлицевого соединения, причём четыре шлица носителя расположены крестообразно. 

17. Система имплантатов по пп. 1-8, 15, 16, отличающаяся тем, что содержит носитель имплантата для введения имплантата в костную ткань, соединенный с имплантатом посредством шлицевого соединения и резьбы.

18. Система имплантатов по пп. 8-13, отличающаяся тем, что имплантат имеет резьбу с неполным профилем в начале и на конце апикальной части.";

2) патента Российской Федерации N 2204357 на изобретение "Стоматологический имплантат" (приоритет изобретения 08.04.2002, опубликован 20.05.2003) со следующей формулой:

"1. Стоматологический имплантат, состоящий из соединённых между собой посредством резьбового соединения внутрикостной части, содержащей коническую пришеечную часть с резьбой, апикальную часть с резьбой, и внекостной части, отличающийся тем, что внутрикостная часть состоит из двух конических частей, пришеечной и апикальной, причём конусность пришеечной меньше апикальной, на которой имеется коническая резьба с углом профиля 40-50o, внутри имеется посадочный конус, на стенках которого ниже наружного края имеется кратное количество шлицев, а внекостная часть имеет угол наклона коронковой части к её продольной оси 0-30o.

2. Имплантат по п. 1, отличающийся тем, что внекостная часть выполнена с усечённым посадочным конусом со шлицами, сопрягаемыми с ответными шлицами внутрикостной части, и сквозным отверстием, в котором вставлен винт, при этом головка винта выполнена в виде цилиндра, переходящего в коническую посадочную поверхность с внутренним шестигранником и резьбой.

3. Имплантат по п. 1, отличающийся тем, что внекостная часть выполнена цельной и с посадочной поверхностью в виде усечённого конуса.

4. Имплантат по п. 1, отличающийся тем, что на десневой конус внекостной части нанесена керамика.

5. Имплантат по п. 1, отличающийся тем, что на стенках внутреннего посадочного конуса, ниже наружного края, имеются четыре шлица, расположенные крестообразно.".

В Роспатент 11.07.2013 поступило возражение Абдуллаева Ф.М. и ООО "ГРАД" против предоставления правовой охраны полезной модели по патенту Российской Федерации N 110257, которое было мотивировано несоответствием запатентованной полезной модели такому условию патентоспособности, как "новизна".

По результатам рассмотрения данного возражения палатой по патентным спорам Роспатента принято решение от 04.04.2014, которым в удовлетворении возражения отказано, патент Российской Федерации на полезную модель N 110257 оставлен в силе.

Принимая названное решение, Роспатент исходил из того, что ни один из имплантатов, охарактеризованных в патентных документах N 2262324 и N 2204357, не содержит всей совокупности существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

Роспатент пришёл к выводу о том, что решение по патентному документу - патент на изобретение N 2262324 не содержит такого существенного признака как наличие именно антиротационного углубления.

Что касается патентного документа - патента на изобретение N 2204357, также упомянутого в возражении, то в нём, как указал Роспатент, по крайней мере, отсутствует признак наличия антиротационного углубления на апикальной части импланта.

Из вышеуказанного следует, что Роспатент проверил на наличие новизны патент на изобретение N 2262324 полностью, а патент на изобретение N 2204357 - только в отношении одного признака.

Полагая, что данное решение Роспатента является незаконным и нарушает их права и законные интересы, Абдуллаев Ф.М. и ООО "ГРАД" обратились в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Рассматривая указанные заявления, суд первой инстанции с учётом даты приоритета оспариваемой полезной модели (30.05.2011) и даты подачи возражения против выдачи патента на полезную модель (11.07.2013), правильно определил правовую базу для оценки патентоспособности спорной полезной модели, включив в неё ГК РФ, Регламент ПМ и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждённые приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила рассмотрения возражений).

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой исходил из следующего.

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на полезную модель может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия полезной модели условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 22.3 Регламента ПМ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставшем известным в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Исходя из приведённого правила, опубликованные патентные документы N 2262324 и N 2204357 подлежат включению в уровень техники применительно к оспариваемой полезной модели.

Подпунктом 2.2 пункта 9.4. Регламента ПМ предусмотрено, что полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведённые в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учётом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщённого признака существенным.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

При этом в силу подпункта 2 того же пункта для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Суд первой инстанции отклонил довод заявителей о том, что поскольку формула оспариваемого патента в нарушение Регламента ПМ не имеет отличительной части, то, следовательно, такое техническое решение не имеет новизны, так как при рассмотрении возражений палатой по патентным спорам все признаки, входящие в спорную формулу, были проверены на предмет соответствия условию патентоспособности полезной модели "новизна".

Мотивируя в оспариваемом решении Роспатента соответствие патента N 110257 такому условию патентоспособности, как "новизна", Роспатент указал, что патентный документ N 2262324 не содержит такого существенного признака, как наличие именно антиротационного углубления, а в патентном документе N 2204357 такой признак вообще отсутствует. При этом Роспатентом был отклонен довод заявителей возражения о том, что данный признак раскрыт в описании и подтверждён иллюстрацией к патентному документу N 2204357.

Суд первой инстанции согласился с доводом Роспатента о том, что признак формулы оспариваемого патента "на апикальной части выполнены антиротационные углубления" относится к числу существенных признаков, поскольку данный признак находится в причинно-следственной связи с одним из технических результатов данной полезной модели (обеспечение надежности фиксации имплантата), указанных в описании полезной модели. При этом на приложенных к описанию чертежах конструкции полезной модели антиротационные углубления обозначены под номером 4.

Вместе с тем суд первой инстанции посчитал необоснованным вывод Роспатента об отсутствии в противопоставленных источниках признака "на апикальной части выполнены антиротационные углубления".

В судебном заседании суд первой инстанции с участием представителей лиц, участвующих в деле, произвёл осмотр образцов имплантатов, представленных Абдуллаевым Ф.М., осмотр на сайте третьего лица conmet.ru фотографий образцов производимой им продукции (имплантатов), а также чертежей спорного и противопоставленных технических решений, в результате которого пришёл к выводу о том, что "фаски" на образцах заявителей и "антиротационные углубления" на образцах третьего лица фактически представляют собой схожие выемки на поверхности апикальной части имплантатов, нанесённые с целью их более надежной фиксации в результате врастание десневой ткани в эти выемки (с целью предотвращения их проворачивания вокруг своей оси).

Суд первой инстанции из патентных документов N 2262324 и N 2204357 в совокупности усмотрел известность нанесения на апикальную часть продольных углублений, которые способствуют достижению того же технического результата, что и "антиротационные углубления" в оспариваемом патенте, а также иных существенных признаков, включенных в независимый пункт формулы оспариваемой полезной модели, и пришёл к выводу о том, что оспариваемое решение противоречит подпункту 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, поскольку, принимая соответствующее решение, Роспатент не исследовал в полном объёме противопоставленные источники информации, неправильно истолковал сведения, содержащиеся в этих источниках.

Суд первой инстанции в своём решении указал, что согласно описанию изобретения к патенту Российской Федерации N 2204357, на конце апикальной части имеются фаски 5 и отверстие 6. Указанные фаски и отверстие изображены под соответствующими номерами на чертеже (фиг. 1, т. 1 л.д. 43). Вывод Роспатента о том, что данная фаска выполнена на протяжении всей окружности апикальной части, в связи с чем её наличие не может предотвратить проворачивание имплантата, признан судом ошибочным, так как этот вывод не следует из чертежа (фиг. 1). При этом ссылка Роспатента на наличие неопределенности в вопросе о том, как выполнена фаска (по всей окружности или по её части), в связи с отсутствием в патентном документе чертежа имплантата в поперечном разрезе либо вида с торцевой части, судом отклонена, поскольку из чертежей, содержащихся в патентном документе N 2262324 (фиг. 5, 6, 7, т. 1 л.д. 41), на которых углубление на апикальной части (по терминологии заявителей "фаска") изображено аналогичным образом, однозначно усматривается, что данная фаска выполнена не по всей окружности.

Таким образом, суд первой инстанции, принимая обжалуемое решение, исходил из того, что приведённые в независимых пунктах 1 и 2 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 110257 существенные признаки известны из совокупности сведений, содержащихся в двух источниках информации, а именно патента Российской Федерации N 2262324 и патента Российской Федерации N 2204357.

Однако суд первой инстанции, делая такой вывод, не учёл, что при оспаривании новизны технического решения полезной модели ей противопоставляется средство такого же назначения не в совокупности с другими средствами такого же назначения, а каждое средство самостоятельно.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с доводом, изложенным в кассационной жалобе Роспатента о том, что если одна часть приведённых в независимом пункте формулы полезной модели существенных признаков известна из одного источника информации (одного средства), а другая часть - из другого источника информации (другого средства), то данные обстоятельства, исходя из содержания подпункта 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ, не могут служить основанием для вывода о несоответствии такой полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Аналогичный подход к проверке новизны приведён в пункте 5.4.2 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утверждённого приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87, согласно которому при оценке соответствия условию новизны (в отличие от изобретательского уровня) не допускается сочетание нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто. Все признаки известного средства должны содержаться в одном источнике информации.

Такой же подход был отражён в пункте 5.4.2 действовавших ранее Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.2009 N 199.

На основании вышеизложенного президиум Суда по интеллектуальным правам пришёл к выводу о том, что оспариваемое решение суда первой инстанции подлежит отмене в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как принятое с нарушением норм материального права, которое могло привести к принятию неправильного решения, с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в том же составе суда. При проверке оспариваемого решения Роспатента, решая вопрос о соответствии патента Российской Федерации N 110257 условию патентоспособности "новизна", суду следует сравнить патент Российской Федерации N 110257 с каждым противопоставленным источником - патентами Российской Федерации NN 2204357, 2262324 отдельно.

С учетом изложенного кассационная жалоба Роспатента подлежит удовлетворению, а дело - направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Ввиду этого кассационная жалоба Абдуллаева Ф.М. и ООО "ГРАД" удовлетворению не подлежит. Вместе с тем суду первой инстанции при новом рассмотрении дела следует учесть, что исходя из пункта 53 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда. Если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку установлено наличие основания для такого признания, то суд с учетом конкретных фактических обстоятельств вправе также обязать Роспатент аннулировать патент, регистрацию товарного знака.

Таким образом, в случае признания решения Роспатента не соответствующим закону по общему правилу суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия. Направление же возражения на новое рассмотрение должно быть мотивировано.

При новом рассмотрении суду первой инстанции при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии полезной модели условию патентоспособности "новизна", учитывать, что вывод об отсутствии новизны может быть сделан только в том, случае, когда одному средству (одному источнику информации) присущи все приведённые в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Суду первой инстанции при решении вопроса о соответствии патента Российской Федерации N 110257 такому условию патентоспособности как "новизна" следует сравнить патент Российской Федерации N 110257 с каждым противопоставленным источником - патентами Российской Федерации NN 2204357, 2262324 в отдельности.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

кассационную жалобу Абдуллаева Фикрета Мавлудиновича, общества с ограниченной ответственностью "ГРАД" оставить без удовлетворения.

Кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности удовлетворить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2014 по делу N СИП-332/2014 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий:

Л.А. Новосёлова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

Д.А. Булгаков