Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2014 г. N С01-1131/2014 по делу N СИП-102/2014 При новом рассмотрении дела суду необходимо дать оценку доказательствам введения третьим лицом в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака товаров, маркированных комбинированным обозначением, на предмет их достаточности для формирования у потребителей в отношении этих товаров ассоциаций с их изготовителем; дать надлежащую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, а также распределить между истцом и ответчиком судебные расходы, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2014 г. N С01-1131/2014 по делу N СИП-102/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 16 декабря 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Данилова Г.Ю.,

членов президиума: Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Снегура А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2014 по делу N СИП-102/2014, а также общества с ограниченной ответственностью "Алтайские колбасы" (ул. Геблера, д. 33, офис 22, г. Барнаул, Алтайский край, 656049, ОГРН 1052202001170) и общества с ограниченной ответственностью "Барнаульский пищевик" (ул. Ползунова, д. 26, г. Барнаул, Алтайский край, 656056, ОГРН 1022201761900) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2014 и определение Суда по интеллектуальным правам об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок от 10.09.2014 по тому же делу

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Русская Кухня" (ул. 2-я Солнечная, д. 41, корп. 1, г. Омск, Омская обл., 644073, ОГРН 1075507010655)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343) от 21.12.2013 N 2010705870 (470628) о признании частично недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 470628.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены общество с ограниченной ответственностью "Алтайские колбасы" и общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский пищевик".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Русская Кухня" - Мурашова Т.В. (по доверенности от 07.10.2014);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.А. (по доверенности от 01.09.2014 N 02/32-585/41);

от федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" - Русаков И.А. (по доверенности от 25.09.2014 N 41-587-12);

от общества с ограниченной ответственностью "Алтайские колбасы" - Ермакова О.Ю. (по доверенности от 03.02.2014);

от общества с ограниченной ответственностью "Барнаульский пищевик" - Ермакова О.Ю. (по доверенности от 05.05.2014).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Русская Кухня" (далее - общество "Русская Кухня", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 21.12.2013 N 2010705870 (470628) о признании частично недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 470628 (далее - товарный знак N 470628).

Определениями Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2014 и от 29.04.2014 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Алтайские колбасы" (далее - общество "Алтайские колбасы") и общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский пищевик" (далее - общество "Барнаульский пищевик") соответственно.

Решением от 25.08.2014 Суд по интеллектуальным правам признал решение Роспатента от 21.12.2013 N 2010705870 (470628) недействительным как не соответствующее пункту 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "Алтайские колбасы" от 28.08.2013 с учетом решения суда.

Определением Суда по интеллектуальным правам об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок от 10.09.2014 в мотивировочную часть решения от 25.08.2014 внесены исправления.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Роспатент обжаловал его в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Обществами "Алтайские колбасы" и "Барнаульский пищевик" в президиум Суда по интеллектуальным правам подана совместная кассационная жалоба на решение суда первой инстанции и определение об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок.

Определениями Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2014 и от 13.11.2014 соответственно указанные кассационные жалобы приняты к производству для совместного рассмотрения, судебное заседание по их рассмотрению назначено на 15.12.2014.

В кассационной жалобе Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм процессуального права, несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемое решение отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Обращая внимание на имеющиеся в материалах дела многочисленные доказательства, свидетельствующие о том, что с начала 2009 года обществом "Барнаульский пищевик" в больших объемах производилась, вводилась в гражданский оборот и затем реализовывалась конечному потребителю мясная и колбасная продукция, маркированная комбинированным обозначением со словесным элементом "Вкусноград", совпадающим с товарным знаком N 470628, Роспатент отмечает, что суд первой инстанции в нарушение статей 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дал оценку этим доказательствам, в связи с чем пришел к выводам, не соответствующим обстоятельствам дела.

По мнению Роспатента, сведения о больших объемах производства и реализации продукции, маркированной комбинированным обозначением со словесным элементом "Вкусноград", позволяют сделать вывод о том, что при восприятии этого обозначения через ассоциации, вызванные указанным обозначением, в сознании потребителя может создаться представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть введен в заблуждение.

Роспатент считает, что факт перехода к обществу "Русская Кухня" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 245616 (далее - товарный знак N 245616) на основании договора N РД0097351 от 09.04.2012 после даты приоритета оспариваемого товарного знака не мог быть принят во внимание при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку. Также полагает, что наличие исключительного права на другой товарный знак само по себе без доказательств его фактического использования не влияет на ассоциации, которые вызывает оспариваемый товарный знак у потребителей, и не может свидетельствовать об отсутствии возможности введения их в заблуждение.

В совместной кассационной жалобе общества "Алтайские колбасы" и "Барнаульский пищевик", ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят обжалуемые решение и определение отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Податели данной кассационной жалобы полагают, что суд первой инстанции при внесении определением от 10.09.2014 в мотивировочную часть решения исправлений в нарушение части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменил содержание этого решения, поскольку из анализа решения очевидным образом следует, что выстраивая логическую цепочку рассуждений, суд исходил именно из того, что исключительное право на товарный знак N 245616 принадлежало ранее обществу "Барнаульский пищевик", единственным учредителем которого является податель возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку N 470628 - общество "Алтайские колбасы".

Общества "Алтайские колбасы" и "Барнаульский пищевик" указывают на то, что при рассмотрении дела вопрос о вхождении товарных знаков N 245616 и N 470628 в одну серию не устанавливался, соответствующий вывод суда в обжалуемом решении не мотивирован, комплексный анализ сходства указанных товарных знаков не проводился. При этом заявители кассационной жалобы считают, что в товарных знаках N 245616 и N 470628 невозможно выявить явно выраженный доминантный элемент, который обуславливает запоминание обоих товарных знаков независимо от их отличий, что не позволяет сделать вывод о вхождении этих знаков в одну серию.

По мнению обществ "Алтайские колбасы" и "Барнаульский пищевик", вопреки соответствующему выводу суда первой инстанции, Роспатентом при рассмотрении возражения были учтены длительность, объем, территория и условия использования обозначения "Вкусноград" иными лицами, в том числе обществом "Барнаульский пищевик", дана оценка доводу общества "Русская Кухня" о незначительности объема использования обозначения.

Возражая против вывода суда первой инстанции о том, что Роспатент не учел факт прекращения обществом "Барнаульский пищевик" производственной деятельности на момент регистрации оспариваемого товарного знака, третьи лица считают, что заявленное обозначение должно соответствовать требованиям закона на дату подачи заявки, а не на дату регистрации товарного знака. При этом утверждают, что товары, маркированные обозначением "Вкусноград", в 2009 - 2010 годах производились обществом "Барнаульский пищевик", а в дальнейшем - его единственным учредителем - обществом "Алтайские колбасы".

Общества "Алтайские колбасы" и "Барнаульский пищевик" обращают внимание на то, что общество "Русская Кухня" на момент подачи им заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака было осведомлено о том, что обозначение "Вкусноград" используется для индивидуализации товаров, производимых обществом "Барнаульский пищевик", поскольку приобретало эти товары для последующей реализации конечным потребителям в розничной сети. Также указывают на отсутствие доказательств того, что до 09.04.2012 в гражданском обороте имелась мясная и колбасная продукция, маркированная товарным знаком N 245616.

В отзывах на кассационные жалобы Роспатента и третьих лиц общество "Русская Кухня", ссылаясь на законность обжалуемых судебных актов, просит оставить их без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения.

В частности, общество "Русская Кухня" полагает, что изменение, вносимое в название юридического лица, не изменяет текст решения и является стандартным устранением опечатки.

Общество "Русская Кухня" указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена за ним только в связи с тем, что оно стало правообладателем противопоставленного товарного знака N 245616 с более ранней датой приоритета, в связи с чем товарные знаки N 245616 и N 470628 являются сходными до степени смешения, и исходя из этого считает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что на момент принятия оспариваемого решения общество "Русская Кухня" являлось правообладателем серии товарных знаков.

Ссылаясь на практику Суда по интеллектуальным правам, общество "Русская Кухня" полагает, что само по себе использование обозначения иным производителем до даты приоритета товарного знака не свидетельствует о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, в этом случае необходимо доказать наличие сложившихся у потребителей ассоциаций товара с конкретным производителем.

Также общество "Русская Кухня" обращает внимание на то, что общество "Барнаульский пищевик", используя с 2009 года обозначение "Вкусноград", действовало с нарушением исключительного права общества с ограниченной ответственностью "Русский промышленник" на товарный знак N 245616; объем производства продукции обществом "Барнаульский пищевик" был незначительным по отношению к производству колбасных изделий в России и Алтайском крае; между началом использования и подачей заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака прошло около года; третьи лица никаких вложений в рекламу и продвижение оспариваемого товарного знака не производили; общество "Барнаульский пищевик" с октября 2010 года вообще не осуществляет какую-либо деятельность.

В судебном заседании представитель Роспатента поддержал доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, просил отменить обжалуемый судебный акт и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам. При этом им были также поддержаны доводы, изложенные в кассационной жалобе третьих лиц, в том числе в отношении незаконности определения об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок.

Представитель третьих лиц в судебном заседании на доводах, изложенных в их кассационной жалобе, настаивал, просил отменить как решение суда первой инстанции, так и определение об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам, а также поддержал доводы Роспатента.

Представитель общества "Русская Кухня" возражал против удовлетворения кассационных жалоб, просил оставить решение суда первой инстанции и определение об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом "Вкусноград" по заявке N 2010705870 с приоритетом от 26.02.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.09.2012 за N 470628 на имя общества "Русская Кухня" в отношении товаров 29, 30-го и услуг 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Товарный знак N 470628 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение петуха с хвостом в виде разноцветных, волнистых полосок, туловище которого прорисовано таким образом, что одновременно воспринимается в качестве первой буквы "В" словесного элемента "Вкусноград", выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета. Словесный элемент и изображение петуха выполнены на фоне оригинальной фигуры красного цвета и подчеркнуты волнообразной линией белого цвета.

Обществом "Алтайские колбасы" 28.08.2013 было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку N 470628, мотивированное тем, что его регистрация произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято решение от 21.12.2013 об его удовлетворении и о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку N 470628 частично в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Принимая названное решение, Роспатент исходил из того, что общество "Барнаульский пищевик" использовало комбинированное обозначение со словесным элементом "Вкусноград" для маркировки мясной и колбасной продукции с начала 2009 года, то есть в течение года до даты приоритета оспариваемого товарного знака; обозначение, ранее используемое обществом "Барнаульский пищевик", и оспариваемый товарный знак помимо тождественного словесного элемента имеют сходную графическую проработку. При этом Роспатентом принято во внимание, что товар с маркировкой "Вкусноград" приобретал и правообладатель оспариваемого товарного знака, а доказательств того, что общество "Русская Кухня" само производило продукцию, маркируемую обозначением "Вкусноград", в палату по патентным спорам не представлено.

Общество "Русская Кухня", полагая, что решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения, противоречит закону, нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление общества "Русская Кухня", исходил из того, что Роспатент при принятии решения от 21.12.2013 не принял во внимание тот факт, что исключительное право на товарный знак N 245616 перешло к обществу "Русская Кухня" именно от общества "Барнаульский пищевик"; на момент принятия оспариваемого решения Роспатента общество "Русская Кухня" являлось правообладателем группы (серии) товарных знаков (N 245616 и N 470628), которые зависимы друг от друга, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

Также суд первой инстанции отметил, что Роспатентом при принятии оспариваемого решения не учтены длительность, объем, территория и условия использования обозначения "Вкусноград" иными организациями, в том числе обществом "Барнаульский пищевик". Вместе с тем, по мнению суда первой инстанции, сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением в зависимости от конкретных фактических обстоятельств недостаточен для подтверждения вывода о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возможном введении потребителя в заблуждение в отношении товара и его производителя.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что Роспатентом не дана оценка доводу правообладателя о том, что на момент регистрации оспариваемого товарного знака общество "Барнаульский пищевик" практически прекратило деятельность по производству товаров, однородных товарам, которым предоставлена правовая охрана по оспариваемому товарному знаку, а также периоду выпуска обществом "Барнаульский пищевик" продукции с использованием обозначения "Вкусноград".

Определением об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок от 10.09.2014 в мотивировочную часть решения суда от 25.08.2014 были внесены следующие исправления: "на странице 13 абзац 3 вместо "...исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 245616 перешло к обществу "Русская Кухня" именно от общества "Барнаульский пищевик" на основании договора N РД0097351 от 09.04.2012..." читать следующее - "...исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 245616 перешло к обществу "Русская Кухня" именно от общества "Русский промышленник" на основании договора N РД0097351 от 09.04.2012..."; на странице 14 абзац 5 вместо "...товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 245616 с приоритетом 28.12.2001 приобретен 09.04.2012 у общества "Барнаульский пищевик"..." читать следующее: "...товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 245616 с приоритетом 28.12.2001 приобретен 09.04.2012 у общества "Русский промышленник".".

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы кассационных жалоб и отзывов на них, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Судом первой инстанции правильно определены нормы материального права, в соответствии с которыми подлежал разрешению настоящий спор. Так, с учетом даты подачи обществом "Русская Кухня" заявки на регистрацию комбинированного обозначения со словесным обозначением "Вкусноград" в качестве товарного знака (26.02.2010) при рассмотрении настоящего дела подлежат применению нормы ГК РФ и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки).

Также судом первой инстанции верно установлено, что оспариваемое решение от 21.12.2013 принято Роспатентом в рамках его полномочий, определенных ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Пунктом 1 статьи 1499 ГК РФ предусмотрено, что экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Изложенный в оспариваемом решении Роспатента вывод о сходстве до степени смешения между обозначением, используемым обществом "Барнаульский пищевик" начиная с 2009 года для индивидуализации производимой им мясной и колбасной продукции, и товарным знаком N 470628 судом первой инстанции неправомерным не признавался и не оспаривается обществом "Русская Кухня".

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил рассмотрения заявки к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В силу пункта 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Роспатент, оценив представленные подателем возражения доказательства производства, введения в гражданский оборот обществом "Барнаульский пищевик" мясной и колбасной продукции, маркированной комбинированным обозначением со словесным элементом "Вкусноград", которое является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения, справки об объемах выпуска и реализации, справки покупателей продукции), а также рассмотрев доводы правообладателя (общества "Русская Кухня") и оценив представленные им доказательства продвижения и реализации продукции, маркированной комбинированным обозначением со словесным элементом "Вкусноград", пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака N 470628 в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ (однородных мясным и колбасным изделиям) способна ввести потребителя в заблуждение относительно их изготовителя, а именно относительно общества "Барнаульский пищевик".

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Вместе с тем суд первой инстанции, ссылаясь в обжалуемом решении на то, что Роспатентом при принятии оспариваемого решения не учтены длительность, объем, территория и условия использования обозначения "Вкусноград" иными организациями, в том числе обществом "Барнаульский пищевик", в нарушение вышеприведенной нормы не мотивировал данный вывод, не сослался на доказательства, из которых следует ошибочность выводов Роспатента, не указал, какие доказательства, помимо представленных в материалы дела, могут свидетельствовать о возможности введения потребителя в заблуждение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что, учитывая наличие в материалах дела доказательств приобретения обществом "Русская Кухня" в течение 2009 года у общества "Барнаульский пищевик" значительных объемов мясной и колбасной продукции, маркированной комбинированным обозначением со словесным элементом "Вкусноград", общество "Русская Кухня", обращаясь 26.02.2010 с заявкой на регистрацию сходного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров, не могло не понимать, что такое обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

При принятии обжалуемого решения суд первой инстанции ошибочно исходил из того, что исключительное право на товарный знак N 245616 перешло к обществу "Русская Кухня" именно от общества "Барнаульский пищевик", единственным учредителем которого является общество "Алтайские колбасы" (податель возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку N 470628).

Внесение определением от 10.09.2014 исправлений в текст решения путем изменения наименования лица, передавшего обществу "Русская Кухня" исключительное право на товарный знак N 245616, в нарушение нормы части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации фактически изменяет содержание принятого решения, поскольку в измененной части решение имеет иной смысл, нежели тот, который был заложен в первоначальном тексте, в связи с чем нарушается логическая связь с последующими выводами суда.

Делая вывод о том, что на момент принятия оспариваемого решения Роспатента общество "Русская Кухня" являлось правообладателем группы (серии) товарных знаков (N 245616 и N 470628), суд первой инстанции ограничился указанием на наличие между данными товарными знаками фонетического и семантического сходства, несущественность графических отличий, не проведя их сравнение в соответствии с требованиями Правил рассмотрения заявки, и не аргументировав, по каким мотивам эти товарные знаки могут быть отнесены к входящим в одну группу (серию) товарных знаков.

Также судом первой инстанции оставлен без внимания тот факт, что общество "Алтайские колбасы", являющееся единственным учредителем общества "Барнаульский пищевик", еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию словесного обозначения "Вкусноград" в качестве товарного знака в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ (заявка N 2009710295 от 12.05.2009).

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованным довод Роспатента о том, что по смыслу пункта 1 статьи 1491 ГК РФ правомерность представления правовой охраны товарному знаку проверяется на дату подачи заявки на товарный знак, являющуюся моментом начала действия правовой охраны, а не на дату регистрации оспариваемого товарного знака, в связи с чем вывод суда первой инстанции о необходимости учета обстоятельств (перехода к обществу "Русская Кухня" исключительного права на товарный знак N 245616), возникших позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, основан на неверном толковании норм материального права.

По этому же основанию не подлежал учету факт прекращения обществом "Барнаульский пищевик" производственной деятельности на момент регистрации оспариваемого товарного знака.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие о фактическом использовании товарного знака N 245616 при введении в гражданский оборот товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, что ставит под сомнение возможность влияния этого обозначения на возникновение у потребителей ассоциаций относительно изготовителя товаров.

Учитывая изложенное, представляется не вполне обоснованной ссылка суда первой инстанции на правовую позицию, содержащуюся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06 по делу N А40-10573/2004.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции от 25.08.2014 и определение об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок от 10.09.2014 подлежат отмене по причине нарушения норм материального и процессуального права, несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание, что в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, настоящее дело на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе дать оценку имеющимся в материалах дела доказательствам введения обществом "Барнаульский пищевик" в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака товаров, маркированных комбинированным обозначением со словесным элементом "Вкусноград", на предмет их достаточности для формирования у потребителей в отношении этих товаров ассоциаций с их изготовителем; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2014 и определение Суда по интеллектуальным правам об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок от 10.09.2014 по делу N СИП-102/2014 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Г.Ю. Данилов

Члены президиума

С.М. Уколов

В.А. Химичев

А.А. Снегур