Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2015 г. по делу N СИП-626/2013
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения объявлена 22 января 2015 года.
Полный текст решения изготовлен 26 января 2015 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Снегура А.А.,
судей Пашковой Е.Ю., Рогожина С.П.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление
общества с ограниченной ответственностью "МИРРОЛЛА" (ул. Ивана Фомина, д. 6, Санкт-Петербург, 194295, ОГРН 1047855172551)
к обществу с ограниченной ответственностью "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" (ул. М. Морская, д. 106, офис 109, г. Николаев, Украина, 54002)
о признании актом недобросовестной конкуренции действий общества с ограниченной ответственностью "АМАЛЬГАМА ЛЮКС", связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 328829 и N 375705,
с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва 123995, ОГРН 1047730015200),
при участии в судебном заседании представителей:
от истца - Золотых Н.И., Курапова А.Г. (по доверенности от 09.07.2014), Семенов А.В. (по доверенности от 09.07.2014);
от ответчика - Белицкий Ф.В. (по доверенности 17.02.2014);
третьего лица - не явился, извещено надлежащим образом, установил:
Общество с ограниченной ответственностью "МИРРОЛЛА" (далее - ООО "МИРРОЛЛА", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании регистрации на имя общества с ограниченной ответственностью "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" (далее - ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС", ответчик) товарного знака "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" по свидетельству Российской Федерации N 328829 и товарного знака "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Российской Федерации N 375705 недействительной как акта недобросовестной конкуренции; о запрете обществу с ограниченной ответственностью "РИКИ" (далее - ООО "РИКИ") отказывать в реализации товаров ООО "МИРРОЛЛА" через аптечную сеть ООО "РИКИ" со ссылкой на зарегистрированные на имя ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 328829 и N 375705 как сходные до степени смешения с торговым названием товаров ООО "МИРРОЛЛА".
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.05.2014 по делу N А56-78818/2013 исковые требования к ООО "РИКИ" были выделены в отдельное производство, делу присвоен N А56-33392/2014.
Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.05.2014 по делу N А56-78818/2013 дело в оставшейся части в порядке, предусмотренном статьей 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, было передано по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.
Учитывая недопустимость споров по подсудности (часть 4 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), определением Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2014 исковое заявление ООО "МИРРОЛЛА" было принято к производству Суда по интеллектуальным правам, делу присвоен N СИП-626/2014.
Определением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2014 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
В судебном заседании 08.09.2014 ООО "МИРРОЛЛА" заявило об уточнении предмета исковых требований, в частности, просило признать актом недобросовестной конкуренции действия ответчика, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 328829 и N 375705.
Данное уточнение предмета исковых требований было принято судом на основании части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В обоснование исковых требований ООО "МИРРОЛЛА" ссылается на то, что с июля 2007 года производит и реализует на территории Российской Федерации, а также в странах ближнего зарубежья различные косметические средства (сульсеновая паста, шампунь сульсеновый, гель-мыло сульсеновое) под торговым наименованием "СУЛЬСЕН МИТЕ" и "СУЛЬСЕН ФОРТЕ", в состав которых входит лекарственное средство "СУЛЬСЕН". При этом ответчик реализует на территории Российской Федерации аналогичные косметические товары под торговым наименованием "СУЛЬСЕНА", в состав которых также входит лекарственное средство "СУЛЬСЕН". Обращает внимание на то, что 29.06.2007 на имя ответчика был зарегистрирован товарный знак "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" по свидетельству Российской Федерации N 328829, после чего ответчиком были предприняты действия, направленные на воспрепятствование деятельности истца по выпуску и реализации продукции, маркированной обозначениями "СУЛЬСЕН МИТЕ" и "СУЛЬСЕН ФОРТЕ", в частности, в адрес истца направлена претензия, а в правоохранительные органы подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования товарного знака. Как отмечает истец, 27.03.2009 на имя ответчика был зарегистрирован товарный знак "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Российской Федерации N 375705, после чего ответчиком в адрес покупателей продукции истца были направлены письма с требованием не приобретать товар, маркированный обозначениями "СУЛЬСЕН МИТЕ" и "СУЛЬСЕН ФОРТЕ". Также ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" обратилось в арбитражный суд с иском о прекращении использования обозначения "СУЛЬСЕН" на вводимых истцом в гражданский оборот косметических товарах.
Как полагает ООО "МИРРОЛЛА", действия ответчика по приобретению исключительных прав на вышеназванные товарные знаки и последующему воспрепятствованию предпринимательской деятельности ответчика следует рассматривать как акт недобросовестной конкуренции. В обоснование своего утверждения о том, что регистрация спорных товарных знаков является недобросовестной конкуренцией истец указывает, что название лекарственного средства "сульсен" было известно задолго до даты приоритета спорных товарных знаков, в частности, приказом Министерства здравоохранения СССР от 31.12.1971 утвержден список лекарственных препаратов, в состав которого был включен "сульсен" как средство от лечения себореи. По мнению истца, название "сульсен" вошло в России во всеобщее употребление для обозначения лекарственного препарата "Селена сульфид" (международное непатентованное наименование), который производился с 1960-х годов многими фармацевтическими предприятиями СССР и широко применялся в медицинской практике для лечения себореи. Кроме того, истец обращает внимание, что постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301 сульсен был включен в Общероссийский классификатор продукции, приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст - в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, а сведения о сульсене как названии лекарственного препарата имеются в различных словарях и специальных справочниках, информация о применении сульсена для лечения болезней кожи головы содержится в специализированных медицинских изданиях. В связи с этим ООО "МИРРОЛЛА" считает, что с 1971 года слово "сульсен" является видовым наименованием лекарственного средства известного назначения и обладающего известными свойствами.
С точки зрения истца, спорные товарные знаки, содержащие словесные элементы "СУЛЬСЕНА", "SULSENA", "SYLSENA", указывают на вид, свойство и назначение товаров, для которых они зарегистрированы: на сульсеновое мыло и сульсеновую пасту (товары 03-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и на фармацевтические препараты от перхоти, лечебные препараты для роста волос (товары 05-го класса МКТУ). Исходя из этого он полагает, что регистрация данных товарных знаков может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок косметических и лекарственных средств одной фармакологической группы с сульсеном, что создает условия для недобросовестной конкуренции, запрет на которую установлен частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции).
В отзыве на исковое заявление ответчик просит отказать в удовлетворении исковых требований. В обоснование своих возражений ответчик указывает на то, что все имущественные права на технологическую документацию, технологический процесс и состав пасты "Сульсена" были приобретены им у ОАО "Николаевский парфюмерно-косметический комбинат "Алые паруса" по авторскому договору N ПП-86 от 28.12.2003, а с начала 2004 года и по настоящее время ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации косметические товары, маркированные товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 328829 и N 375705. Отмечает, что товарный знак "СУЛЬСЕНА" признан хорошо известным в Украине по состоянию на 01.01.2006 в отношении ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС". Ответчик ссылается на то, что им с 2004 года предприняты значительные усилия для продвижения на российском рынке своей продукции, маркированной словесным обозначением "СУЛЬСЕНА".
Ответчик обращает внимание, что истец в качестве юридического лица был зарегистрирован после даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 328829, а начал производить косметическую продукцию, маркируемую обозначением "СУЛЬСЕН" не ранее конца 2007 года, то есть позже дат приоритета товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 328829 и N 375705. В связи с этим ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" полагает, что на даты подачи заявок на спорные товарные знаки истец и ответчик не являлись конкурентами, а, следовательно, действия ответчика по приобретению исключительных прав на указанные средства индивидуализации не могут быть признаны недобросовестной конкуренцией.
По мнению ответчика, именно истец нарушает требования антимонопольного законодательства, поскольку, паразитируя на известности товарных знаков ответчика, сознательно вводит в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров. При этом ответчик ссылается на заключение лаборатории социологической экспертизы федерального государственного учреждения науки "Институт социологии Российской Академии Наук" N 30-2013 от 31.07.2013, согласно которому по результатам социологического опроса было установлено, что между названиями шампуней и паст против перхоти "СУЛЬСЕНА" и названиями шампуней и паст против перхоти, включающих слово "СУЛЬСЕН", существует сходство до степени смешения.
С точки зрения ответчика, обращение с настоящим иском обусловлено исключительно целью воспрепятствовать реализации им права на судебную защиту исключительных прав на товарные знаки, осуществляемого ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" в рамках дела N А40-160628/2013. Также ответчик указывает на то, что решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.03.2009 правопредшественнику истца (ООО "МИРРА") было отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 328829.
ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" отмечает, что слово "сульсен" не является международным непатентованным наименованием лекарственного средства, в связи с чем на него не могут распространяться рекомендации Всемирной организации здравоохранения относительно недопустимости предоставления исключительных прав на международные непатентованные наименования лекарственных средств. Кроме того, ответчик считает, что использование обозначения "СУЛЬСЕН" различными производителями в СССР для маркировки парфюмерно-косметической продукции не подтверждено надлежащим образом.
Ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности для обращения с заявленными требованиями. Так, по мнению ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС", о наличии у ответчика исключительных прав на спорные товарные знаки и совершении им действий по защите этих прав истец был информирован как минимум с 2008 года, в связи с чем общий срок исковой давности, установленный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, истек задолго до обращения с настоящим иском.
В письменных пояснениях на отзыв ответчика истец ссылается на то, что наличие между сторонами конкурентных отношений подлежит установлению на дату регистрации товарных знаков ответчика, а не на дату их приоритета (дату подачи заявок на регистрацию товарных знаков), поскольку только регистрация товарного знака наделяет правообладателя исключительными правами на этот товарный знак и предоставляет возможность запрещать его использование конкурентам. По утверждению истца, начиная с 29.06.2007 (дата регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 328829) истец и ответчик осуществляли деятельность на одном товарном рынке, следовательно, являлись конкурентами. При этом полагает, что и на даты приоритетов спорных товарных знаков ответчик должен был быть осведомлен о том, что избранные им для регистрации обозначения являются общепринятым названием, которое используется в официальных документах для наименования пасты и мыла на основе сульсена; паста сульсена и мыло сульсена создавались в СССР за счет бюджетных средств и производились различными производителями; обозначение "СУЛЬСЕН" было широко известно не только среди специалистов, но и среди потребителей.
ООО "МИРРОЛЛА" указывает на наличие сходства до степени смешения между спорными товарными знаками и обозначением "СУЛЬСЕН", что подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2014 по делу N А40-160628/2013, представленными ответчиком в рамках указанного дела заключением патентного поверенного Орловой В.В. от 16.07.2-13 и заключением социологической экспертизы от 31.07.2013.
В письменных пояснениях от 08.12.2014 истец ссылается на то, что нарушение ответчиком части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции носит длящийся характер, так как началось с дат приобретения ответчиком исключительных прав на товарные знаки и продолжается в настоящее время путем совершения действий по вытеснению конкурентов с товарного рынка. В связи с этим полагает, что к заявленным им исковым требованиям о пресечении длящегося нарушения общий срок исковой давности не применяется. Также ООО "МИРРОЛЛА" считает, что в рассматриваемом случае должен применяться специальный срок исковой давности, установленный пунктом 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, истец утверждает, что до дат приоритетов спорных товарных знаков на территорию Российской Федерации поставлялась лечебно-косметическая продукция (крем-бальзам от перхоти "Сульсен", крем-бальзам "Целитель") обществом с ограниченной ответственностью "Аромат" (Украина), представителем которого в Российской Федерации являлось общество с ограниченной ответственностью "Калисто", что с точки зрения ООО "МИРРОЛЛА" свидетельствует о наличии конкурентных отношений и на даты приоритета товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 328829 и N 375705.
Третьим лицом отзыв на исковое заявление не представлен.
В судебном заседании 11.12.2014 было удовлетворено ходатайство истца об истребовании у Федеральной таможенной службы документов, подтверждающих факт ввоза обществом с ограниченной ответственностью "Аромат" (Украина) на территорию Российской Федерации лечебно-косметической продукции, маркированной обозначением "Сульсен". В связи с этим судебное разбирательство было отложено на 15.01.2015.
В Суд по интеллектуальным правам 12.01.2015 из Федеральной таможенной службы поступили копии грузовых таможенных деклараций, из которых усматривается, что 22.05.2004 (грузовая таможенная декларация N 10101030/220504/0002663) и 13.10.2004 (грузовая таможенная декларация N 10101030/131004/0006085) на территорию Российской Федерации был ввезен, в том числе, крем-бальзам от перхоти "Сульсен" производства ООО "Аромат" (Украина).
В судебном заседании 15.01.2015 по ходатайству представителей истца к материалам дела приобщено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.12.2014 об удовлетворении возражения ООО "МИРРОЛЛА" и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 375705 недействительным полностью.
По ходатайству представителя ответчика к материалам дела приобщена копия определения Хозяйственного суда Харьковской области от 22.06.2005 по делу N 16/107-05 по иску ОАО "Николаевский парфюмерно-косметический комбинат "Алые паруса" (г. Николаев, Украина) к ООО "Аромат" (г. Харьков, Украина) об утверждении мирового соглашения от 17.06.2005, согласно которому ООО "Аромат" обязалось не выпускать и не продавать крем-бальзам от перхоти "Сульсен" и не использовать в будущем в названиях своей продукции, относящейся к 03, 16, 35, 42-му классам МКТУ, товарный знак "СУЛЬСЕНА".
Истцом также заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Пилигрим" (далее - ООО "Пилигрим"), мотивированное тем, что ООО "Пилигрим" является покупателем и распространителем на территории Российской Федерации сульсеносодержащей продукции, производимой ответчиком и маркированной спорными обозначениями, в связи с чем решение по настоящему делу может повлиять на его права и обязанности.
Рассмотрев данное ходатайство, Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для его удовлетворения в силу того, что возможное признание действий ответчика по приобретению и использованию исключительных прав на спорные товарные знаки недобросовестной конкуренцией не влечет за собой возникновение каких-либо прав и обязанностей у лица, осуществляющего приобретение и последующую реализацию товаров, маркированных этими товарными знаками.
В судебном заседании представители истца на доводах, изложенных в исковом заявлении и письменных пояснениях, настаивали, просили удовлетворить исковые требования.
Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.
Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.
В судебном заседании объявлялся перерыв до 22.01.2015. После перерыва участие в судебном заседании приняли представитель истца Золотых Н.И. и представитель ответчика Белицкий Ф.В.
Как следует из материалов дела, 02.12.2004 ответчиком в Роспатент была подана заявка N 2004727929 на регистрацию обозначения, содержащего словесные элементы "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA", в отношении, в том числе товаров 03-го класса МКТУ: "бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека". По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом на имя ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" 29.06.2007 было выдано свидетельство Российской Федерации на товарный знак N 328829 (далее - товарный знак N 328829). 12
Также ответчиком 22.08.2007 в Роспатент была подана заявка N 2007725984 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "СУЛЬСЕНА", по результатам экспертизы которой было принято решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 03-го класса МКТУ: "бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека" и товаров 05-го класса МКТУ: "фармацевтические препараты, предназначенные для лечения себореи; фармацевтические препараты от перхоти; лечебные препараты для роста волос". На данный товарный знак 27.03.2009 было выдано свидетельство Российской Федерации N 375705 (далее - товарный знак N 375705).
Истец в свою очередь является правообладателем комбинированного товарного знака (*) по свидетельству Российской Федерации N 411242, зарегистрированного для товаров 03-го класса МКТУ: "абразивы, кремы косметические, маски косметические; мыла; пасты; шампуни" (дата приоритета товарного знака 15.01.2009), в котором словесный элемент "SULSEN" является неохраняемым.
![КОМБИНИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК (К РЕШЕНИЮ ОТ 26.01.2015 N СИП-626/2013)]( "КОМБИНИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК (К РЕШЕНИЮ ОТ 26.01.2015 N СИП-626/2013)")
"Комбинированный товарный знак со словесным элементом "SULSEN"
Согласно представленным в материалы дела многочисленным доказательствам, ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" производит, ввозит на территорию Российской Федерации и реализует товары 03-го и 05-го классов МКТУ, в том числе кремы, масла, мыла, пасты, шампуни, содержащие в своем составе лекарственное средство "сульфид селена" ("сульсен") и маркированные принадлежащими ему товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 328829 и N 375705. Указанные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2014 по делу N СИП-81/2014, в котором участвовали те же лица.
ООО "МИРРОЛЛА" является производителем пасты, мыла и шампуней, содержащих в своем составе лекарственное средство "сульфид селена" и маркированных обозначениями "СУЛЬСЕН МИТЕ" и "СУЛЬСЕН ФОРТЕ".
Вышеназванные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются.
ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" 01.02.2008 обратилось к ООО "МИРРА" (правопредшественник ООО "МИРРОЛЛА") с претензией, в которой содержалось требование о прекращении незаконного использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 328829 путем изъятия из оборота и уничтожения контрафактных товаров, на упаковке которых использовано обозначение "СУЛЬСЕН".
Кроме того, ответчик 03.04.2008 обратился в Выборгское РУВД города Санкт-Петербурга с заявлением о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Постановлением от 12.05.2008 в возбуждении уголовного дела было отказано.
Также 12.11.2013 ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "МИРРОЛЛА" и ООО "Нео-Фарм" об обязании прекратить использование обозначений, содержащих словесный элемент "СУЛЬСЕН", являющийся сходным до степени смешения с товарными знаками N 328829 и N 375705; обязании изъять из оборота и уничтожить товары, на которых размещено словесное обозначение "СУЛЬСЕН". Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2014 по делу N А40-160628/2013 ООО "МИРРОЛЛА" было обязано прекратить использование обозначения "СУЛЬСЕН", являющегося сходным до степени смешения с товарными знаками N 328829 и N 375705, в том числе его размещение на упаковках косметических средств (товаров, продукции).
ООО "МИРРОЛЛА", полагая, что действия ООО "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" по приобретению исключительных прав на товарные знаки N 328829 и N 375705 в совокупности с последующими действиями по воспрепятствованию деятельности истца по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной словесным обозначением "СУЛЬСЕН", содержат признаки недобросовестной конкуренции, обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.
Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в силу следующего.
Пунктом 2 статьи 10bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, предусмотрено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.
В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров (пункт 3 той же статьи).
Согласно части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.
В соответствии с пунктом 9 статьи 4 названного Закона под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Признание действий по приобретению и использованию исключительного права актом недобросовестной конкуренции отнесено Законом о защите конкуренции к компетенции антимонопольных органов.
Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства", право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд. Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на пункт 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оставить такое заявление без рассмотрения.
Таким образом, лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, направленных на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и причиняющих или несущих вероятность причинения убытков, имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о признании таких действий актом недобросовестной конкуренции, минуя административный порядок.
Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.
Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.
Однако, установление осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.
С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.
Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительных прав на товарный знак недобросовестной.
Критериями недобросовестности действий лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, могут быть широкое использование другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации однородных товаров и услуг, получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами без регистрации в качестве товарного знака.
С учетом вышеизложенного для выяснения действительных намерений лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, установлению подлежит наличие конкурентных отношений (наличие конкурентов) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.
Принимая во внимание, что ООО "МИРРОЛЛА" избран судебный порядок защиты своих нарушенных прав, в настоящем деле установлению подлежит именно наличие конкурентных отношений между лицом, обращающимся в иском в защиту своих прав, и лицом, к которому обращен иск. В связи с этим наличие иных лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на том же товарном рынке и не заявивших самостоятельных требований относительно предмета спора (в частности, ООО "Аромат" (Украина), правового значения применительно к настоящему спору не имеет.
При этом, вопреки доводу истца о том, что наличие конкурентных отношений подлежит установлению на момент регистрации товарных знаков N 328829 и N 375705, данные обстоятельства должны устанавливаться на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Регистрация же товарного знака представляет собой совершение уполномоченным государственным органом действий по признанию исключительных прав обратившегося с заявкой лица на использование определенного обозначения. Поскольку одним из критериев недобросовестности действий приобретателя исключительного права на товарный знак является использование другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации однородных товаров и услуг без регистрации в качестве товарного знака, то такое обстоятельство должно носить объективный характер еще до обращения с заявкой на регистрацию товарного знака, следовательно, конкурентные отношения должны существовать уже на момент подачи заявки, так как недобросовестность поведения проявляется прежде всего в умысле на получение преимуществ над конкурентами. Отсутствие же конкурентов делает бессмысленным совершение таких действий.
Из материалов дела не усматривается и самим истцом не отрицается, что на дату приоритета товарного знака N 328829 (02.12.2004) истец как юридическое лицо еще не существовал, так как ООО "МИРРА", являющееся правопредшественником ООО "МИРРОЛЛА", было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц только 21.12.2004. Таким образом, является очевидным, что на момент обращения в Роспатент с заявкой на регистрацию обозначения "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" в качестве товарного знака у ответчика не могло быть умысла на получение конкурентных преимуществ над истцом.
Не имеется в материалах дела и доказательств того, что на момент обращения с заявкой на регистрацию словесного обозначения "СУЛЬСЕНА" в качестве товарного знака (22.08.2007) истцом осуществлялось введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной обозначением "СУЛЬСЕН".
Сертификат соответствия, выданный ООО "Научно-технический центр сертификации и экспертизы" на продукцию ООО "МИРРА" - гель-мыло твердое, сроком действия с 18.07.2007 по 15.07.2010, не может быть отнесен к числу таких доказательств, поскольку не подтверждает факт введения соответствующей продукции в гражданский оборот.
Договор подряда N 010-020 от 11.01.2007 на изготовление полиграфической продукции, заключенный между ООО "Артиос" (Исполнитель) и ООО "МИРРА" (Заказчик), и приложенные к нему оригинал-макеты упаковки шампуня и пасты также не свидетельствует о том, что продукция, маркированная обозначением "СУЛЬСЕН", предлагалась к продаже, продавалась либо иным способом вводилась в гражданский оборот на территории Российской Федерации, поскольку дата утверждения оригинал-макетов и товарно-распорядительные документы, подтверждающие передачу полиграфической продукции ООО "МИРРА" отсутствуют.
Само по себе заключение ООО "МИРРА" договоров поставки (N 4 от 02.03.2005, N 15 от 21.04.2005, от 01.01.2006, N 56 от 02.02.2007, N 04/07 от 01.10.2007) в отсутствие доказательств их исполнения до 22.08.2007 также не подтверждает факт введения сульсеносодержащей продукции в гражданский оборот. Доказательствами исполнения указанных договоров являются товарные накладные N 331 от 29.12.2007, N 323 от 24.12.2007, N 249 от 04.10.2007, N 276 от 07.11.2007, N 318 от 17.12.2007, N 291 от 21.11.2007, N 274 от 02.11.2007N 287 от 16.11.2007, N 322 от 21.12.2007, которые свидетельствуют о передаче истцом своим контрагентам сульсеновой пасты против перхоти (1% и 2%-ной), однако ими подтверждается лишь факт того, что продукция, маркированная обозначением "СУЛЬСЕН", начала вводиться в гражданский оборот на территории Российской Федерации не ранее 04.10.2007, то есть после даты приоритета товарных знаков N 328829 и N 375705.
Кроме того, коллегия судей считает, что даже при условии введения истцом в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением "СУЛЬСЕН"
