Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2015 г. N С01-1267/2014 по делу N СИП-655/2014 Решение суда в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака подлежит отмене, поскольку вывод суда об использовании спорного товарного знака применительно к товарам 30-го класса МКТУ не соответствует фактическим обстоятельствам дела

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2015 г. N С01-1267/2014 по делу N СИП-655/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 февраля 2015 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Васильевой Т.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы открытого акционерного общества "Газпром нефть" (ул. Галерная, д. 5, лит. А, Санкт-Петербург, 190000, ОГРН 1025501701686) и открытого акционерного общества "Газпромнефть-Новосибирск" (ул. Максима Горького, д. 80, г. Новосибирск, 630099, ОГРН 1025402461072), общества с ограниченной ответственностью "Сиббалт" (ул. Сибмисовская д. 9, г. Омск, 644013, ОГРН 1025500741023) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2014 по делу N СИП-655/2014 (судьи Лапшина И.В., Рогожин С.П., Силаев Р.В.)

по исковому заявлению открытого акционерного общества "Газпром нефть", открытого акционерного общества "Газпромнефть-Новосибирск" к обществу с ограниченной ответственностью "Сиббалт" о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по свидетельству N 336656 в отношении части товаров 29-го и 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200). 

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Газпром нефть" - Приходько Е.В. (по доверенности от 24.06.2014 N НК-135);

от открытого акционерного общества "Газпромнефть-Новосибирск" - Приходько Е.В. (по доверенности от 26.06.2014 N 437-Д), Шмарокова О.А. (по доверенности от 25.03.2014 N НК-60);

от общества с ограниченной ответственностью "Сиббалт" - Кудряшов К.Н. (по доверенности от 15.08.2014). 

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Газпром нефть" (далее - общество "Газпром нефть"), открытое акционерное общество "Газпромнефть-Новосибирск" (далее - общество "Газпромнефть-Новосибирск") обратились в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сиббалт" (далее - общество "Сиббалт") о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по свидетельству N 336656 в отношении части товаров 29-го и 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2014 с учетом определений суда от 23.09.2014 и 25.09.2014 об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок исковые требования удовлетворены частично; правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 336656 досрочно прекращена в отношении следующих товаров:

товаров 29-го класса МКТУ "бекон; белки пищевые; бульоны; ветчина; включая масло сливочное, кукурузное масло, маргарин, масло оливковое пищевое; грибы консервированные; желатин пищевой; желе; икра, мармелад; йогурт; кефир; колбасные изделия; компоты; компоты фруктовые; конфитюры; кумыс; масла и жиры пищевые; масло подсолнечное, масло рапсовое пищевое, молочные продукты; мясные экстракты; мясо консервированное; (а именно, паста томатная, соевый творог; печень; повидло, варенье, молоко; птица, птица домашняя [битая], дичь [битая], яйца; овощи печеные, вареные, жареные, а именно картофель "фри"; салаты овощные, салаты фруктовые; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, включая сушеные ананас, папайя, изюм, финики, фрукты засахаренные, цукаты, фрукты замороженные, мясо; субпродукты; супы, составы для приготовления супов; сыры; яичный порошок";

товаров 30-го класса МКТУ "кукуруза поджаренная; пельмени, пицца, пироги, жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; сэндвичи, конфеты, шоколад, хлеб, хлебобулочные изделия; чай, какао, заменители кофе, печенье, пирожные, торты, вафли, галеты, хлопья из зерновых продуктов, в том числе кукурузные, попкорн";

в удовлетворении остальной части заявленных требований отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общества "Газпром нефть" и "Газпромнефть-Новосибирск", ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, несоответствие выводов суда установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просят его изменить в части отказа в удовлетворении исковых требований в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кофе, сахар, кондитерские изделия, включая кондитерские изделия на основе арахиса" и направить дело на новое рассмотрение. 

В частности, по мнению истцов, представленные ответчиком документы об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 336656 в отношении кофе, конфет и кондитерских изделий фактически такое использование не подтверждают, являются противоречивыми и сфальсифицированными, а также опровергаются сделанным позднее в рамках рассмотрения Арбитражным судом Новосибирской области дела N А45-18308/2014 заявлением ответчика. 

Кроме того, истцы отмечали, что ответчик осуществляет фасовку полученной продукции, а не ее изготовление. Деятельность по упаковке является услугой или работой и относится к услугам 39-го класса МКТУ "транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий". Таким образом, оказание ответчиком услуг по фасовке не подтверждает использование товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ. 

К кассационной жалобе обществ "Газпром нефть" и "Газпромнефть-Новосибирск" были приложены ходатайства о проведении экспертизы, о вызове и допросе свидетеля, заявление о фальсификации доказательств. 

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Сиббалт", ссылаясь на неверное применение судом норм материального права, которое выразилось в неприменении Общероссийского классификатора образцов продукции, утвержденного постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301 (подкласс "Изделия кондитерские сахаристые" класса "Продукция пищевой промышленности"), и технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880, в соответствии с которыми драже, конфеты, шоколад являются разновидностью кондитерских изделий, просит решение от 25.09.2014 изменить в части, изложив абзац четвертый резолютивной части решения в следующей редакции:

"30 - кукуруза поджаренная; пельмени; пицца, пироги, жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей, сэндвичи, хлеб, хлебобулочные изделия; чай, какао, заменители кофе, печенье, пирожные, торты, вафли, галеты, хлопья из зерновых продуктов, в том числе кукурузные, попкорн";

в остальной части решение ответчиком не обжалуется. 

Общества "Газпром нефть" и "Газпромнефть-Новосибирск" представили отзыв на кассационную жалобу общества "Сиббалт" с дополнительными доказательствами. Отзыв приобщен президиумом Суда по интеллектуальным правам к материалам дела. Приложения к отзыву возвращены заявителю в связи с отсутствием у суда кассационной инстанции полномочий по исследованию новых доказательств, которые не были предметом исследования в суде первой инстанции. 

В судебном заседании общества "Газпром нефть" и "Газпромнефть-Новосибирск" доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержали, уточнив требование, в соответствии с которым просили отменить обжалуемый судебный акт в оспариваемой части и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, и настаивали на рассмотрении президиумом Суда по интеллектуальным правам ходатайств о проведении экспертизы, о вызове и допросе свидетеля, заявления о фальсификации доказательств.

Представитель общества "Сиббалт" возражал против удовлетворения названных ходатайств, поддержал доводы, содержащиеся в его кассационной жалобе, полагая при этом, что доводы кассационной жалобы истцов несостоятельны. 

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направил. В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассматривая ходатайства обществ "Газпром нефть" и "Газпромнефть-Новосибирск" о проведении экспертизы, о вызове и допросе свидетеля и заявление о фальсификации доказательств, пришел к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения исходя из пределов его полномочий, установленных статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам, выслушав мнения явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах и возражениях на них, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, полагает, что имеются основания для удовлетворения кассационных жалоб и частичной отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, общество "Сиббалт" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "DRIVE" по свидетельству Российской Федерации N 336656 (приоритет от 23.06.2006, срок действия истекает 23.06.2016) в отношении:

товаров 29-го класса МКТУ "бекон; белки пищевые; бульоны; ветчина; включая масло сливочное, кукурузное масло, маргарин, масло оливковое пищевое; грибы консервированные; желатин пищевой; желе; икра, мармелад; йогурт; кефир; кешью обжаренные, овощи сушеные (а именно, семена тыквы обжаренные; колбасные изделия; компоты; компоты фруктовые; конфитюры; кумыс; масла и жиры пищевые; масло подсолнечное, масло рапсовое пищевое, орехи земляные обработанные; молочные продукты; мясные экстракты; мясо консервированное; орехи обработанные, включая орехи земляные обработанные, арахис обжаренный; орехи фисташки жареные, орехи кедровые жареные, ядра миндаля, обжаренные ядра грецких орехов, ядра фундука обжаренные, орехи обработанные (а именно, паста томатная, соевый творог; печень; повидло, варенье, молоко; птица, птица домашняя [битая], дичь [битая], яйца; ракообразные [за исключением живых], овощи печеные, вареные, жареные, а именно картофель "фри"; рыба, рыбные пищевые продукты; салаты овощные, салаты фруктовые; семена подсолнечника очищенные и обработанные), овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, включая сушеные ананас, папайя, изюм, финики, фрукты засахаренные, цукаты, фрукты замороженные, фруктовые чипсы, хрустящий картофель [чипсы], мясо; субпродукты; супы, составы для приготовления супов; сыры; яичный порошок";

товаров 30-го класса МКТУ "кофе; кукуруза поджаренная; пельмени, пицца, пироги, жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; сухари, сэндвичи, конфеты, шоколад, сахар, хлеб, хлебобулочные изделия; чай, какао, заменители кофе, кондитерские изделия, включая кондитерские изделия на основе арахиса, печенье, пирожные, торты, вафли, галеты, хлопья из зерновых продуктов, в том числе кукурузные, попкорн". 

При этом правовая охрана спорного товарного знака не распространялась на товар 30-го класса МКТУ - драже. 

Общество "Газпром нефть" и его дочернее общество "Газпромнефть-Новосибирск", полагая, что спорный товарный знак не используется обществом "Сиббалт" в трехлетний период, предшествующий дате подачи иска, в отношении ряда товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, на основании статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) заявили требование о досрочном прекращении его правовой охраны. 

Суд первой инстанции, исследовав в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами доказательства, пришел к выводу, что общество "Сиббалт" доказало факт использования им товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 336656 на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже только в отношении следующих товаров: 29-го класса МКТУ "рыба, рыбные пищевые продукты, ракообразные [за исключением живых]", 30-го класса МКТУ "кофе, сахар, кондитерские изделия, включая кондитерские изделия на основе арахиса". 

Признав, что истцы являются заинтересованными лицами в смысле пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, суд удовлетворил иск частично. 

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе общества "Сиббалт", обоснованы в силу следующего. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 1492 ГК РФ заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам МКТУ.

При этом согласно пункту 3 Методических рекомендаций по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02.03.1998 N 41, при подаче заявки на регистрацию товарного знака возможно указание обобщенных наименований, охватывающих максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя, или отдельных наименований наряду с обобщенными наименованиями. 

Исследуя обстоятельства использования обществом "Сиббалт" спорного товарного знака в отношении таких товаров 30-го класса МКТУ, как "кофе, сахар, кондитерские изделия, включая кондитерские изделия на основе арахиса", и оставляя в силе его правовую охрану в отношении данных товаров, суд первой инстанции не выяснил вопрос о том, какие именно товары 30-го класса МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку и для которых она прекращена оспариваемым решением суда, относятся к категории "кондитерские изделия". 

Общество "Сиббалт" указывало, что, оставляя в силе правовую охрану товарного знака в отношении товара "кондитерские изделия, включая кондитерские изделия на основе арахиса", суд должен был также оставить в силе правовую охрану в отношении товаров: "драже, конфеты, шоколад". 

Правовая охрана спорного товарного знака не распространялась на товар 30-го класса МКТУ - драже. Вместе с тем в отношении товаров: "конфеты" и "шоколад", суд первой инстанции должен был проверить, не являются ли товары, на которых он счел доказанным использование ответчиком товарного знака, возможной формой или видом товара "конфеты" или товара "шоколад". 

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным довод, содержащийся в кассационной жалобе истцов, о том, что вывод суда первой инстанции об использовании спорного товарного знака в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ применительно к товарам 30-го класса МКТУ "кофе, сахар, кондитерские изделия, включая кондитерские изделия на основе арахиса" не соответствует фактическим обстоятельствам дела. 

Так, установив, что использование товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кофе, сахар, кондитерские изделия, включая кондитерские изделия на основе арахиса" осуществляется на документации, связанной с введением этих товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, суд исходил из следующих представленных ответчиком доказательств: договора от 01.02.2012 и дополнительного соглашения от 01.04.2014 N 01 к нему (т. 4, л.д. 1-3), накладных о передаче обществом с ограниченной ответственностью "Экопродукт" обществу "Сиббалт" товаров на переработку и о возврате фасованной продукции обществом "Сиббалт" обществу с ограниченной ответственностью "Экопродукт", приходных ордеров, актов выполненных работ, сертификатов и деклараций соответствия, протокола испытаний продукции, технологических инструкций по производству арахиса в глазури (т. 6, л.д. 74-79), кофе (т. 6, л.д. 98-103), сахара-песка (т. 6, л.д. 108-113), образцов и фотографий продукции (т. 4, л.д. 19-29). 

Указанные документы подтверждают передачу товара от иного лица правообладателю, а не использование его правообладателем. 

Вместе с тем в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правообладателем должно быть доказано, что товарный знак используется им или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. 

Кроме того, не любое использование товарного знака в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ учитывается в целях применения положений статьи 1486 ГК РФ, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, связанных непосредственно с введением товара в гражданский оборот. 

Однако судом не исследовался вопрос о дальнейшей судьбе указанной продукции, введении ее в гражданский оборот и доведении до потребителя. 

Между тем в силу пункта 2 статьи 1486 и пункта 2 статьи 1484 ГК РФ установление этих обстоятельств имело существенное значение для рассмотрения дела. 

В то же время довод, содержащийся в кассационной жалобе истцов, о том, что оказание ответчиком услуг по фасовке товара не может подтверждать факт использования товарного знака, является несостоятельным, так как по смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ размещение товарного знака на упаковке расфасованного товара является способом его использования при производстве этих товаров (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.09.2012 по делу N 5939/2012). 

Также не может быть признана состоятельной ссылка обществ "Газпром нефть" и "Газпромнефть-Новосибирск" на заявление общества "Сиббалт", имевшее место в рамках рассмотрения Арбитражным судом Новосибирской области дела N А45-18308/2014, так как отсутствует окончательный судебный акт, вынесенный судом по результатам рассмотрения этого дела, который содержал бы какие-либо выводы об обстоятельствах, установленных при его рассмотрении. 

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции подлежит отмене в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 336656 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "конфеты, шоколад", и оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 336656 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кофе, сахар, кондитерские изделия, включая кондитерские изделия на основе арахиса", по причине несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Принимая во внимание, что в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, настоящее дело в указанной части на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить названные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе дать оценку доводам ответчика о принадлежности ряда товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых прекращена правовая охрана спорного товарного знака, к категории "кондитерские изделия"; дать надлежащую правовую оценку всем имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

кассационные жалобы открытого акционерного общества "Газпром нефть" и открытого акционерного общества "Газпромнефть-Новосибирск", общества с ограниченной ответственностью "Сиббалт" удовлетворить. 

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2014 по делу N СИП-655/2014 отменить в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 336656 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: конфеты, шоколад, и оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 336656 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: кофе, сахар, кондитерские изделия, включая кондитерские изделия на основе арахиса. 

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

В остальной части решение оставить без изменения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Т.В. Васильева