Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2015 г. N С01-32/2015 по делу N А40-30994/2014 Суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым ответчику запрещено использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства употребления правообладателем коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия и известности такого обозначения потребителям в пределах определенной территории и ответчик на них при рассмотрении настоящего спора не ссылался

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2015 г. N С01-32/2015 по делу N А40-30994/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 17 февраля 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 20 февраля 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2014 по делу N А40-30994/2014,

по иску открытого акционерного общества "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (ул. 2-ая Институтская, д. 6 стр. 15А, Москва, 109428, ОГРН 1127747141510)

к обществу с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных изысканий исследований железобетона" (Локомотивный пр., д. 21, стр.5, Москва, 127238, ОГРН 5117746054696)

о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Захаревича Е.Н., по доверенности от 20.05.2014;

от ответчика - Бондо О.Н., по доверенности от 31.03.2014, установил:

Открытое акционерное общество "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (далее - ОАО "КТБ ЖБ", истец) обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных изысканий исследований железобетона" (далее - ООО "КТБ НИИЖБ", ответчик) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству N 417719 в сети Интернет и сокращенном фирменном наименовании в виде запрета на его использование в следующих видах деятельности: научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение технических проектов; проведение инженерно-технической экспертизы; установка и ремонт оборудования; о взыскании 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2014 иск удовлетворен частично: ответчику запрещено использовать обозначение "КТБНИИЖБ", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 417719, принадлежащим истцу, в сети Интернет и сокращенном фирменном наименовании в следующих видах деятельности: научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение технических проектов; проведение инженерно-технической экспертизы; установка и ремонт оборудования; с ответчика в пользу истца взыскано 250 000 рублей компенсации; в остальной части иска отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2014 решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2014 отменено, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, истец обжаловал его в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам. 

В обоснование жалобы ОАО "КТБ ЖБ" указывает, что суд апелляционной инстанции вышел за пределы заявленных ответчиком возражений в отношении исковых требований, установив наличие у ответчика исключительного права на коммерческое обозначение. Обращает внимание, что ответчик ни при рассмотрении дела в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции не ссылался на наличие у него исключительного права на коммерческое обозначение "КТБНИИЖБ". 

Как полагает истец, суд апелляционной инстанции, ссылаясь на возникновение у ответчика исключительного права на коммерческое обозначение, не учел, что такой вывод мог быть сделан только при наличии доказательств, свидетельствующих об использовании указанного обозначения для индивидуализации принадлежащих ему предприятий. При этом отмечает, что подобных доказательств ответчиком в материалы дела представлено не было. 

По утверждению заявителя кассационной жалобы, начиная с 1981 года словесное обозначение "КТБНИИЖБ" широко использовалось его правопредшественниками при осуществлении научных и исследовательских работ в области бетона и внедрения новых разработок в производство, в связи с чем на дату приоритета товарного знака истца обозначение "КТБНИИЖБ" не могло ассоциироваться с правопредшественником ответчика.

Ответчиком отзыв на кассационную жалобу не представлен.

Представитель истца в судебном заседании доводы кассационной жалобы поддержал.

Представитель ответчика просил в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем словесного товарного знака "КТБНИИЖБ" по свидетельству Российской Федерации N 417719, зарегистрированного в отношении услуг 37-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации товаров (дата приоритета товарного знака - 24.09.2009, дата истечения срока действия регистрации - 24.09.2019). 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) по состоянию на 30.06.2014, закрытое акционерное общество "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН 5087746032765, сокращенное фирменное наименование - ЗАО "КТБ НИИЖБ"), было зарегистрировано 28.08.2008, а 23.12.2011 прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования. 

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 25.06.2014 ответчик - общество с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных изысканий исследований железобетона" (ОГРН 5117746054696, сокращенное фирменное наименование - ООО "КТБ НИИЖБ"), зарегистрирован 23.12.2011 путем реорганизации в форме преобразования, его правопредшественником является ЗАО "КТБ НИИЖБ" (ОГРН 5087746032765). 

ОАО "КТБ ЖБ", полагая, что ответчик при осуществлении однородных видов деятельности неправомерно использует на своем сайте в сети "Интернет" и в сокращенном фирменном наименовании (ООО "КТБ НИИЖБ") словесное обозначение "КТБ НИИЖБ", сходное до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, принимая решение о частичном удовлетворении исковых требований, исходил из доказанности факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак, поскольку исключительное право истца на товарный знак возникло ранее, чем исключительное право ответчика на фирменное наименование. При этом, отклоняя довод ответчика об использовании словесного обозначения "КТБНИИЖБ" в фирменном наименовании его правопредшественника (ЗАО "КТБ НИИЖБ") до даты приоритета товарного знака истца, суд первой инстанции сделал вывод о том, что право на фирменное наименование правопредшественника ответчика прекратилось в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ, а закон не предусматривает правопреемства в отношении фирменного наименования юридического лица. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, согласился с выводом суда первой инстанции о том, что закон не предусматривает правопреемства в отношении фирменного наименования юридического лица. 

Вместе с тем суд апелляционной инстанции отметил, что словесное обозначение "КТБНИИЖБ" использовалось правопредшественником ответчика до даты приоритета спорного товарного знака для индивидуализации коммерческого предприятия в качестве коммерческого обозначения, включенного в фирменное наименование ЗАО "КТБ НИИЖБ"; в отличие от фирменного наименования, возможность правопреемства на коммерческое обозначение в порядке универсального правопреемства прямо предусмотрена пунктом 4 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом. 

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. В случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Как следует из пункта 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. 

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (пункт 2 указанной статьи). 

Согласно статье 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации, на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования. 

В силу пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент обращения с настоящим иском), если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном этим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом. 

Содержащийся в постановлении суда апелляционной инстанции вывод о том, закон не предусматривает правопреемства в отношении фирменного наименования юридического лица, в связи с чем не подлежит учету использование словесного обозначения в фирменном наименовании правопредшественника, ответчиком не оспорен. 

Вместе с тем суд кассационной инстанции считает заслуживающим внимания довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции неправомерно установил наличие у ответчика исключительного права на коммерческое обозначение "КТБНИИЖБ". 

Из материалов дела действительно усматривается, что ни в отзыве на исковое заявление от 26.06.2014, ни в апелляционной жалобе ответчик не заявлял о возникновении у его правопредшественника и переходе к нему в результате реорганизации исключительного права на коммерческое обозначение "КТБНИИЖБ". 

При этом суд апелляционной инстанции пришел к самостоятельному выводу о том, что словесное обозначение "КТБНИИЖБ" использовалось правопредшественником ответчика (ЗАО "КТБ НИИЖБ", ОГРН 5087746032765) до даты приоритета спорного товарного знака для индивидуализации коммерческого предприятия в качестве коммерческого обозначения, включенного в фирменное наименование. Данный вывод апелляционного суда стал единственным основанием для отмены решения суда первой инстанции. 

Между тем судом апелляционной инстанции не учтено, что вывод о возникновении исключительного права на коммерческое обозначение может быть сделан только при установлении определенных законом юридически значимых обстоятельств. 

В силу пункта 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. 

Согласно пункту 1 статьи 1539 названного Кодекса, правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. 

Пунктом 4 данной статьи предусмотрено, что исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 64 совместного постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия. 

Из приведенных норм и разъяснений высших судебных инстанции усматривается, что исключительное право на коммерческое обозначение не возникает автоматически в результате регистрации юридического лица, имеющего фирменное наименование, произвольная часть которого может использоваться в качестве коммерческого обозначения. Для того, чтобы констатировать возникновение у определенного лица исключительного права на коммерческое обозначение, должны быть установлены факты употребления правообладателем коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия и известности такого обозначения потребителям в пределах определенной территории. 

Вместе с тем доказательства наличия указанных обстоятельств в материалах дела отсутствуют и ответчик на них при рассмотрении настоящего спора не ссылался.

Принимая во внимание изложенное, обжалуемое постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2014 подлежит отмене, а решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2014 оставлению в силе на основании пункта 5 части 1 статьи 287, части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Понесенные истцом при подаче кассационной пошлины расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует отнести на ответчика. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2014 по делу N А40-30994/2014 отменить.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2014 по делу N А40-30994/2014 оставить в силе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных изысканий исследований железобетона" (ОГРН 5117746054696) в пользу открытого акционерного общества "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы 2 000 (Две тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Е.Ю. Пашкова

Р.В. Силаев