Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 марта 2015 г. N С01-135/2015 по делу N А05-8220/2014 Суд отменил ранее принятые судебные решения и направил дело о защите исключительных прав на фирменные наименования и товарный знак на новое рассмотрение, поскольку наличие сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями установлено судами исходя из неполного выяснения всех обстоятельств дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 марта 2015 г. N С01-135/2015 по делу N А05-8220/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 4 марта 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 6 марта 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д.А., судьи - Голофаев В.В., Васильева Т.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Военно-мемориальная компания" (ул. Б. Лубянка, д. 11а, стр. 1, Москва, 107031, ОГРН 1027700186150) на решение Арбитражного суда Архангельской области от 16.09.2014 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2014, принятые в рамках дела N А05-8220/2014

по иску закрытого акционерного общества "Военно-мемориальная компания" к обществу с ограниченной ответственностью "Весь мемориальный комплекс" (ул. Карельская, д. 35, стр. 3, Архангельск, 163001, ОГРН 1112901001894)

о защите исключительных прав на фирменные наименования, товарный знак.

В судебном заседании участвовали представители:

от Ростовской транспортной прокуроры: Сафрыгина О.Ю. по доверенности,

от истца: Сысоев А.В., представитель по доверенности от 31.12.2014 N 1536,

от ответчика: представитель не явился, извещен;

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Военно-мемориальная компания" (далее - компания, истец) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Весь мемориальный комплекс" (далее - Комплекс, ответчик) о возложении обязанности прекратить использование товарного знака "ВМК", принадлежащего Компании, прекратить использование фирменного наименования ЗАО "ВМК", взыскании компенсации в размере 500 000 рублей за использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 16.09.2014 суд взыскал с Комплекса в пользу Компании 100 000 рублей компенсации, а также 2 600 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, отказал в удовлетворении остальной части иска.

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2014 решение Арбитражного суда Архангельской области от 16.09.2014 оставлено без изменения.

Не согласившись с указанными судебными актами, Компания обратилась с настоящей кассационной жалобой.

В обоснование кассационной жалобы Компания сослалась на нарушение судами норм материального права.

Представитель Комплекса, надлежащим образом извещённого о времени и месте судебного заседания, в том числе путём публичного уведомления на сайтах: http://ipc.arbitr.ru и http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает судебные акты подлежащими отмене и направлению дела на новое рассмотрение.

Судами установлено, что Компания зарегистрирована в качестве юридического лица 14.04.1997.

Основными видами её деятельности указаны:

оказание всего комплекса ритуальных услуг при погребении погибших (умерших) военнослужащих; участников войны, боевых действий, ветеранов военной службы других силовых структур и ведомств, других граждан;

обработка камня для строительства и памятников и производство изделий из него; изготовление и установка надгробных памятников;

оказание услуг по оптовой и розничной торговле обработанным камнем для строительства, памятниками и изделиями из камня;

розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями; организация похорон и представление связанных с ними услуг.

Согласно свидетельству от 22.02.2007 N 321541 в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации истец зарегистрировал товарный знак: "военно-мемориальная компания" с приоритетом товарного знака с 19.07.2005 и сроком действия регистрации до 19.07.2015.

В соответствии со свидетельством от 01.06.2007 N 327451, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за истцом зарегистрирован комбинированный словесно-графический товарный знак в виде вечного огня и справа связки дубовых листьев с надписью шрифтом черного цвета "ВМК", с приоритетом товарного знака с 19.07.2005 и сроком действия регистрации до 19.07.2015.

Для целей индивидуализации своей деятельности на указанных территориях Компания использует как своё полное фирменное наименование, так и сокращенное.

Указанные средства индивидуализации размещены на бланках строгой отчетности, используемых Компанией в своей основной деятельности, на торговых вывесках, используются в рекламе.

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Архангельску 16.02.2011 осуществила государственную регистрацию Комплекса.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) от 20.06.2014 N 7718/16200 Комплекс осуществляет на территории Российской Федерации следующие виды экономической деятельности: организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями.

Учредителями Комплекса являются Белова Татьяна Павловна и Шевелева Анна Павловна бывшие сотрудники Компании (Архангельский филиал).

Данное обстоятельство, по мнению истца, свидетельствует о заведомо намеренном использовании в наименовании Комплекса фирменного наименования Компании, словесного обозначения "ВМК", так как Компания осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Архангельской области с 10.04.2008 и известно большому кругу как юридических, так и физических лиц, а также соответствующим государственным учреждениям.

Одновременно, словесное обозначение "ВМК" является товарным знаком, правообладателем которого является Компания.

Ссылаясь на нарушение ответчиком прав Компании, последняя обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования истца в части взыскания 100 000 рублей компенсации, суд первой инстанции, исходил из факта использования ответчиком спорного словесного изображения "ВМК":

в своей документации (квитанциях на оплату),

на рекламных конструкциях,

в рекламе в средствах массовой информации при оказании услуг.

Суд первой инстанции указал, что словесное обозначение (сокращённое наименование) "ВМК", используется ответчиком и тождественно товарному знаку истца "ВМК военно-мемориальная компания" (свидетельство N 321541) и сходно до степени смешения со словесным изображением, используемым ответчиком. Однако оно не содержит графического изображения вечного огня и листьев. Товарные знаки истца с использованием словесного элемента "военно-мемориальная компания" обладают существенной различительной способностью. На усиление различительной способности влияет наличие у истца группы товарных знаков с указанным словесным элементом, а также длительность их использования. При этом различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование. Истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Факт использования буквенного сочетания "ВМК" Комплексом после внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарного знака "ВМК военно-мемориальная компания" подтверждается материалами дела.

С учётом вышеизложенного, суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что в настоящем деле использование ответчиком товарного знака истца может создать большую вероятность смешения у потребителей двух хозяйствующих субъектов.

Снижая взыскиваемый размер компенсации, суд первой инстанции учёл, что использование своего сокращённого наименования с буквенным сочетанием "ВМК" прекращено ответчиком добровольно; доказательств использования его в настоящее время не имеется.

При этом малозначительность нарушения суд посчитал установленной, поскольку ответчик использовал только буквенное сочетание "ВМК", без использования словесного сочетания "военно-мемориальная компания", а также графического изображения вечного огня и листьев.

Истец, обнаружив использование ответчиком товарного знака (ВМК), не обращался к ответчику с требованием о прекращении использования товарного знака, не пытался урегулировать спор в досудебном порядке.

Кроме того, суд первой инстанции учёл, что в материалах дела не имеется доказательств, свидетельствующих о наступлении для истца каких-либо неблагоприятных последствий в результате использования ответчиком в рекламе спорного товарного знака, возникновения убытков в виде упущенной выгоды (уменьшения объёмов оказанных услуг в период размещения рекламы).

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции считает судебные акты подлежащими отмене и направлению на новое рассмотрение в связи со следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьёй 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно части 3 данной статьи, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу части 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, 2) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Для применения вышеназванных правовых последствий суд должен установить факт использования ответчиком без разрешения правообладателя тождественного либо сходного до степени смешения с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утверждённого информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.2 названных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учётом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Как следует из пункта 6.3.1 указанных Методических рекомендаций, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

Вместе с тем из содержания обжалуемых судебных актов усматривается, что словесное обозначение (сокращенное наименование) "ВМК", используемое ответчиком тождественно товарному знаку истца "ВМК военно-мемориальная компания" (свидетельство N 321541) и сходно до степени смешения со словесным изображением, используемым ответчиком, однако оно не содержит графического изображения вечного огня и листьев.

Между тем, как следует из материалов настоящего дела и установлено судом кассационной инстанции, товарный знак, зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации N 321541, представляет собой словосочетание "военно-мемориальная компания", выполненное обычным шрифтом. При этом элемент "ВМК", выполненный заглавными буквами в данном товарном знаке отсутствует.

Кроме того, судами не производилось сравнение с комбинированным словесно-графическим товарным знаком в виде вечного огня и справа связки дубовых листьев с надписью шрифтом черного цвета "ВМК" по свидетельству Российской Федерации от 01.06.2007 N 327451.

Таким образом, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что наличие сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями установлено судами, исходя из неполного выяснения всех обстоятельств.

Также, отказывая в удовлетворении заявленных требований в части возложении обязанности на ответчика прекратить использование товарного знака "ВМК", принадлежащего Компании, а также прекратить использование фирменного наименования ЗАО "ВМК", суды исходили из того, что ответчиком добровольно прекращено нарушение прав истца в данной части.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

При этом в силу частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Между тем, доказательств прекращения нарушения ответчиком прав истца, выразившееся в прекращении использования спорного обозначения, в материалы дела не представлено. В обжалуемых судебных актах нет указания суда первой и апелляционной инстанции о том, на основании каких доказательствах ими сделан вывод о добровольном прекращении нарушения ответчиком прав истца, выражающийся в прекращении использования ответчиком спорного обозначения.

Более того, согласно выписке из ЕГРЮЛ от 30.01.2015 сокращенное наименование ответчика - ООО "ВМК".

С учётом вышеизложенного, принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, установить имеется ли сходство между товарными знаками истца и использованными ответчиком обозначениями; рассмотреть заявленные требования с учётом представленных лицами, участвующими в деле доказательствами; дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Архангельской области от 16.09.2014 по делу N А05-8220/2014 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2014 по тому же делу отменить. Направить дело N А05-8220/2014 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок не превышающей двух месяцев с момента его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Т.В. Васильева