Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 мая 2015 г. N С01-720/2014 по делу N А11-10824/2013 Суд оставил ранее принятые судебные постановления без изменения, кассационную жалобу заявителя - без удовлетворения, поскольку вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 мая 2015 г. N С01-720/2014 по делу N А11-10824/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 12 мая 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 мая 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Рогожина С.П.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети" (ул. Первомайская, 110а, г. Муром, Владимирская обл., 602263 ОГРН 1023302154094) на решение Арбитражного суда Владимирской области от 14.10.2014 по делу N А11-10824/2013 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2015 по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Мурышева Евгения Юрьевича (ОГРНИП 307770000544511, г. Москва)

к муниципальному унитарному предприятию округа Муром "Тепловые сети"

о взыскании 10 139 866 руб. 80 коп. задолженности по лицензионному договору и пеней в сумме 1 978 752 руб. 19 коп.

В судебном заседании приняли участие представители:

истца: Яхонтова А.А. по доверенности от 14.05.2013;

ответчика: Заглядин А.Н., Табашникова Н.Н. по доверенности от 05.07.2013.

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Мурышев Евгений Юрьевич обратился в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к муниципальному унитарному предприятию округа Муром "Тепловые сети" (далее - МУП "Тепловые сети") о взыскании 10 139 866 руб. 80 коп. задолженности по лицензионному договору за период с января по июнь 2013 года и пеней в сумме 1 978 752 руб. 19 коп. за период с 26.02.2013 по 31.10.2013.

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 14.10.2014, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2015 требования индивидуального предпринимателя Мурышева Е.Ю. удовлетворены в части взыскания с МУП "Тепловые сети" задолженность в сумме 10 139 866 руб. 80 коп. и пеней в сумме 895 551 руб. 71 коп, в удовлетворении требований о взыскании пеней в остальной части отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, МУП "Тепловые сети, ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанции установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального и процессуального права, просит оспариваемые судебные акты отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

МУП "Тепловые сети" полагает, что суды не применили положения статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в отношении сделки, совершенной с превышением полномочий исполнительного органа унитарного предприятия, ввиду чего пришли к выводу к ошибочному выводу о ее действительности.

По мнению МУП "Тепловые сети", судами не принято во внимание, что лицензионный договор и дополнительные соглашения к нему заключены с нарушением патентного законодательства, поскольку объектом договора является способ эксплуатации, в то время как объектом охраны по патенту Российской Федерации N 2251645 является нагревательное устройство.

МУП "Тепловые сети" считает, что лицензионный договор не исполнен истцом, поскольку последним не введен режим коммерческой тайны в отношении секрета производства, права на который передаются по условиям договора, а также ввиду того, что реализация ответчиком указанного в договоре способа эксплуатации, не привела к ожидаемому экономическому эффекту.

Также МУП "Тепловые сети" полагает, что судами первой и апелляционной инстанции не дана надлежащая оценка всем заявленным доводам и представленным доказательствам.

В отзыве на кассационную жалобу индивидуальный предприниматель Мурышев Е.Ю. отметил, что вопрос о действительности лицензионного договора был предметом рассмотрения арбитражных судов и оснований для признания договора недействительным либо не заключенным судами не установлено.

Также индивидуальный предприниматель обращает внимание суда на тот факт, что в пункте 16 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2251645 описан способ эксплуатации, права на которые переданы по лицензионному договору.

Индивидуальный предприниматель считает ссылку МУП "Тепловые сети" на неисполнение им условий договора необоснованной, поскольку лицензионный договор предполагает передачу права, достижение экономическое эффекта при осуществлении способа эксплуатации подтверждено материалами дела, а обязательство по передаче материального носителя секрета производства исполнено, что установлено арбитражными судами при разрешении споров между теми же лицами.

Оценку доводов и доказательств, изложенную в оспариваемых судебных актах, индивидуальный предприниматель считает полной и всесторонней.

Лица, участвующие в деле надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель МУП "Тепловые сети" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Представитель индивидуального предпринимателя Мурышева Е.Ю. против удовлетворения кассационной жалобы возражал, основываясь на доводах, изложенных в отзыве.

Законность обжалуемого судебного акта проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, индивидуальный предприниматель Мурышев Е.Ю. является обладателем исключительных прав на изобретение по патенту Российской Федерации N 2251645.

Между индивидуальным предпринимателем Мурышевым Е.Ю. (лицензиар) и МУП "Тепловые сети" (лицензиат) 03.09.2007 заключен лицензионный договор.

Согласно пункту 1 договора лицензиар является владельцем патента на изобретение N 2251645, касающегося нагревательного устройства и способа его эксплуатации (заявка N 2003122036, дата подачи и приоритета 18 июля 2003 года, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 мая 2005 года, срок действия патента истекает 18 июля 2023 года).

Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего договора лицензию на способ эксплуатации нагревательного устройства, на который получен патент Российской Федерации N 2251645, в целях получения дополнительного тепла, выработанного в результате применения упомянутого способа в данном нагревательном устройстве, и экономии топлива (газа) (пункт 2 договора).

Согласно разделу 2 договора лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на способ использования нагревательного устройства, охраняемого патентом Российской Федерации N 2251645, а также "ноу-хау". При этом лицензиату предоставляется право на применение, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии на территории.

Настоящий договор заключен на срок действия патента и вступает в силу с даты его регистрации в установленном порядке в Роспатенте (пункт 13.1. договора).

Лицензионный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.09.2007.

В соответствии с пунктом 6.1. договора за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, и за техническую документацию, ноу-хау и другую информацию лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение согласно методики расчета экономического эффекта использования нагревательного устройства, приведенной в Приложении 3 для соответствующего объекта лицензиата. При этом вознаграждение составляет:

- первоначальный платеж в размере 3 млн. рублей;

- текущие отчисления (роялти) уплачиваются лицензиару в размер 50% от экономического эффекта, полученного за каждый отчетный период (календарный месяц), в течение 25 дней месяца, следующего за отчетным периодом. Если начало действия настоящего договора не совпадает с началом отчетного периода, то в первый отчетный период включается для расчета и выплаты роялти экономический эффект, полученный с момента вступления в силу настоящего договора до начала первого отчетного периода.

Все платежи по настоящему договору, связанные с подготовкой к использованию и использованием способа и "ноу-хау", уплачиваются лицензиатом, за исключением налогов с физических лиц, которые согласно действующему законодательству обязан уплачивать лицензиар (пункт 6.2. договора).

Согласно пункту 8.8. лицензионного договора в случае непредставления лицензиатом информации для расчета экономического эффекта и роялти сумма роялти уплачивается лицензиатом в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным, на основании расчета, произведенного в соответствии с разделом 2 Приложения N 3 к договору.

В соответствии с пунктом 8.9. договора в случае задержки платежей лицензиат уплачивает лицензиару, кроме неоплаченных сумм, пени из расчета 0,1% в день от неоплаченных сумм за каждый день задержки.

Впоследствии стороны подписали дополнительные соглашения к договору от 01.11.2008 N 1, от 18.04.2009 N 2 и от 25.02.2010 N 3.

В спорный период лицензиат уклонялся от исполнения договора, в том числе в части представления лицензиару сведений для определения экономического эффекта и расчета роялти (пункт 7.1. договора), а также в части выплаты лицензиару вознаграждения в соответствии с пунктом 6.1. договора.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения индивидуального предпринимателя Мурышева Е.Ю. с настоящим заявлением.

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик не исполнял свои обязательства по действительной сделке, в том числе не представлял сведения, необходимые для расчет подлежащего уплате вознаграждения.

Проверив правильность представленных сторонами расчетов подлежащих взысканию сумм задолженности, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить требования о взыскании задолженности в полном объеме. При этом, учитывая конкретные обстоятельства дела и компенсационный характер неустойки, суд счел необходимым уменьшить ее размер, определив подлежащую взысканию сумму исходя из двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в период нарушения обязательства.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал в полном объеме, оснований для уменьшения взыскиваемых сумм не усмотрел.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, возражения относительно жалобы, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

При этом в силу статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что сумма задолженности и неустойка взыскана судами неправомерно ввиду ничтожности лицензионного договора.

Довод о ничтожности спорной сделки проверен судом апелляционной инстанции. Руководствуясь пунктом 2 статьи 295 ГК РФ, статями 18, 22-24 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (далее - Закон) суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований ввиду ничтожности лицензионного договора.

Кроме того, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Владимирской области от 18.09.2013, принятому в рамках дела N А11-3804/2013, возбужденному по спору между теме же лицами, установлено, что МУП "Тепловые сети" пропущен срок исковой давности для предъявления требований о применении последствий недействительности сделки, при этом из действий сторон явствует, что сделка МУП "Тепловые сети" одобрена.

Ввиду изложенного, судебной коллегией указанный довод кассационной жалобы подлежит отклонению.

Довод МУП "Тепловые сети" о нарушении патентного законодательства при заключении лицензионного договора суд кассационной инстанции также находит несостоятельным.

Признаки независимого пункта 16 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2251645 характеризуют способ эксплуатации нагревательного устройства.

Лицензионный договор и дополнительные соглашения к нему зарегистрированы Роспатентом в государственном реестре.

Указанные обстоятельства установлены судом апелляционной инстанции в рамках настоящего дела.

Таким образом, вопреки доводам МУП "Тепловые сети" на основании лицензионного договора сторонами передано право использования объекта патентной охраны.

В пункте 13.7 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что по смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Поскольку право использования способа эксплуатации нагревательного устройства по патенту Российской Федерации N 2251645 передано МУП "Тепловые сети" с момента государственной регистрации лицензионного договора, довод заявителя кассационной жалобы о том, что договор не исполнен истцом в указанной части следует считать необоснованным. При этом фактически достигнутый лицензиатом экономический эффект от использования объекта охраны не принимается во внимание по характеру правоотношений, если сторонами лицензионного договора предусмотрен порядок расчета вознаграждения без учета такого эффекта.

Довод МУП "Тепловые сети" о том, что лицензиаром не введен режим коммерческой тайны в отношении секрета производства не заявлялся ответчиком в судах первой и апелляционной инстанции и не основан на материалах дела. Кроме того, доказательства того, что МУП "Тепловые сети" предпринимались достаточные меры для понуждения лицензиара исполнить обязательство в соответствующей части также не представлено.

Доводы кассационной жалобы в целом повторяют доводы МУП "Тепловые сети", рассмотренные судами первой и апелляционной инстанции, а также арбитражными судами при рассмотрении дел NN А11-12185/2011, А11-1451/2012, А11-3776/2013, А11-3804/2013, возбужденных по спорам между теми же лицами.

Иное толкование заявителем кассационной жалобы норм материального и процессуального права не является основанием для отмены оспариваемых судебных актов.

Выводы судов первой и апелляционной инстанции о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам, и основаны на всестороннем полном и объективном исследовании доказательств. Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Владимирской области от 14.10.2014 по делу N А11-10824/2013 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин