Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2015 г. по делу N СИП-875/2014 Суд удовлетворил заявленные истцом требования и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истцом доказано наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а ответчик не представил доказательств его использования либо неиспользования по не зависящим от него причинам суду

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2015 г. по делу N СИП-875/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 2 июня 2015 г.

Полный текст решения изготовлен 2 июня 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А., судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление компании ЮТФ ГРУПП ИНК / UTF GROUP INC (1213 avenue Z, Suite C39 Brooklyn, NY 11235, USA)

к компании Джапан Тобекко Инк / Japan Tobekko Inc (2-2-1 Тораномон, Минато-ку, Токио, Япония),

с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "WINCHESTER" по свидетельству Российской Федерации N 104649 в отношении товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "табак и табачные изделия, включая сигареты, курительные принадлежности, спички",

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Ангеловой И.Б. (по доверенности от 05.07.2015);

от ответчика - не явился, надлежащим образом извещен;

от третьего лица - не явился, надлежащим образом извещено, установил:

Компания ЮТФ ГРУПП ИНК / UTF GROUP INC (далее - компания ЮТФ ГРУПП ИНК, истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании Джапан Тобекко Инк / Japan Tobekko Inc (далее - компания Джапан Тобекко Инк, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "WINCHESTER" по свидетельству Российской Федерации N 104649 в отношении товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "табак и табачные изделия, включая сигареты, курительные принадлежности, спички" вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование иска истец указывает на то, что является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, так как входит в группу компаний, осуществляющих деятельность, связанную с производством и оборотом табачной продукции, а также имеет реальное намерение использовать комбинированное обозначение со словесным элементом "WINCHESTER" для маркировки сигарет. Утверждает, что в настоящее время им разрабатывается дизайн упаковки сигарет, а их выпуск будет осуществлен после регистрации названного обозначения в качестве товарного знака. Кроме того, истец отмечает, что им 18.06.2014 в Роспатент была подана заявка N 2014720258 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "WINCHESTER" в качестве товарного знака в отношении товаров 34-го класса МКТУ, являющихся однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Компания ЮТФ ГРУПП ИНК обращает внимание на то, что согласно открытым источникам информации в сети Интернет оспариваемый товарный знак правообладателем на территории Российской Федерации не используется в отношении товаров 34-го класса МКТУ.

Компания Джапан Тобекко Инк отзыв на исковое заявление не представила.

Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором по существу предъявленных требований пояснения не даются, просит рассмотреть дело в отсутствие его представителя. К отзыву приложена справка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении спорного товарного знака.

Явившийся в судебное заседание представитель истца исковые требования поддержал.

Ответчик и третье лицо явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном этим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено тем же Кодексом.

Частью 5 той же статьи предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в настоящей главе, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц, является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и Япония (государство, в котором зарегистрирован ответчик).

В силу пункта "а" статьи 10 Гаагской конвенции, если запрашиваемое государство не заявляет возражений, названная Конвенция не препятствует возможности непосредственно посылать по почте судебные документы лицам, находящимся за границей.

Из Статуса Гаагской конвенции следует, что Япония при присоединении к указанной конвенции не сделала оговорок относительно применения нормы пункта "а" статьи 10 конвенции, следовательно, непосредственное направление судебной корреспонденции в адрес лица, являющегося участником спора и зарегистрированного на территории Японии, является легальным способом его извещения.

Определение Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2014 о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания на 27.04.2015 в 15 часов 30 минут, переведенное на японский язык (перевод заверен в нотариальном порядке), было направлено в адрес компании Джапан Тобекко Инк по адресу: 2-2-1 Тораномон, Минато-ку, Токио, Япония, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Согласно поступившему в материалы дела международному уведомлению, определение Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2014 было получено ответчиком 06.02.2015.

Определение Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2015 о назначении дела к судебному разбирательству было получено ответчиком 13.05.2015, о чем также свидетельствует международное почтовое уведомление.

Статьей 15 Гаагской конвенции предусмотрено, что в случае, если судебная повестка или эквивалентный документ подлежал направлению за границу в целях вручения в соответствии с положениями этой Конвенции и ответчик в суд не явился, суд откладывает вынесение решения до тех пор, пока не будет установлено: a) что документ вручен в порядке, предусмотренном законодательством запрашиваемого государства для вручения или доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его территории, или b) что документ действительно доставлен ответчику лично или по месту его жительства в ином порядке, предусмотренном в настоящей Конвенции, и что в любом из этих случаев документ был вручен или доставлен своевременно таким образом, чтобы ответчик мог подготовиться к своей защите.

Учитывая, что в материалах дела имеются сведения о получении ответчиком надлежащим образом переведенного судебного акта о начале судебного процесса; данное уведомление состоялось 06.02.2015, то есть своевременно, поскольку предварительное судебное заседание было назначено на 27.04.2015 и у ответчика имелось достаточно времени, чтобы он мог подготовиться к своей защите, суд приходит к выводу о том, что компания Джапан Тобекко Инк была надлежащим образом извещена о начале судебного процесса и имела возможность принять в нем участие.

Принимая во внимание изложенное, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными Роспатентом сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, компания Джапан Тобекко Инк на основании договора уступки товарного знака от 17.11.1999 N 11220 является правообладателем словесного товарного знака "WINCHESTER" по свидетельству Российской Федерации N 104649, зарегистрированного в отношении товаров 34-го класса МКТУ "табак и табачные изделия, включая сигареты, курительные принадлежности, спички" (дата приоритета товарного знака - 19.07.1991, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак - 19.07.2021).

Предъявляя в суд исковые требования, истец ссылается на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и на неиспользование ответчиком этого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, выслушав мнение представителя истца, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 того же Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение своей заинтересованности истец ссылается на то, что входит в группу компаний, осуществляющих деятельность, связанную с производством и оборотом табачной продукции, и имеет реальное намерение использовать в своей деятельности комбинированное обозначение со словесным элементом "WINCHESTER" для маркировки производимых и реализуемых сигарет.

В качестве доказательств наличия заинтересованности истцом в материалы дела представлены: договор N 84 от 03.03.2014, согласно которому ООО "Юнион Тобакко Фэктори" обязуется по заказу истца изготавливать сигареты с фильтром; товарная накладная N 1 от 16.04.2014; договор N П-3452 от 16.04.2014 на поставку табачных изделий; товарная накладная N 181 от 16.04.2014; договор N 12/09 от 01.04.2014 на оказание услуг по разработке дизайна логотипа и упаковки для табачных изделий с комбинированным обозначением, включающим словесный элемент "WINCHESTER"; акт сдачи-приемки оказанных услуг от 01.05.2014.

Помимо этого истец 18.06.2014 подал в Роспатент заявку N 2014720258 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом "WINCHESTER", правовая охрана которого испрашивается в отношении следующих товаров 34-го класса МКТУ: "табак; курительные принадлежности; спички; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос".

Из перечисленных доказательств следует, что истец осуществляет деятельность по заказу производства и последующей реализации сигарет, а также имеет реальное намерение использовать для маркировки вышеназванной продукции комбинированное обозначение со словесным элементом "WINCHESTER", являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком ответчика, и осуществил необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Таким образом, суд полагает, что истцом доказано наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении следующих товаров 34-го класса МКТУ: "табак и табачные изделия, включая сигареты, курительные принадлежности, спички", для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и являющихся однородными товарам, реализуемым истцом.

При этом, признавая товары "табак и табачные изделия, включая сигареты, курительные принадлежности, спички" однородными с товаром "сигареты", суд исходит из критериев определения однородности товаров, содержащихся в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки), и Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил рассмотрения заявки, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).

При этом необходимо учитывать, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

С учетом изложенных правил и рекомендаций, суд приходит к выводу об однородности реализуемого истцом товара "сигареты" с такими товарами 34-го класса МКТУ как "табак и табачные изделия, включая сигареты, курительные принадлежности, спички", в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика, поскольку такие товары как "табак и табачные изделия" относятся к одному роду товаров с товаром "сигареты", а товары "курительные принадлежности, спички" являются сопутствующими товару "сигареты", имеют близкие с ним условия продажи, общий круг потребителей.

Заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 34-го класса МКТУ ответчиком не оспорена.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении товаров 34-го класса МКТУ не используется в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению в указанной части.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (14.10.2014), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 14.10.2011 по 13.10.2014 включительно.

Ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака "WINCHESTER" способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик своими процессуальными правами не распорядился, доказательств использования спорного товарного знака либо его неиспользования по независящим от него причинам суду не представил, а доводы истца об обратном не опроверг.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 34-го класса МКТУ, указанных в регистрации, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

Исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "WINCHESTER" по свидетельству Российской Федерации N 104649 вследствие его неиспользования в отношении товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "табак и табачные изделия, включая сигареты, курительные принадлежности, спички".

Взыскать с компании Джапан Тобекко Инк / Japan Tobekko Inc (2-2-1 Тораномон, Минато-ку, Токио, Япония) в пользу компании ЮТФ ГРУПП ИНК / UTF GROUP INC (1213 avenue Z, Suite C39 Brooklyn, NY 11235, USA) 4 000 (Четыре тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Е.Ю. Пашкова

Р.В. Силаев