Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2015 г. по делу N СИП-810/2014 Суд отказал в удовлетворении требований заявителей о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения о признании отозванной патентной заявки на полезную модель, поскольку установленный в отношении спорной заявки приоритет не влияет на правомерность содержащегося в запросе экспертизы предложения о включении в описание заявленной полезной модели сведений о наиболее близком аналоге по заявке, имеющей более раннюю дату публикации

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2015 г. по делу N СИП-810/2014

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 сентября 2015 г. N С01-1245/2014 по делу N СИП-810/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 10 июня 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 16 июня 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Пашковой Е.Ю., Снегура А.А.,

при участии заявителей Пилкина В.Е. и Мирошниченко В.В. лично, а также представителя Роспатента - Старцевой Д.Б. по доверенности от 28.08.2014,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жандаровой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва) и Мирошниченко Владимира Витальевича (г. Люберцы, Московская обл.)

об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 02.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 17.02.2014 о признании заявки на полезную модель N 2013126517 отозванной, установил:

Пилкин Виталий Евгеньевич и Мирошниченко Владимир Витальевич обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании недействительным решения Роспатента от 02.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 17.02.2014 о признании отозванной патентной заявки N 2013126517 на полезную модель "Электронное устройство для управления виртуальными символами".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2015 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. При этом суд кассационной инстанции указал следующее.

Для установления норм международного права и российского законодательства, применимых к обстоятельствам настоящего спора, суду необходимо было определить, является ли техническое решение по заявке N 2012114578 тем же, что и по заявке N 2009136784, а также является ли заявка N 2012114578 переведенной на национальную фазу международной заявкой, поданной по Договору о патентной кооперации (РСТ), подписанного СССР 23.12.1970 и вступившего в силу 24.01.1978 (с изменениями и дополнениями от 03.10.2001), о чем заявители указывали в своем заявлении в суд первой инстанции. Установление таких обстоятельств является существенным для настоящего дела, от них зависит правильное разрешение спора. Судом неверно определено соотношение заявок N 2012114578 и N 2009136784. Так, суд указал на то, что заявка N 2012114578 является выделенной из заявки N 2009136784. Однако из материалов дела, не содержащих копий указанных заявок, такое соотношение заявок не усматривается.

Также суд кассационной инстанции отметил, что исходя из положений части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на органе, который принял оспариваемый ненормативный правовой акт, лежит обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта. С учетом этого на Роспатенте лежит обязанность доказать, что содержание патентного документа WO 2005/043371 A2 именно таково, как отражено в тексте оспариваемого акта, с учетом положений главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в том числе части 5 статьи 75 данного Кодекса).

Заявители в судебном заседании поддержали заявленные требования.

Представитель Роспатента оспорил требования заявителей по основаниям, изложенным в отзыве от 16.10.2014. Так, Роспатент настаивает на том, что основания, по которым заявка была признана отозванной, указывались в запросе от 16.08.2013; информационный поиск в отношении полезной модели по заявке N 2013126517 не проводился; представлены достаточные доказательства наличия полномочий у соответствующего должностного лица на подписание запроса экспертизы; правила о языке делопроизводства соблюдены, содержание патентного документа WO 2005/043371 A2 заявителям было известно, поскольку ранее указанный документ уже предлагался для включения в уровень техники по иным заявкам тех же заявителей; перевод указанного документа заявителями не запрашивался; приоритет спорной заявки установлен верно.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. 05.10.2009 в Роспатент в соответствии с Договором о патентной кооперации подана международная заявка N 2009136784 на изобретение "Управление виртуальными символами", содержащая следующую многозвенную формулу изобретения.

По указанной заявке Роспатентом 26.04.2011 было принято решение о выдаче патента Российской Федерации N 2427879 на изобретение со следующей формулой: "1. Электронное устройство с сенсорной панелью, дисплеем и джойстиком, отличающееся тем, что:

как минимум одну сенсорную панель, или как минимум одну часть (сектор) сенсорной панели, или как минимум один джойстик, или его часть размещают на обратной стороне корпуса электронного устройства для функционирования в указанном положении, при этом пользователь электронного устройства посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью, или ее частью (сектором), или с джойстиком, или его частью управляет как минимум одним виртуальным символом, отображенным как минимум на одном дисплее, расположенном на лицевой стороне корпуса электронного устройства,

или

сенсорную панель, или ее часть (сектор), или джойстик размещают частично на обратной стороне корпуса электронного устройства,

или

сенсорную панель или ее часть (сектор) размещают одновременно на боковой и обратной сторонах корпуса электронного устройства, при этом сенсорная панель имеет как минимум один изгиб,

или

сенсорную панель или ее часть (сектор) размещают одновременно на лицевой, боковой сторонах и обратной стороне корпуса электронного устройства,

или

сенсорную панель, или ее часть (сектор), или джойстик выполняют с возможностью ее (его) перемещения по корпусу электронного устройства,

или

на сенсорной панели, или ее части, или на сенсорном дисплее создают как минимум один сектор, посредством которого управляют как минимум одним виртуальным символом, отображенным как минимум на одном дисплее, расположенном на лицевой стороне корпуса электронного устройства.

2. Электронное устройство по п. 1, отличающее тем, что: а) сенсорная панель или ее часть (сектор) имеет полностью или частично выпуклую форму, или б) сенсорная панель, или ее часть (сектор), или джойстик имеет защитную крышку, или в) сенсорная панель, или ее часть (сектор), или джойстик заменяет собой защитную крышку объектива фотокамеры или видеокамеры или находится на защитной крышке объектива фотокамеры или видеокамеры.

3. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорную панель, или ее часть (сектор), или джойстик прикрепляют или встраивают в обратную сторону корпуса электронного устройства полностью или частично.

4. Электронное устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что сенсорную панель, или ее часть (сектор), или джойстик размещают над обратной стороной корпуса электронного устройства полностью или частично, при этом сенсорную панель, или ее часть, или джойстик соединяют с корпусом электронного устройства.

5. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорная панель, или ее часть (сектор), или джойстик и электронное устройство функционально взаимодействуют друг с другом посредством проводного соединения и/или посредством радиосвязи.

6. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что в ноутбуке или нетбуке сенсорную панель, или ее часть (сектор), или джойстик размещают на нижней стороне корпуса ноутбука или нетбука.

7. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что площадь любого созданного на сенсорной панели, или ее части, или на сенсорном дисплее сектора является меньше площади сенсорной панели или сенсорного дисплея, на которых он создан.

8. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что дисплей, распложенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства, имеет равную или большую площадь поверхности, чем площадь поверхности сенсорной панели или сенсорного дисплея, расположенного на обратной стороне корпуса электронного устройства.

9. Электронное устройство по п. 2, отличающееся тем, что в качестве защитной крышки или ее части (сектора) используют дополнительный дисплей электронного устройства, при этом для доступа к сенсорной панели дополнительный дисплей перемещают в сторону.

10. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой мобильный телефон, или смартфон, или коммуникатор или устройство мультимедиа, или нетбук, или ноутбук, или компьютерный планшет, или электронную книгу, или цифровой фотоаппарат, или видеокамеру, или иное электронное устройство, оснащенное сенсорной панелью, и/или джойстиком, и/или полностью или частично сенсорным дисплеем.

11. Электронное устройство с дисплеем, отличающееся тем, что дисплей располагают как минимум на трех сторонах корпуса электронного устройства, а именно на двух противоположных сторонах и как минимум на одной боковой стороне, при этом дисплей является полностью или частично сенсорным, при этом как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее, управляют посредством манипуляционных действий с сенсорной частью дисплея.

12. Электронное устройство по п. 11, отличающееся тем, что ту часть дисплея, которую располагают на боковой стороне корпуса электронного устройства, защищают полностью или частично защитной крышкой или защитными крышками.

13. Электронное устройство по п. 12, отличающееся тем, что защитная крышка или ее часть является полностью или частично прозрачной.

14. Электронное устройство по п. 11, отличающееся тем, что дисплей в той его части, которую располагают на боковой стороне устройства, имеет большую толщину, и/или имеет на своей поверхности выпуклые формы, и/или изготовлен из более прочных материалов.

15. Электронное устройство по п. 11, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой мобильный телефон, или смартфон, или коммуникатор, или устройство мультимедиа, или нетбук, или ноутбук, или компьютерный планшет, или электронную книгу, или цифровой фотоаппарат, или видеокамеру, или иное электронное устройство, оснащенное сенсорной панелью, и/или джойстиком, и/или полностью или частично сенсорным дисплеем".

Названный патент впоследствии решением того же уполномоченного органа от 08.09.2012 на основании возражения закрытого акционерного общества "Сони Электроникс" был признан недействительным полностью.

Указанная международная заявка N 2009136784 заявителями была 07.09.2010 переведена на национальную фазу - заявка N 2012114578 на изобретение "Электронное устройство с расширенными функциональными возможностями (варианты)", также содержащая следующую многозвенную формулу изобретения: "1. Электронное устройство, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик выполнен(а) с возможностью перемещения по корпусу электронного устройства.

2. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или устройство мультимедиа или нетбук или ноутбук или компьютерный планшет или электронную книгу или цифровой фотоаппарат или видеокамеру или иное электронное устройство, оснащенное сенсорной панелью или иное электронное устройство, оснащенное джойстиком или иное электронное устройство, оснащенное сенсорной панелью и джойстиком или иное электронное устройство, оснащенное сенсорной панелью и полностью или частично сенсорным дисплеем или иное электронное устройство, оснащенное джойстиком и полностью или частично сенсорным дисплеем.

3. Электронное устройство, включающее сенсорную панель, отличающееся тем, что сенсорную панель или часть (сектор) сенсорной панели имеет полностью или частично выпуклую форму.

4. Электронное устройство по п. 3, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или устройство мультимедиа или нетбук или ноутбук или компьютерный планшет или электронную книгу или цифровой фотоаппарат или видеокамеру или иное электронное устройство, оснащенное сенсорной панелью.

5. Электронное устройство, включающее сенсорную панель и джойстик, отличающееся тем, что:

как минимум одна сенсорная панель или как минимум одна часть (сектор) сенсорной панели или как минимум один джойстик размещен(а) на задней стороне корпуса электронного устройства,

или

сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели размещена одновременно на боковой и на задней стороне корпуса электронного устройства, при этом сенсорная панель имеет как минимум один изгиб,

или

сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели размещена одновременно на лицевой, боковой и задней сторонах корпуса электронного устройства,

или

сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик полностью или частично размещен(а) над обратной стороной корпуса электронного устройства, при этом, сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик соединен(а) с корпусом электронного устройства.

6. Электронное устройство по п. 5, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели имеет полностью или частично выпуклую форму.

7. Электронное устройство по п. 5, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик защищен(а) защитной крышкой.

8. Электронное устройство по п. 5, отличающееся тем, что сенсорная панель или ее часть (сектор) или джойстик и электронное устройство функционально взаимодействуют друг с другом посредством проводного соединения и/или посредством радиосвязи.

9. Электронное устройство по п. 5, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой устройство мультимедиа или иное электронное устройство, включающее сенсорную панель или джойстик.

10. Электронное устройство, включающее сенсорную панель, дисплей и джойстик, отличающееся тем, что как минимум одну сенсорную панель или как минимум один джойстик размещают на обратной стороне корпуса электронного устройства для функционирования в указанном положении, а пользователь электронного устройства посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или с джойстиком управляет как минимум одним виртуальным символом, отображенным как минимум на одном дисплее, расположенном на лицевой стороне корпуса электронного устройства,

11. Электронное устройство по п. 10, отличающееся тем, что на сенсорной панели или части (секторе) сенсорной панели создают как минимум один сектор, при помощи которого управляют как минимум одним виртуальным символом, отображенным как минимум на одном дисплее, расположенном на лицевой стороне корпуса электронного устройства.

12. Электронное устройство по п. 10, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели имеет полностью или частично выпуклую форму.

13. Электронное устройство по п. 10, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик защищен(а) защитной крышкой.

14. Электронное устройство по п. 10, отличающееся тем, что сенсорная панель или джойстик и электронное устройство функционально взаимодействуют друг с другом посредством проводного соединения и/или посредством радиосвязи.

15. Электронное устройство по п. 13, отличающееся тем, что в качестве защитной крышки сенсорной панели или ее части (сектора) используют дополнительный дисплей электронного устройства, при этом для доступа к сенсорной панели дополнительный экран перемещают в сторону.

16. Электронное устройство по п. 10, отличающееся тем, что дисплей электронного устройства представляет собой полностью или частично сенсорный дисплей.

17. Электронное устройство по п. 10, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или устройство мультимедиа или нетбук или ноутбук или компьютерный планшет или электронную книгу или цифровой фотоаппарат или видеокамеру или иное электронное устройство, включающее сенсорную панель, дисплей и джойстик.

18. Электронное устройство, включающее дисплей, отличающееся тем, что дисплей размещают как минимум на трех сторонах корпуса электронного устройства, при этом, указанный дисплей является полностью или частично сенсорным.

19. Электронное устройство по п. 18, отличающееся тем, что дисплей размещают на двух противоположных сторонах и как минимум на одной боковой стороне корпуса электронного устройства.

20. Электронное устройство по п. 18, отличающееся тем, что как минимум одним виртуальным символом, отображаемым на указанном дисплее, управляют посредством манипуляционных действий с сенсорной частью дисплея.

21. Электронное устройство по п. 18, отличающееся тем, что как минимум один управляемый виртуальный символ отображают на части дисплея, которая расположена на противоположной стороне (сторонах) электронного устройства по отношению к стороне, на которой пользователь производит манипуляционные действия на электроном устройстве.

22. Электронное устройство по п. 18, отличающееся тем, что ту часть дисплея, которая расположена на боковой стороне корпуса электронного устройства, полностью или частично защищают защитной крышкой или защитными крышками.

23. Электронное устройство по п. 22, отличающееся тем, что защитная крышка или ее часть является полностью или частично прозрачной.

24. Электронное устройство по п. 18, отличающееся тем, что дисплей в той его части, которую располагают на боковой стороне устройства, имеет большую толщину и/или имеет на своей поверхности выпуклые формы и/или изготовлен из более прочных материалов.

25. Электронное устройство по п. 18, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или устройство мультимедиа или нетбук или ноутбук или компьютерный планшет или электронную книгу или цифровой фотоаппарат или видеокамеру или иное электронное устройство, включающее полностью или частично сенсорный дисплей".

Впоследствии по заявке N 2012114578 Роспатентом было принято решение от 28.03.2014 об отказе в выдаче патента. Согласно заключению экспертизы по указанной заявке (является приложением к указанному решению) приоритет по заявке N 2012114578 установлен по дате ее подачи, т.е. от 07.09.2010.

Из заявки N 2012114578 заявителями 10.06.2013 была выделена заявка N 2013126517 на полезную модель "Электронное устройство для управления виртуальными символами" со следующей формулой: "1. Электронное устройство для управления виртуальными символами, включающее в себя джойстик и дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства, отличающееся тем, что на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования в указанном положении, при этом пользователь электронного устройства посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или с джойстиком управляет как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее.

2. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что электронное устройство оснащено сенсорным дисплеем.

3. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что площадь поверхности сенсорной панели меньше или равна площади поверхности дисплея.

4. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик защищен(а) защитной крышкой.

5. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели имеет выпуклую форму".

В отношении указанной заявки запрошен приоритет по более ранней международной заявке N 2009136784 - 05.10.2009.

В рамках делопроизводства по заявке N 2013126517 федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС) 16.08.2013 в адрес заявителей был направлен запрос экспертизы, в котором эксперт Скокова Н.Р. указала, что приоритет по названной заявке подлежит установлению по дате подачи заявки N 2012114578, т.е. с 07.09.2010. Кроме того, эксперт указал на несоответствие описания и формулы полезной модели требованиям пунктов 9.7 и 9.8 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и из рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент), а именно:

в описании отсутствуют сведения, раскрывающие причинно-следственную связь указанного заявителем технического результата с признаком пункта 1 формулы, характеризующим размещение дисплея, сенсорной панели и джойстика на соответствующих сторонах корпуса электронного устройства, а именно, каким образом указанное в формуле расположение сенсорной панели на обратной стороне корпуса обеспечивает расширение функциональных возможностей электронного устройства;

из материалов заявки не ясно, какая сторона фотоаппарата или видеокамеры является задней, на которой размещается сенсорная панель;

раздел описания "Уровень техники" не содержит указания на аналог, более близкий к заявленной полезной модели, нежели указано заявителями, а именно изобретение, описанное в заявке WO 2005/043371 A2, опубликованной 12.05.2005;

описание признака "сенсорная панель прикреплена или встроена в обратную сторону электронного устройства ... частично" не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники смыслового содержания указанного признака.

С учетом выявленных недостатков заявителям в запросе экспертизы было предложено:

уточнить раздел "Уровень техники", включив в него сведения о наиболее близком аналоге по патентному документу WO 2005/043371 А2, указать технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью по отношению к названному аналогу, указать причины, препятствующие достижению этого результата названным аналогом, указать причинно-следственную связь признаков формулы с этим результатом, выделить признаки, отличающие заявленную полезную модель от названного аналога, и уточнить независимый пункт 1 формулы с учетом названного аналога;

предоставить сведения для подтверждения понимания признака "сенсорная панель прикреплена или встроена в обратную сторону электронного устройства ... частично", указав библиографические данные источника информации, в котором приведены примеры реализации этого признака;

устранить все отмеченные недостатки в оформлении документов заявки путем представления заменяющих листов.

В ответ на указанный запрос экспертизы заявителями 16.10.2013 в адрес ФИПС было направлено отредактированное описание полезной модели без изменения ее сущности. В частности, были отредактированы разделы "Уровень техники", "Раскрытие полезной модели".

Полагая, что заявителями не исполнено требование экспертизы о предоставлении запрошенных сведений, а именно:

не представлены заменяющие листы заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578, т.е. с 07.09.2010;

аналог по патентному документу WO 2005/043371 А2 не включен в описание, не выделены отличительные признаки по отношению к этому аналогу, не указан технический результат, достигаемый этими признаками, а также причины, препятствующие достижению этого результата названным аналогом, не уточнена формула полезной модели с учетом названного аналога, Роспатент решением от 27.01.2014 признал заявку N 2013126517 отозванной.

Не согласившись с указанным решением, заявители подали возражения в палату по патентным спорам, указав, что, по их мнению, исправленные материалы патентной заявки удовлетворяют требованиям Регламента, а решение Роспатента о признании заявки отозванной является незаконным.

Решением от 02.09.2014 Роспатент отказал в удовлетворении указанных возражений. При этом Роспатент исходил из того, что ответ на запрос экспертизы поступил в установленные сроки, но он не содержал запрошенных у заявителей материалов, соответствующих установленным требованиям и необходимых для проведения экспертизы заявки. Указанные материалы не были представлены заявителями ни до принятия решения о признании заявки отозванной, ни при подаче возражений на него.

Полагая, что указанное решение Роспатента не соответствует требованиям законодательства, нарушает права и законные интересы заявителей, Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В. обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного ненормативного акта недействительным.

Заявление мотивировано следующим:

решение Роспатента от 27.01.2014 о признании заявки отозванной содержало основания, отсутствовавшие в запросе экспертизы: 1) заявители не представили заменяющие листы заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578, т.е. с 07.09.2010, 2) результат, заключающийся в расширении перечня технических средств электронного устройства, не является техническим;

требование экспертизы о включении в уровень техники по заявке N 2013126517 патентного документа WO 2005/043371 А2 являлось незаконным, поскольку связано с результатами информационного поиска, который в отношении заявок на полезные модели проводиться не должен;

запрос эксперта от 16.08.2013, исходил от неуполномоченного лица - ФИПС, а не Роспатента, полномочия которого на проведение экспертизы заявки на полезную модель не могут быть делегированы;

нарушены правила о государственном языке в результате предложения заявителям включить в уровень техники в качестве наиболее близкого аналога спорной модели техническое решение по заявке WO 2005/043371 А2, при том, что указанный документ имеется в публичном доступе только на английском языке и его перевод экспертизой заявителям не представлялся, вопреки выводам президиума Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-303/2013 о соответствующей обязанности Роспатента;

оспариваемое решение Роспатента в той части, в которой уполномоченный орган определил приоритет спорной заявки с 07.09.2010, а не с 05.09.2009, противоречит статье 8 Договора о патентной кооперации и пункту 4.10 Инструкции к указанному договору;

довод Роспатента в оспариваемом решении о необоснованности (немотивированности) возражений заявителей, поданных в палату по патентным спорам Роспатента, противоречит части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

довод Роспатента в оспариваемом решении о непредставлении заявителями скорректированной с учетом запроса экспертизы заявки на стадии подачи возражений на решение Роспатента от 27.01.2014 не учитывает, что заявка указанным решением была признана отозванной, что исключает внесение каких-либо изменений в заявку;

оспариваемое решение Роспатента противоречит статье 1355 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в соответствии с которой на Российской Федерации лежит обязанность по стимулированию создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявители в ходе рассмотрения дела указали, что техническое решение по заявке WO 2005/043371 А2 не является наиболее близким аналогом полезной модели по заявке N 2013126517.

В итоговой части заявления, поданного в Суд по интеллектуальным правам, заявители также дополнительно указали, что спорная полезная модель является новой и промышленно применимой, подлежала правовой охране; оспариваемым решением Роспатент фактически предоставил преференции компании Сони Корпорейшен, в игровых приставках которой используется техническое решение по заявке N 2013126517.

При новом рассмотрении спора заявители в обоснование довода о том, что техническое решение по заявке WO 2005/043371 А2 не является наиболее близким аналогом полезной модели по заявке N 2013126517, дополнительно указали на нетождественность таких признаков как "джойстик" и "аналоговая кнопка в виде джойстика". Более того, настаивают на том, что противопоставленное техническое решение не являлось известным и широко применяемым в хозяйственной деятельности.

Исследовав материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, выслушав представителей сторон, явившихся в судебное заседание, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителями соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи спорной заявки правовая база включает в себя ГК РФ, Регламент и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила).

Пунктом 1 статьи 1374 ГК РФ предусмотрено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с названным Кодексом (заявителем). Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании этого Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (пункт 4 данной статьи).

Согласно пункту 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; 5) реферат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 этого Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 ГК РФ.

Пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ установлено, что если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, к ее описанию установлены пунктами 9.2, 9.3, 9.7.2, 9.7.4.2, подпунктом 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3, пунктом 9.7.4.5, подпунктом 3 пункта 9.8, подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента. Названным Регламентом предусмотрено, что при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка, в том числе, наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней в соответствии с пунктами 9.2, 9.3 Регламента, и соблюдения установленных требований к документам заявки (пункт 20.2); наличие структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7, и выполнение требований к их содержанию (пункт 20.4.1); при проверке формулы на соответствие требованию подпункта 6 пункта 9.8 Регламента проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели (пункт 20.4.2).

В случае если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения (подпункт 1 пункта 20.5 Регламента).

При этом основаниями для запроса, в частности, являются: невыполнение требований пункта 9.7 Регламента, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт (подпункт 1.10 пункта 20.5); известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "Уровень техники" (подпункт 1.11 пункта 20.5); наличие других нарушений требований названного Регламента к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке (подпункт 1.27 пункта 20.5).

В подпункте 2 пункта 20.5 Регламента указано, что в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 1 названного пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ будет признана отозванной.

Если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 Регламента, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 20.10 Регламента, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки (подпункт 7 пункта 20.5).

Оценив материалы дела, в том числе материалы поданной Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. заявки, коллегия судей пришла к выводу, что у Роспатента имелись правовые основания для направления в адрес заявителей запроса с предложением устранить имеющиеся недостатки, поскольку описание и формула полезной модели не соответствовало требованиям, предъявляемым подпунктами 1.10, 1.11 пункта 20.5 Регламента.

Довод заявителей о том, что заявка на полезную модель необоснованно признана отозванной, поскольку в адрес заявителей запрос экспертизы направлен неуполномоченным лицом - должностным лицом ФИПС, а не Роспатентом, отклоняется судом.

Так, из материалов дела следует, что запрос экспертизы от 16.08.2013, на основании которого впоследствии заявка была признана отозванной, подписан государственным экспертом II категории отдела компьютерной техники Скоковой Н.Р., являющейся сотрудником ФИПС.

В подтверждение соответствующих полномочий ФИПС и Скоковой Н.Р. Роспатентом представлены приказ директора ФИПС Стрелкова О.И. от 09.12.2011 N 394/16 "Об утверждении должностных инструкций работников отраслевого экспертного отдела" с приложением N 3 к нему "Должностная инструкция государственного эксперта отраслевого экспертного отдела федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности"; выкопировка из приказа ФИПС от 13.01.2014 N 97-л "О переводе работников на другую работу", в соответствии с которым Скокова Наиля Ренатовна до 01.01.2014 замещала должность государственного эксперта II категории отдела компьютерной техники.

На основании указанных документов и пункта 4 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, пунктов 1.6, 2.3.1.1, 6.2.1 Устава ФИПС, утвержденного приказом Роспатента от 24.05.2011 N 63, приказов директора ФИПС от 14.09.2012 N 240/19 "О внесении изменений в структуру ФИПС" и от 09.12.2011 N 394/16 "Об утверждении должностных инструкций работников отраслевого экспертного отдела" и приложением N 1 к нему, а также в отсутствие в пункте 4 статьи 1384 ГК РФ запрета делегирования Роспатентом подведомственному ему учреждению полномочий по направлению запроса, коллегия судей пришла к выводу о том, что вышеуказанный запрос был направлен уполномоченным лицом.

Указанный вывод был поддержан президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 11.03.2015 по настоящему делу.

Довод заявителей о том, что Роспатент неправомерно осуществил проверку заявленной полезной модели на соответствие условиям патентоспособности, что подтверждается проведением информационного поиска, не соответствует материалам дела.

Из представленной Роспатентом копии материалов административного производства, а именно из запроса экспертизы от 16.08.2013, следует, что для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники, широко известна система интерфейса, описанная в заявке WO 2005/043371 А2. Какие-либо сведения о проведении информационного поиска по спорной заявке в материалах административного дела отсутствуют. Соответствующий довод заявителей носит предположительный характер.

В то же время озвученные в ходе производства по делу пояснения представителя Роспатента, согласно которым данный аналог был выявлен в результате информационного поиска по заявке тех же заявителей на изобретение N 2012114578 и был известен в том числе и заявителям, так как он был указан в представленных суду на обозрение в судебном заседании 22.10.2014 запросах экспертизы от 05.04.2013 по заявкам N 2012146198, 2012146200 и 2012146201 тех же заявителей на аналогичные полезные модели, носит непротиворечивый характер.

Таким образом, представленными доказательствами не подтверждается, что в отношении спорной заявки проводился информационный поиск.

Довод заявителей о том, что Роспатент нарушил правила о языке, на котором ведется делопроизводство, и им не был представлен перевод заявки WO 2005/043371 А2 на русский язык, не обоснован в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 3 Закона от 25.10.1991 N 1807-I "О языках народов Российской Федерации" (далее - Закон о языках народов РФ) и пунктами 1, 2 статьи 1 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" (далее - Закон о государственном языке) государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

Согласно пункту 1 статьи 11 Закона о языках народов РФ работа в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

В силу пункту 1 статьи 16 названного Закона на территории Российской Федерации официальное делопроизводство в государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях ведется на русском языке как государственном языке Российской Федерации.

Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривает обязательность использования русского языка в сферах, определенных указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, Законом о языках народов РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, его защиту и поддержку, а также обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации.

Согласно пунктам 1, 6 части 1 и части 2 статьи 3 Закона о государственном языке государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства; во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, общественных объединений. В случаях использования в сферах, указанных в части 1 указанной статьи, наряду с государственным языком Российской Федерации государственного языка республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языков народов Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке и на государственном языке республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены разборчиво, звуковая информация (в том числе в аудио- и аудиовизуальных материалах, теле- и радиопрограммах) на русском языке и указанная информация на государственном языке республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, также должна быть идентичной по содержанию, звучанию и способам передачи.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 5 Закона о государственном языке обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации предусматривает, в частности получение информации на русском языке в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органах, органах местного самоуправления, организациях всех форм собственности.

В соответствии с пунктом 12.5 Регламента производство в Роспатенте ведется на русском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на русский язык. В случае отсутствия перевода, заявитель уведомляется о необходимости его представления в двухмесячный срок со дня получения уведомления, а также о том, что до представления перевода материалы, представленные не на русском языке, считаются не поступившими.

Нормы пункта 12.5 Регламента не содержат прямого указания на необходимость полного перевода на русский язык копий материалов, противопоставленных заявке, которые федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан предоставить заявителю по его запросу. Однако эти нормы следует толковать в совокупности с вышеприведенными нормами Конституции Российской Федерации, Закона о языках народов РФ и Закона о государственном языке.

Указывая на наличие в заявке обнаруженных недостатков и аргументируя свои доводы ссылками на источники, выполненные полностью или в части на иностранном языке, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в целях соблюдения правил о государственном языке, так и в целях единообразия понимания и толкования органом и заявителем релевантных частей противопоставляемых источников, в запросе экспертизы обеспечивает перевод этих частей на русский язык.

В запросе экспертизы от 16.08.2013 отсутствует перевод на русский язык заявки WO 2005/043371 А2, на которую ссылался государственный эксперт.

Вместе с тем, как указано выше, из запросов экспертизы от 05.04.2013 по заявкам N 2012146198, 2012146200 и 2012146201 тех же заявителей на аналогичные полезные модели Пилкину В.Е. и Мирошниченко В.В. было известно об указанном экспертом аналоге, описанном в заявке WO 2005/043371 А2.

Обоснованность озвученного представителем Роспатента предположения об осведомленности заявителей о содержании заявки WO 2005/043371 А2 усматривается и в том, что заявители, реагируя на запрос экспертизы, представили отредактированные материалы заявки, при этом не указали на отсутствие у них сведений о содержании указанной экспертом англоязычной заявки и не обращались к Роспатенту (ФИПС) с ходатайством о представлении перевода ее релевантных частей.

Об этом, по мнению коллегии судей, также свидетельствует и то обстоятельство, что при первоначальном рассмотрении требований заявитель Пилкин В.Е., он же представитель второго заявителя Мирошниченко В.В., высказался о неправомерности требования экспертизы уточнить раздел "уровень техники" заявки N 2013126517, указав в качестве ближайшего аналога техническое решение по заявке WO 2005/043371 А2, настаивая на том, что указанные заявителями в качестве аналогов в соответствующем разделе описания полезной модели технические решения, обнаруженные им в уровне техники, в большей степени подходят в качестве прототипа.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что содержание заявки WO 2005/043371 А2, нотариально заверенный перевод релевантных частей которой был представлен Роспатентом в материалы дела в соответствии с указаниями суда кассационной инстанции, заявителям было известно. Кроме того, заявители не поясняют, каким образом непредставление Роспатентом перевода заявки WO 2005/043371 А2 на русский язык нарушило права заявителей, а именно: не позволило им указать сведения об известной сенсорной панели по названной заявке в представленном уточненном описании, выделить отличительные признаки и указать технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью, по отношению к этому аналогу, а также сформулировать причины, препятствующие достижению этого результата известным аналогом.

В связи с изложенным суд первой инстанции отклоняет соответствующий довод заявителей.

Судебная коллегия полагает также обоснованной ссылку Роспатента на отсутствие указания заявителями в разделе "Уровень техники" описания названной патентной заявки на полезную модель аналога, который является наиболее близким к заявленной полезной модели, чем аналог, указанный заявителями.

Как изложено выше, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления.

Пунктом 9.7.4.2 Регламента предусмотрено, что в разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).

В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели, или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

Согласно пункту 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 196, в соответствии с требованиями к разделу "Уровень техники", изложенными в пункте 9.7.4.2 Регламента, устанавливается, могут ли быть признаны аналогами полезные модели, указанные в разделе "уровень техники". Для этого в отношении каждого аналога проверяется, является ли аналог средством того же назначения, известным из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

Если в ходе экспертизы эксперт идентифицирует заявленную полезную модель без проведения информационного поиска в связи с тем, что она широко представлена на рынке, у него появляются основания с учетом общих знаний специалиста для вывода о полном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. Как следствие появляются основания и для вывода о том, что заявлена не новая полезная модель. В этом случае заявленной полезной модели не может быть предоставлена правовая охрана, так как абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 ГК РФ установлено, что полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой.

Однако в этом случае не может быть вынесено решение и об отказе в выдаче патента, поскольку пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ не предусмотрена проверка новизны полезных моделей при проведении экспертизы заявки на полезную модель и, соответственно, пунктом 4 той же статьи не предусмотрено вынесение решения об отказе в выдаче патента на полезную модель ввиду ее несоответствия условию "новизна".

В таких случаях имеются основания для запроса, содержащего предложения по корректировке разделов описания "уровень техники" и "раскрытие полезной модели" в части указания технического результата, сущности полезной модели, отличительных от прототипа признаков, а также формулы полезной модели. В запросе целесообразно предложить заявителю выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, определить с учетом выявленного результата сущность полезной модели и ее отличительные от уточненного прототипа признаки.

Если в ходе экспертизы эксперт приходит к выводу о неполном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, необходимо установить, достигается ли совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат.

Если совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат достигается, имеются основания для вывода о несущественности отличительных от прототипа признаков полезной модели, включенных в формулу полезной модели. В этом случае также целесообразно направить заявителю запрос с предложением скорректировать описание и, соответственно, формулу полезной модели, отметив в запросе, что необходимо выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. При этом с учетом выявленного результата следует определить сущность полезной модели и ее отличительные от прототипа признаки.

В тех же случаях, когда вся совокупность признаков, обеспечивающих достижение заявленного технического результата, не будет известна из прототипа, и, соответственно, замена аналога, выбранного заявителем, на широко известный аналог не может повлечь за собой корректировку раздела "раскрытие полезной модели" в части указания технического результата и сущности полезной модели, оснований для направления запроса не имеется.

Учитывая изложенное, суд отмечает ошибочность довода заявителей о том, что необходимость указать наиболее близкий аналог патентной заявки выходит за рамки требований законодательства, а также, что экспертиза не предусматривает проверку материалов заявки на предмет выявления более близких аналогов, чем указано заявителями. Указанный довод заявителей основан на неправильном толковании норм действующего законодательства, устанавливающих требования к содержанию заявки на выдачу патента на полезную модель, в связи с чем суд его отклоняет.

Коллегия судей, в отсутствие ходатайств участвующих в деле лиц о назначении судебной экспертизы, самостоятельно сопоставив технические решения, отраженные в заявке N 2013126517 (том 4 листы дела 6-11, 17-23) и переводе релевантных частей заявки WO 2005/043371 А2 (том 5 листы дела 129-134), пришла к выводу о правомерности соответствующих выводов Роспатента.

По результатам такого сопоставления суд полагает несоответствующим довод заявителей о том, что устройство для управления виртуальными символами по заявке WO 2005/043371 А2, включающее в себя джойстик (аналоговую кнопку в виде джойстика) и дисплей, размещенные на лицевой стороне корпуса электронного устройства, и сенсорную панель - на обратной стороне корпуса, не является наиболее близким аналогом заявленной полезной модели. Роспатентом сделан обоснованный вывод о том, что заявленная полезная модель и электронное устройство по заявке WO 2005/043371 А2 являются электронными устройствами, такими как мобильный телефон, PDA, карманный компьютер, смартфон, предназначенными для управления виртуальными символами на встроенных экранах. В обоих случаях будет достигаться результат, заключающийся в реализации назначения - электронное устройство для управления виртуальными символами. Результат, заключающийся в возможности управления виртуальными символами с обратной стороны электронного устройства, также достигается техническим решением раскрытым в заявке WO 2005/043371 А2.

Неподтвержденный материалами дела довод заявителей о том, что техническое решение, раскрытое в заявке WO 2005/043371 А2, не является известным и широко применяемым в хозяйственной деятельности, что исключало основания для соответствующего требования эксперта о его указании в заявке в качестве ближайшего аналога, судом отклонен. Коллегия судей соглашается с контрдоводом Роспатента о том, что данные обстоятельства подлежат оценки с точки зрения специалиста, а не обывателя.

Также судом отклонен и довод заявителей о недопустимости противопоставления их заявке заявки WO 2005/043371 А2, ввиду нетождественности признаков "джойстик" и "аналоговая кнопка в виде джойстика".

Указанный довод проиллюстрирован заявителями на примере противопоставлений "танк и торт в виде танка", "сердце и подушка в виде сердца". Однако в отличие от приведенных противопоставлений вышеуказанные элементы (органы) управления электронными устройствами представляют собой не разнородные объекты материального мира с различным назначением, а тождественные (идентичные) средства ввода информации в электронные устройствах, такие как мобильный телефон, карманный компьютер, смартфон и пр.

Ссылка заявителя на неправомерность признания Роспатентом заявки отозванной, поскольку фактически не установлено, что техническое решение, представленное заявителем в патентной заявке, не является новым и/или промышленно применимым, отклоняется судом первой инстанции в связи с тем, что согласно пункту 1 статьи 1390 ГК РФ соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 того же Кодекса, в процессе экспертизы не проверяется.

В рассматриваемом случае основанием для признания заявки отозванной послужило неустранение недостатков спорной заявки, которые были перечислены в соответствующем запросе, что прямо предусмотрено пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ.

Довод заявителей о том, что документы заявки соответствуют требованиям законодательства не подлежит правовой оценке судом при рассмотрении настоящего спора, поскольку согласно разъяснениям, изложенным в пункте 22 вышеупомянутого совместного постановления N 5/29, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Таким образом, суд первой инстанции осуществляет проверку на соответствие закону именно ненормативного правового акта исходя из тех оснований, по которым оспариваемое решение было принято, и не проверяет в силу своей компетенции соответствие спорной патентной заявки требованиям законодательства.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Довод заявителей о том, что решение Роспатента от 27.01.2014 о признании заявки отозванной содержало основания, отсутствовавшие в запросе экспертизы от 16.08.2013, такие как: 1) результат, заключающийся в расширении перечня технических средств электронного устройства не является техническим, 2) заявители не представили заменяющие листы заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578, то есть с 07.09.2010, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Так, первое из указанных заявителями оснований отсутствовало как в запросе экспертизы от 16.08.2013, так и в решении от 27.01.2014 о признании заявки отозванной.

Второе основание напротив фигурировало в обоих актах Роспатента. В частности, в запросе экспертизы ошибочное указание испрашиваемого заявителями приоритета спорной полезной модели было указано в качестве первого недостатка заявки N 2012114578. В качестве итогового вывода-предложения в запросе экспертизы от 16.08.2013 заявителям предложено "устранить отмеченные выше недостатки в оформлении документов заявки путем представления заменяющих листов ...".

Из системного и структурного анализа указанного документа следует, что указанное предложение касалось всех выявленных экспертом и отраженных в запросе недостатков заявки, в том числе и испрашиваемой заявителями даты приоритета полезной модели.

Коллегия судей находит заслуживающим внимания довод Роспатента о том, что испрашиваемый заявителями приоритет спорной полезной модели не очевиден.

В указанных заявителями статье 8 Договора о патентной кооперации и пункте 4.10 Инструкции к нему, касающихся притязания на приоритет, речь идет о возможности испрашивания по заявке более раннего приоритета и о сведениях, которые должны содержаться при этом в заявке. При этом в пункте 2.b данной статьи указано, что условия и последствия притязания на приоритет регулируются национальным законодательством.

Установление приоритета по выделенной заявке на полезную модель регулируется пунктом 4 статьи 1381 ГК РФ, в соответствии с которым приоритет полезной модели по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эту полезную модель, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при соблюдении определенных условий.

Спорная заявка N 2013126517 была подана заявителями как выделенная из первоначальной заявки N 2012114578. Вместе с тем Роспатентом в отношении первоначальной заявки N 2012114578 установлен приоритет - 07.09.2010. В этой связи установление приоритета по выделенной заявке N 2013126517 по дате приоритета первоначальной заявки N 2012114578, по мнению Роспатента, соответствует требованиям пункта 4 статьи 1381 ГК РФ и пункта 20.12.2.4 Регламента.

Суд соглашается с мнением Роспатента, согласно которому оценка решений и действий Роспатента в отношении заявки N 2012114578 выходит за пределы предмета и оснований настоящего спора.

Кроме того, согласно пункту 3 указанной статьи приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности более ранней заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, при условии, что более ранняя заявка не отозвана, не признана отозванной и по ней не состоялась государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре на дату подачи заявки, в которой испрашивается приоритет, и при этом заявка на изобретение, в которой испрашивается приоритет, подана в течение двенадцати месяцев с даты подачи более ранней заявки, а заявка на полезную модель или промышленный образец - в течение шести месяцев с даты подачи более ранней заявки.

На момент подачи заявки N 2013126517 (10.06.2013) Роспатентом было принято решение от 26.04.2011 о выдаче патента Российской Федерации N 2427879 по первоначально заявке N 2009136784, по дате подачи которой заявителями испрашивался приоритет.

Приведенная позиция Роспатента согласуется с мнением кандидата юридических наук, заслуженного юриста России Л. Трахтенгерц, ответ которой на запрос президиума Суда по интеллектуальным правам представлен в материалах дела (том 3, листы дела 9, 10). Так, по мнению указанного специалиста, поскольку первая заявка (N 2009136784) была подана российскими заявителями в Роспатент, в данном случае нормы Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (редакция от 02.10.1979, - далее Парижская конвенция) о конвенционном приоритете для международных заявок иностранных заявителей не применимы.

Вместе с тем, согласно позиции суда кассационной инстанции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2015 по настоящему делу и обязательной в силу части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для суда первой инстанции, в данном случае нормы о конвенционном приоритете для международных заявок применимы.

Так, порядок определения приоритета по заявке в случаях, когда заявителем последовательно поданы в патентное ведомство две тождественные заявки, установлен подпунктом 4 пункта "С" статьи 4 Парижской конвенции. В соответствии с данной нормой первой заявкой, дата подачи которой служит днем отсчета срока приоритета, должна считаться последующая заявка на тот же объект, что и первая предшествующая заявка, поданная в той же стране Союза, в случае, если эта предшествующая заявка на день подачи последующей заявки была взята обратно, оставлена без движения или отклонена, не будучи доступной для публичного ознакомления, а также при условии, что в отношении ее не продолжали существовать какие-либо права и она не послужила еще основанием для притязаний на право приоритета.

Из названной международной нормы следует, что если первоначально поданная заявка не является "дефектной" по основаниям, перечисленным в этой норме, а вторая заявка подана в отношении того же объекта, что и первая заявка, приоритет должен устанавливаться по первой поданной заявке. Российское законодательство также исходит из того, что заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец могут подаваться неоднократно с возможностью испрашивания приоритета по ранее поданной заявке.

Согласно пункту 3 статьи 1381 ГК РФ приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности более ранней заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, при условии, что более ранняя заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет, и заявка, по которой испрашивается приоритет, подана в течение двенадцати месяцев со дня подачи более ранней заявки на изобретение и шести месяцев со дня подачи более ранней заявки на полезную модель или промышленный образец. Относимость указанных норм международного и российского права к отношениям, связанным с последовательной подачей в патентное ведомство одного государства заявок на один и тот же объект, отмечается в ответе на запрос президиума Суда по интеллектуальным правам, поступившем от ученого Шебановой Н.А.

В том случае, если заявка подана по процедуре, установленной Договором о патентной кооперации, порядок установления приоритета регулируется статьей 8 данного Договора, в соответствии с подпунктом "b" пункта 2 которой в том случае, если в международной заявке испрашивается приоритет одной или нескольких национальных заявок, поданных в какое-либо государство или в отношении такого государства, или если испрашивается приоритет другой международной заявки, в которой было указано только одно государство, условия и последствия притязания на приоритет в этом государстве регулируются его национальным законодательством. Порядок установления приоритета в Российской Федерации регулируется статьей 1381 ГК РФ, устанавливающей в том числе изложенные выше правила установления приоритета по дате подачи более ранней заявки на тот же объект.

Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Лица, участвующие в деле, при его повторном рассмотрении судом первой инстанции подтвердили в судебном заседании 10.06.2015, что техническое решение по заявке N 2012114578 идентично решению по заявке N 2009136784, а заявка N 2012114578 является переведенной на национальную фазу международной заявкой N 2009136784 (части 3 и 3.1 статьи 70, часть 3 статьи 189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При данных обстоятельствах следует признать, что дата приоритета полезной модели N 2013126517 была определена Роспатентом неверно.

Однако данное обстоятельство не может служить основанием для признания оспариваемого решения Роспатента о признании заявки отозванной недействительным, поскольку установленный в отношении выделенной заявки N 2013126517 приоритет в любом случае не может повлиять на правомерность содержащегося в запросе экспертизы от 16.08.2013 предложения о включении в описание заявленной полезной модели сведений о наиболее близком аналоге по заявке WO 2005/043371 А2, поскольку она имеет более раннюю дату публикации (12.05.2005).

Иные доводы заявителей судом отклоняются как не имеющие значения для существа спора.

То обстоятельство, что бремя доказывания по данной категории рассматриваемых судом споров в соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесено на орган, осуществляющий публичные функции, не освобождает заявителей от исполнения обязанности, установленной пунктом 2.5 Правил, согласно которому возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения.

Суд соглашается с мнением Роспатента о том, что возражения заявителей, по итогам рассмотрения которых было вынесено оспариваемое решение от 02.09.2014 не являются обоснованными, носят не конкретный характер. Вместе с тем, Роспатент фактически осуществил в порядке внутренней апелляции пересмотр решения о признании заявки отозванной, исходя из предполагаемых доводов подателей возражения.

Довод заявителей относительно неправомерности указания Роспатентом в оспариваемом решении на то, что заявителями на стадии подачи возражений на решение Роспатента от 27.01.2014 также не была представлена скорректированная с учетом запроса экспертизы заявка, поскольку Роспатент не учел, что заявка указанным решением была признана отозванной, что, по мнению заявителей, исключает внесение каких-либо изменений в заявку, так же не имеет принципиального значения для данного спора.

Соответствующее указание Роспатента лишь констатировало отсутствие дополнительных материалов, которые в силу пункта 2.5 Правил могли прилагаться к возражениям, однако это не повлияло на порядок рассмотрения возражений и на мотивы положенные в основу оспариваемого решения.

Доводы заявителей о том, что оспариваемое решение Роспатента противоречит статье 1355 ГК РФ, в соответствии с которой на Российской Федерации лежит обязанность по стимулированию создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также о том, что оспариваемым решением Роспатент фактически предоставил преференции компании Сони Корпорейшен, в игровых приставках которой, по мнению заявителей, незаконно используется техническое решение по заявке N 2013126517, носят неконкретный и голословный характер.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителей, в связи с чем требование Пилкина В.Е. и Мирошниченко В.В. о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва) и Мирошниченко Владимира Витальевича (г. Люберцы, Московская обл.) оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

А.А. Снегур