Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2015 г. по делу N СИП-811/2014 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не представил доказательств использования спорного товарного знака либо его неиспользования по не зависящим от него причинам

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2015 г. по делу N СИП-811/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 июля 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 16 июля 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью "Роялти" (ул. Промышленная, д. 11А, корп. 22, Москва, 115516, ОГРН 1075038004898)

к компании SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU LA LAGUNE/СОСЬЕТЕ СИВИЛЬ АГРИКОЛЬ ДЮ ШАТО ЛЯ ЛАГУН (F-33000 LUDON-MEDOC (FR),

с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 929703 в отношении товара 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "вина Бордо",

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "Роялти" Бурмистрова Д.Б. (по доверенности от 06.05.2015), установил:

общество с ограниченной ответственностью "Роялти" (далее - общество "Роялти", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU LA LAGUNE/СОСЬЕТЕ СИВИЛЬ АГРИКОЛЬ ДЮ ШАТО ЛЯ ЛАГУН (далее - компания, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 929703 в отношении товара 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "вина, а именно вина провинции Бордо" вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации, а также об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в части прекращения правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 929703 в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина, а именно вина провинции Бордо".

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование иска общество "Роялти" указывает на то, что является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, так как намерен организовать производство и реализацию алкогольной продукции, маркированной обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаком.

По утверждению общества "Роялти", оно является обладателем товарных знаков, зарегистрированных для индивидуализации алкогольной продукции, право на использование которых предоставляется им различным производителям такой продукции на основании лицензионных договоров.

Кроме того, истец отмечает, что им 13.12.2012 в Роспатент была подана заявка N 2012743439 на регистрацию словесного обозначения "МАДЕМУАЗЕЛЬ" в качестве товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ, однако в регистрации этого обозначения решением Роспатента от 30.07.2014 было отказано по причине сходства с товарным знаком ответчика. При этом обращает внимание, что согласно имеющейся у него информации спорный товарный знак правообладателем на территории Российской Федерации не используется.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором указывает, что требование истца об обязании Роспатента внести изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в части прекращения правовой охраны спорного товарного знака не подлежит удовлетворению, поскольку Роспатентом в соответствующий реестр вносятся сведения в отношении товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации, в то время как требования заявлены в отношении товарного знака по международной регистрации. При этом отмечает, что функции, связанные с международной регистрацией и прекращением регистрации товарных знаков, выполняет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, внося соответствующие изменения в соответствующий Международный реестр.

В судебном заседании 14.07.2015 представитель истца уточнил предмет исковых требований и просил суд досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 929703 в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина Бордо" вследствие его неиспользования.

Уточнение предмета исковых требований принято судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал.

Ответчик и третье лицо явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном этим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено тем же Кодексом.

Частью 5 той же статьи предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в настоящей главе, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц, является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и Французская Республика (государство, в котором зарегистрирован ответчик).

В силу пункта "а" статьи 10 Гаагской конвенции, если запрашиваемое государство не заявляет возражений, названная Конвенция не препятствует возможности непосредственно посылать по почте судебные документы лицам, находящимся за границей.

Из Статуса Гаагской конвенции следует, что Французская Республика при присоединении к указанной Конвенции не сделала оговорок относительно применения нормы пункта "а" статьи 10 Конвенции, следовательно, непосредственное направление судебной корреспонденции в адрес лица, являющегося участником спора и зарегистрированного на территории Французской Республики, является легальным способом его извещения.

Определение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания на 13.04.2015 в 16 часов 00 минут, переведенное на французский язык (перевод заверен в нотариальном порядке), было направлено в адрес компании SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU LA LAGUNE по адресу: F-33000 LUDON-MEDOC (FR), указанному в Международном реестре товарных знаков.

Согласно поступившему в материалы дела международному уведомлению, переведенное на французский язык определение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 было получено ответчиком 17.12.2014.

Статьей 15 Гаагской конвенции предусмотрено, что в случае, если судебная повестка или эквивалентный документ подлежал направлению за границу в целях вручения в соответствии с положениями этой Конвенции и ответчик в суд не явился, суд откладывает вынесение решения до тех пор, пока не будет установлено: a) что документ вручен в порядке, предусмотренном законодательством запрашиваемого государства для вручения или доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его территории, или b) что документ действительно доставлен ответчику лично или по месту его жительства в ином порядке, предусмотренном в настоящей Конвенции, и что в любом из этих случаев документ был вручен или доставлен своевременно таким образом, чтобы ответчик мог подготовиться к своей защите.

Учитывая, что в материалах дела имеются сведения о получении ответчиком надлежащим образом переведенного судебного акта, содержащего сведения о начале судебного процесса; данное уведомление состоялось 17.12.2014, то есть своевременно, поскольку предварительное судебное заседание было назначено на 13.04.2015 и у ответчика имелось достаточно времени, чтобы он мог подготовиться к своей защите, суд приходит к выводу о том, что компания SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU LA LAGUNE была надлежащим образом извещена о начале судебного процесса и имела возможность принять в нем участие.

Принимая во внимание изложенное, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "mademoiselle L" по международной регистрации N 929703, зарегистрированного в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина Бордо" (дата регистрации товарного знака - 27.04.2007, дата окончания срока регистрации - 27.04.2017).

Предъявляя в суд исковые требования, истец ссылается на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и на неиспользование ответчиком этого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, выслушав мнение представителя истца, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 того же Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Из представленных истцом в материалы дела доказательств (справки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о принадлежности истцу исключительных прав на словесный товарный знак "ПРАЗДНИЧНЫЙ АИСТ" по свидетельству Российской Федерации N 461907 и словесный товарный знак "РУССКИЙ УЗОР" по свидетельству Российской Федерации N 424373, которые зарегистрированы в отношении товаров 33-го класса МКТУ; данные о производстве и реализации ОАО "Бутурлиновский ликеро-водочный завод" продукции, маркированной товарным знаком "РУССКИЙ УЗОР" по свидетельству Российской Федерации N 424373, за период с октября 2013 года по июнь 2015 года; платежные поручения об уплате ОАО "Бутурлиновский ликеро-водочный завод" истцу лицензионного вознаграждения по лицензионному договору; соглашение о сотрудничестве от 01.11.2012, заключенное между истцом и ООО "Винхолл", о продвижении алкогольной продукции; лицензия ООО "Винхолл" N 600790 от 21.12.2011 на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции; справка об объемах реализации ООО "Винхолл" в период с 01.01.2013 по 05.06.2015 алкогольной продукции; фотографии производимой по лицензии продукции - водки "РУССКИЕ УЗОРЫ" и коньяка "ПРАЗДНИЧНЫЙ АИСТ") усматривается, что истец, являясь правообладателем товарных знаков, предназначенных для индивидуализации товаров, относящихся к алкогольной продукции, предоставляет производителям такой продукции на основе лицензионных договоров (информация о которых имеется в справках из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) право использования принадлежащих ему товарных знаков, то есть фактически участвует в организации деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции, относящейся к 33-му классу МКТУ.

Кроме того, истцом представлены доказательства осуществления приготовлений к использованию словесного обозначения "МАДЕМУАЗЕЛЬ", в частности, обращения в Роспатент с заявкой N 2012743439 на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ: "аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы (ликеры и спиртные напитки); коктейли; ликеры; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый (медовуха); настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые", по которой Роспатентом принято решение от 30.07.2014 об отказе в государственной регистрации по причине сходства с товарным знаком ответчика.

Также истцом с ООО "Винхолл" (лицом, осуществляющим деятельность по реализации алкогольной продукции) заключено соглашение о сотрудничестве от 01.11.2012 с целью совместного продвижения на территории Российской Федерации алкогольной продукции (вина) под словесным/комбинированным обозначением "МАДЕМУАЗЕЛЬ".

С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что истец подтвердил наличие заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина Бордо", указанного в регистрации. При этом суд учитывает однородность названного товара с иными товарами 33-го класса МКТУ (водка, коньяк), в деятельности по обороту которых участвует истец, исходя из следующего.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).

С учетом изложенных положений Правил и Методических рекомендаций суд приходит к выводу об однородности товара "вина Бордо" и товаров (водка, коньяк), в деятельности по обороту которых участвует истец, как относящихся к одному виду товаров (алкогольные напитки) и имеющих общее назначение, близкий круг потребителей и условия сбыта. Также существует риск отнесения потребителями указанных товаров к одному и тому же источнику происхождения.

Заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчиком не оспорена.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина Бордо" не используется в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (12.09.2014), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 12.09.2011 по 11.09.2014 включительно.

Ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака "mademoiselle L" способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик своими процессуальными правами не распорядился, доказательств использования спорного товарного знака либо его неиспользования по независящим от него причинам суду не представил, а доводы истца об обратном не опроверг.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара 33-го класса МКТУ, указанного в регистрации, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 929703 в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина Бордо" вследствие его неиспользования.

Взыскать с компании SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU LA LAGUNE (F-33000 LUDON-MEDOC (FR) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Роялти" 4 000 (Четыре тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Е.Ю. Пашкова

Р.В. Силаев