Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2015 г. N С01-606/2015 по делу N А40-47060/2014 Суд отменил судебные акты, принятые по делу о защите прав на фирменное наименование и товарный знак, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку нижестоящими судами не были установлены все имеющие значение для правильного разрешения дела обстоятельства, кроме того не было учтено, что право ответчика на фирменное наименование возникло раньше права истца на сходный товарных знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2015 г. N С01-606/2015 по делу N А40-47060/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 июля 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Булгаков Д.А., Васильева Т.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Еврокара-плюс" на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2014 (судья Козленкова О.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2015 (судьи Лаврецкая Н.В., Верстова М.Е., Лаптева О.Н.), принятые по делу N А40-47060/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью "Еврокара" (ул. Адмирала Макарова, д. 8, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450104,ОГРН 1040203895258)

к обществу с ограниченной ответственностью "Еврокара плюс Центр" (ул. Киевская, д. 22, оф. 103 / ком. 2, Москва, 121165, ОГРН 1117746765443) и обществу с ограниченной ответственностью "Еврокара-плюс" (ул. Менделеева, д. 140/1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450000, ОГРН 1050204457654)

о защите прав на фирменное наименование и товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Турковский С.А., по доверенности от 29.06.2015;

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Еврокара-плюс": Яхин Р.Р., по доверенности от 05.09.2012.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Еврокара" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Еврокара плюс Центр" (далее - ответчик-1) и обществу с ограниченной ответственностью "Еврокара-плюс" (далее - ответчик-2), содержащим требования:

- о запрете ответчику-1 без разрешения истца использовать обозначение "ЕВРОКАРА" в отношении всех товаров 12 и услуг 37 класса МКТУ;

- о запрете ответчику-1 использовать фирменное наименование, содержащее словесный элемент "ЕВРОКАРА", в отношении следующих видов деятельности: предложение к продаже складской, строительной, а также коммунальной спецтехники; продажа запчастей, ремонт и сервисное обслуживание спецтехники;

- о запрете ответчику-2 без разрешения истца использовать обозначение "ЕВРОКАРА" в отношении всех товаров 12 и услуг 37 класса МКТУ;

- об обязании ответчика-2 использовать фирменное наименование, содержащее словесный элемент "ЕВРОКАРА" в отношении следующих видов деятельности: предложение к продаже складской, строительной, а также коммунальной спецтехники; продажа запчастей, ремонт и сервисное обслуживание спецтехники.

В судебном заседании суда первой инстанции 15.12.2014 представитель истца пояснил суду, что в четвертом пункте просительной части искового заявления содержится техническая ошибка в части указания слов "об обязании", истец просит суд запретить ответчику-2 использовать фирменное наименование, содержащее словесный элемент "ЕВРОКАРА", в отношении следующих видов деятельности: предложение к продаже складской, строительной, а также коммунальной спецтехники; продажа запчастей, ремонт и сервисное обслуживание спецтехники.

Суд первой инстанции посчитал, что исходя из общего смысла заявленных истцом требований слова "об обязании использовать" являются явной технической ошибкой, в связи с чем доводы истца приняты судом.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2015, иск удовлетворен в полном объеме.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик-2 обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение и постановление отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

Ответчик-2 ссылается на то, что суд вышел за пределы исковых требований, посчитав технической ошибкой использование слов "об обязании использовать" вместо "о запрете использовать".

Также ответчик-2 указывает на то, что при сравнении видов деятельности сторон суды неправомерно ограничились сведениями из ЕГРЮЛ в отношении истца, не представившего в материалы дела доказательств фактического осуществления им деятельности.

Полагает, что в действиях истца по заявлению исковых требований в настоящем споре имеются признаки злоупотребления правом.

Ссылается на неприменение судами срока исковой давности.

Ответчик-2 указывает на то, что он не нарушает исключительное право товарный знак в связи с более ранним возникновением у него исключительного права на фирменное наименование.

Считает, что требование о защите права на товарный знак в отношении него подлежит прекращению, поскольку истец уже обращался в суд с аналогичными требованиями.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика-2 доводы кассационной жалобы поддержал, просил судебные акты отменить; представитель истца просил судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в связи со следующим.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец был зарегистрирован в качестве юридического лица 05.02.2004. Полное фирменное наименование истца - общество с ограниченной ответственностью "Еврокара", сокращенное - ООО "Еврокара".

Ответчик-1 зарегистрирован в качестве юридического лица 28.09.2011, его полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью "Еврокара плюс Центр", сокращенное фирменное наименование - ООО "Еврокара плюс Центр".

Ответчик-2 зарегистрирован в качестве юридического лица 30.05.2005, его полное фирменное наименование - общество с ограниченное ответственностью "Еврокара-плюс", сокращенное фирменное наименование - ООО "Еврокара-плюс".

Истец является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "Еврокара" по свидетельству Российской Федерации N 422924, с приоритетом 04.09.2009, зарегистрированный в отношении товаров 12 класса МКТУ, включая тележки двухколесные, тележки опрокидывающиеся грузовые, тележки с подъемником, средства с электродвигателями, транспортные средства и запчасти к ним, и услуг 37 класса МКТУ, включая обслуживание техническое транспортных средств, прокат строительной техники, прокат строительных транспортных средств.

Ссылаясь на то, что использование ответчиками при осуществлении деятельности своих фирменных наименований и обозначения "ЕВРОКАРА" нарушает исключительные права истца на фирменное наименование и товарный знак, истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из установленного им факта нарушения ответчиками исключительных прав истца на фирменное наименование и товарный знак.

При этом суд, приняв во внимание сведения о видах деятельности истца и ответчиков, содержащиеся в ЕГРЮЛ, оценив имеющиеся в деле доказательства осуществления ответчиками соответствующих видов деятельности, пришел к выводу об осуществлении истцом и ответчиками однородной деятельности, связанной с реализацией погрузчиков, гидравлических тележек, штабелеров, запчастей, ремонту и сервисному обслуживанию спецтехники. На этом основании суд посчитал ответчиков нарушителями исключительного права истца на фирменное наименование.

Признавая ответчиков нарушителями исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак, суд первой инстанции исходил из установленных фактов использования ответчиками товарного знака истца в предложениях о продаже складской, строительной, коммунальной спецтехники, продаже запчастей.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, подтвердил правильность вынесенного судом решения.

Суд кассационной инстанции не может признать указанные выводы законными и обоснованными, ввиду нижеследующего.

Согласно пункту 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

На основании пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Правообладатель может потребовать от других лиц прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем (пункт 4 статьи 1474 ГК РФ).

В пункте 3 статьи 1474 ГК РФ сформулировано три признака противоправности использования третьим лицом фирменного наименования правообладателя: во-первых, тождественность используемого третьим лицом обозначения фирменному наименованию правообладателя или сходство до степени смешения; во-вторых, осуществление данными юридическими лицами аналогичной деятельности; в-третьих, более позднее включение в единый государственный реестр юридических лиц фирменного наименования третьего лица.

Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что право на фирменное наименование подлежит защите при установлении совокупности признаков противоправности использования третьим лицом фирменного наименования правообладателя. Отсутствие одного из них влечет отказ в защите права.

Из буквального толкования, а также с учетом целевой направленности нормы пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, обеспечивающей защиту действительного экономического и правового интереса обладателя права на фирменное наименование, следует, что обстоятельством, имеющим юридическое значение при разрешении спора о защите права на данное средство индивидуализации, является именно фактическое осуществление спорящими сторонами аналогичных видов деятельности, а не совпадение содержащихся в ЕГРЮЛ (заявленных) видов деятельности, на которые указали юридические лица при внесении сведений в этот реестр.

Вопреки вышеуказанному нормативному положению суды не исследовали, какие именно виды деятельности истец фактически осуществляет, в то время как данное обстоятельство имеет существенное значение для разрешения спора по существу.

Суд кассационной инстанции также обращает внимание на то, что действующее законодательство не содержит категории "однородная деятельность" применительно к спорам о защите права на фирменное наименование - норма пункта 3 статьи 1474 ГК РФ указывает на "аналогичные" виды деятельности, что предполагает их полное предметное совпадение.

Также не может быть признан соответствующим закону вывод суда о нарушении ответчиками исключительного права истца на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Обозначение "ЕВРОКАРА", о запрещении которого просит истец в исковом заявлении, является отличительной (оригинальной) частью фирменного наименования ответчика-2, право на которое возникло 30.05.2005, т.е. до даты приоритета товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 422924 (04.09.2009).

Таким образом, право ответчика-2 на фирменное наименование возникло ранее возникновения права истца на указанный товарный знак, в связи с чем это фирменное наименование обладает преимуществом перед товарным знаком истца.

Учитывая, что ответчик-2, как установлено судами, использует обозначение "ЕВРОКАРА" отдельно от своего фирменного наименования, судам необходимо было выяснить, соответствует ли это обозначение содержащимся в пункте 1 статьи 1539 ГК РФ условиям, необходимым для возникновения исключительного права на коммерческое обозначение.

В случае установления того, что данное обозначение приобрело при его использовании правовой режим охраняемого коммерческого обозначения, подлежит выяснению дата возникновения исключительного права на это обозначение у ответчика-2 для определения того, обладает ли оно преимуществом перед товарным знаком истца.

В то же время, Суд по интеллектуальным правам отклоняет иные доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поскольку они основаны на иной оценке ответчиком-2 фактических обстоятельств спора и имеющихся в деле доказательств, направлены на их переоценку, однако в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции такими полномочиями не наделен.

Учитывая, что допущенные судом нарушения норм материального права не позволили полно и всесторонне рассмотреть дело, привели к принятию неверного решения, оно не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; установить, осуществляют ли стороны аналогичные виды деятельности, возникло ли и когда именно, у ответчика-2 исключительное право на коммерческое обозначение "ЕВРОКАРА"; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2014 по делу N А40-47060/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2015 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Т.В. Васильева