Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2017 г. N С01-606/2015 по делу N А40-47060/2014 Суд частично отменил принятые судебные акты в части отказа в удовлетворении иска о защите исключительного права на фирменное наименование, поскольку суды неправомерно исходили из наличия у ответчика права на коммерческое обозначение, так как право на него возникло позднее, чем право истца на фирменное наименование

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2017 г. N С01-606/2015 по делу N А40-47060/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 января 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Еврокара"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2016 (судья Козленкова О.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2016 (судьи Садикова Д.Н., Валиев В.Р., Пирожков Д.В.) по делу N А40-47060/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью "Еврокара" (ул. Адмирала Макарова, д. 8, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450104, ОГРН 1040203895258)

к обществу с ограниченной ответственностью "Еврокара плюс Центр" (ул. Киевская, д. 22, оф. 103/ком. 2, Москва, 121165, ОГРН 1117746765443) и обществу с ограниченной ответственностью "Еврокара-плюс" (ул. Менделеева, д. 140/1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450000, ОГРН 1050204457654)

о защите прав на фирменное наименование и товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Турковский С.А., по доверенности от 01.02.2016;

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Еврокара-плюс": Яхин P.P., по доверенности от 03.11.2015.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Еврокара" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Еврокара плюс Центр" (далее - ответчик-1) и обществу с ограниченной ответственностью "Еврокара-плюс" (далее - ответчик-2), содержащим требования:

- о запрете ответчику-1 без разрешения истца использовать обозначение "ЕВРОКАРА" в отношении всех товаров 12-го и услуг 37-го классов МКТУ;

- о запрете ответчику-1 использовать фирменное наименование, содержащее словесный элемент "ЕВРОКАРА", в отношении следующих видов деятельности: предложение к продаже складской, строительной, а также коммунальной спецтехники; продажа запчастей, ремонт и сервисное обслуживание спецтехники;

- о запрете ответчику-2 без разрешения истца использовать обозначение "ЕВРОКАРА" в отношении всех товаров 12-го и услуг 37-го классов МКТУ;

- об обязании ответчика-2 использовать фирменное наименование, содержащее словесный элемент "ЕВРОКАРА" в отношении следующих видов деятельности: предложение к продаже складской, строительной, а также коммунальной спецтехники; продажа запчастей, ремонт и сервисное обслуживание спецтехники.

В судебном заседании суда первой инстанции 15.12.2014 представитель истца пояснил суду, что в четвертом пункте просительной части искового заявления содержится техническая ошибка в части указания слов "об обязании", истец просит суд запретить ответчику-2 использовать фирменное наименование, содержащее словесный элемент "ЕВРОКАРА", в отношении следующих видов деятельности: предложение к продаже складской, строительной, а также коммунальной спецтехники; продажа запчастей, ремонт и сервисное обслуживание спецтехники.

Суд первой инстанции посчитал, что исходя из общего смысла заявленных истцом требований слова "об обязании использовать" являются явной технической ошибкой, в связи с чем доводы истца приняты судом.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2015, иск удовлетворен в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2015 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2016, исковые требования, заявленные к ответчику-1, удовлетворены полностью; в удовлетворении исковых требований к ответчику-2 отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение и постановление отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований, предъявленных к ответчику-2, данные исковые требования удовлетворить.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что суды сделали не основанный на законе вывод о том, что ответчиком-2 не нарушено право на фирменное наименование истца. По его мнению, имеются все условия для защиты права на фирменное наименование, установленные пунктом 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), против неправомерного использования ответчиком-2 своего фирменного наименования.

Также истец считает неправомерным отклонение судом апелляционной инстанции довода истца о сходстве его фирменного наименования с фирменным наименованием ответчика-2, поскольку данный вывод апелляционного суда был ошибочно мотивирован тем, что право данного ответчика на свое фирменное наименование возникло ранее права истца на фирменное наименование, в то время как у истца такое право возникло, напротив, раньше.

Кроме того, истец считает ошибочным вывод судов о доказанности наличия у ответчика-2 коммерческого обозначения "ЕВРОКАРА".

В отзыве на кассационную жалобу ответчик-2 просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил судебные акты отменить; представитель ответчика-2 просил судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Ответчик-1, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил. В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, участвующего в деле, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в связи со следующим.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец был зарегистрирован в качестве юридического лица 05.02.2004. Полное фирменное наименование истца - общество с ограниченной ответственностью "Еврокара", сокращенное - ООО "Еврокара".

Ответчик-1 зарегистрирован в качестве юридического лица 28.09.2011, его полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью "Еврокара плюс Центр", сокращенное фирменное наименование - ООО "Еврокара плюс Центр".

Ответчик-2 зарегистрирован в качестве юридического лица 30.05.2005, его полное фирменное наименование - общество с ограниченное ответственностью "Еврокара-плюс", сокращенное фирменное наименование - ООО "Еврокара-плюс".

Истец является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "Еврокара" по свидетельству Российской Федерации N 422924, с приоритетом 04.09.2009, зарегистрированный в отношении товаров 12-го класса МКТУ, включая тележки двухколесные, тележки опрокидывающиеся грузовые, тележки с подъемником, средства с электродвигателями, транспортные средства и запчасти к ним, и услуг 37-го класса МКТУ, включая обслуживание техническое транспортных средств, прокат строительной техники, прокат строительных транспортных средств.

Ссылаясь на то, что использование ответчиками при осуществлении деятельности своих фирменных наименований и обозначения "ЕВРОКАРА" нарушает исключительные права истца на фирменное наименование и товарный знак, истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя при новом рассмотрении дела исковые требования к ответчику-1, суд первой инстанции исходил из установленного им факта нарушения данным ответчиком исключительных прав истца на фирменное наименование и товарный знак.

Выводы суда в данной части истцом не оспариваются.

Отказывая в удовлетворении исковых требований к ответчику-2, суд первой инстанции исходил из того, с 2006 года у данного ответчика возникло исключительное право на коммерческое обозначение "ЕВРОКАРА".

При этом суд первой инстанции установил, что истец и ответчик-2 осуществляют аналогичную деятельность, связанную с реализацией складской, строительной и коммунальной спецтехники, запчастей.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, подтвердил правильность вынесенного судом решения.

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

На основании пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Правообладатель может потребовать от других лиц прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем (пункт 4 статьи 1474 ГК РФ).

В пункте 3 статьи 1474 ГК РФ сформулировано три признака противоправности использования третьим лицом фирменного наименования правообладателя: во-первых, тождественность используемого третьим лицом обозначения фирменному наименованию правообладателя или сходство до степени смешения; во-вторых, осуществление данными юридическими лицами аналогичной деятельности; в-третьих, более позднее включение в единый государственный реестр юридических лиц фирменного наименования другого лица.

Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что право на фирменное наименование подлежит защите при установлении совокупности признаков противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя. Отсутствие одного из них влечет отказ в защите права.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Обозначение "ЕВРОКАРА", о запрещении которого просит истец в исковом заявлении, является отличительной (оригинальной) частью фирменного наименования ответчика-2, право на которое возникло 30.05.2005, т.е. до даты приоритета товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 422924 (04.09.2009).

Таким образом, право ответчика-2 на фирменное наименование возникло ранее возникновения права истца на указанный товарный знак, в связи с чем это фирменное наименование обладает преимуществом перед товарным знаком истца.

В связи с этим, выводы судов в части отказа истцу в защите его исключительного права на товарный знак являются правомерными.

В то же время, отказывая истцу в удовлетворении исковых требований о защите исключительного права на фирменное наименование, суды неправомерно исходили из наличия у ответчика-2 права на коммерческое обозначение, поскольку право на него, исходя из установленных судами обстоятельств, в любом случае возникло позднее (в 2006 году), чем право истца на фирменное наименование (05.02.2004).

Вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между фирменным наименованием истца и фирменным наименованием ответчика-2 ошибочно мотивирован тем, что право этого ответчика на свое фирменное наименование возникло ранее права истца на фирменное наименование, в то время как такое право возникло раньше у истца (05.02.2004, у ответчика-2 - 30.05.2005).

Кроме того, при исследовании вопроса о сходстве до степени смешения фирменных наименований истца и ответчика соотношение времени возникновения исключительных прав на данные обозначения не имеет правового значения. При установлении сходства до степени смешения фирменных наименований проводится их сравнительный анализ, в процессе которого учитывается, в том числе, общее впечатление, которое данные обозначения производят на среднего потребителя, в то время как соотношение времени возникновения исключительных прав на свои фирменные наименования у спорящих сторон является самостоятельным обстоятельством, подлежащим установлению в силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ наряду с другими фактами, и не имеющим отношения к вопросу о наличии либо отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

В свою очередь, из решения суда первой инстанции не усматривается, что вопрос о сходстве до степени смешения фирменных наименований истца и ответчика-2 был предметом исследования. Каких-либо выводов по данному вопросу в обжалуемом решении не содержится. При этом суд кассационной инстанции лишен возможности самостоятельно восполнить данный недостаток в исследовании этого обстоятельства в отсутствие соответствующего вывода в тексте решения суда, поскольку в соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Таким образом, наличие в совокупности всех трех условий для защиты права на фирменное наименование, определенных пунктом 3 статьи 1474 ГК РФ, судами при рассмотрении дела не установлено.

В то же время Суд по интеллектуальным правам отклоняет довод истца о недоказанности возникновения у ответчика-2 права на коммерческое обозначение, поскольку он направлен на переоценку фактических обстоятельств спора и имеющихся в деле доказательств, однако в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции такими полномочиями не наделен.

Учитывая, что допущенные судами нарушения норм материального права не позволили полно и всесторонне рассмотреть дело, привели к принятию неверных решения, постановления в части отказа истцу в иске к ответчику-2 о защите исключительного права на фирменное наименование, обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и подлежит отмене в данной части в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; исследовать вопрос о сходстве до степени смешения между фирменными наименованиями истца и ответчика-2, установить наличие в совокупности всех условий защиты права на фирменное наименование, предусмотренных пунктом 3 статьи 1474 ГК РФ; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2016 по делу N А40-47060/2014 отменить в части отказа обществу с ограниченной ответственностью "Еврокара" в удовлетворении исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью "Еврокара-плюс" о защите исключительного права на фирменное наименование.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин