Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2015 г. по делу N СИП-239/2015 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарных знаков, поскольку представленные в дело доказательства не свидетельствуют об использовании ответчиком товарных знаков в отношении указанного истцом перечня товаров в спорный период времени

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2015 г. по делу N СИП-239/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 19 августа 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 25 августа 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Пашковой Е.Ю., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жандаровой И.В.,

при участии представителя ответчика - Прокофьева А.В. (по доверенности от 05.06.2015),

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Лазарева Михаила Львовича (Костромская область, ОГРНИП 304440134400461)

к обществу с ограниченной ответственностью "Нева-опт" (ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А, Санкт-Петербург, 197227, ОГРН 1107847312539),

при участии третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном частичном прекращении правовой охраны словесных товарных знаков "ФИШКА" и "FISHKA" по свидетельствам Российской Федерации N 291883 и N 402877 вследствие их неиспользования, установил:

индивидуальный предприниматель Лазарев Михаил Львович (далее - Предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам (с учетом принятого судом Определением от 05.08.2015 уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Нева-опт" (далее - Общество) о досрочном частичном прекращении правовой охраны:

- товарного знака "ФИШКА" по свидетельству Российской Федерации N 291883 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "ароматизаторы, ароматизаторы (за исключением эфирных масел), бадьян, ванилин (заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), вермишель, вещества ароматические кофейные, вещества подслащивающие натуральные, вещества связующие для колбасных изделий, вещества связующие для пищевого льда, вода морская (для приготовления пищи), водоросли (приправа), гвоздика (пряность), глюкоза пищевая, горчица, загустители для пищевых продуктов, заменители кофе, изделия макаронные, какао, какао-продукты, каперсы, клейковина пищевая, кофе, кофе-сырец, крахмал пищевой, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, кукурузная мука, куркума пищевая, мальтоза, мед, молочко маточное пчелиное (за исключением используемого для медицинских целей), мука, мята для кондитерских изделий, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадные, напитки какао, настои нелекарственные, овес дробленый, овес очищенный, орех мускатный, перец, перец (специи), подливки мясные, попкорн, приправы, продукты для размягчения мяса в домашних условиях, продукты зерновые, продукты на основе овса, продукты пищевые, содержащие крахмал, пряности, равиоли, сахар, семя анисовое, солод, соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соль сельдерейная, спагетти, специи, стабилизаторы для взбитых сливок, суши, таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей), табуле (блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока), тапиока, уксус, ферменты для теста, хлопья из зерновых продуктов, цикорий, чай, чай со льдом, экстракт солодовый, эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)";

- товарного знака "Fishka" по свидетельству Российской Федерации N 402877 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "ароматизаторы; бадьян; ванилин (заменитель ванили); ваниль (ароматическое вещество); вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; изделия макаронные; какао-продукты; каперсы; кофе; крахмал пищевой; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума пищевая; лапша; мальтоза; мед; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настойки нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; паста из бобов сои; перец; пищевая сода (двууглекислая для приготовления пищи); попкорн; приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряности; равиоли; разрыхлитель; сахар; семя анисовое; солод; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей); табуле (блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока); тапиока; травы пряно-вкусовые консервированные (специи); уксус; ферменты для теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)".

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Истец до начала судебного заседания направил в адрес суда ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие его представителя.

Представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в отзыве и дополнении к нему. Настаивает на том, что истец не доказал заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков. По мнению ответчика, подача заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака "ФИШКА" и подача заявления в суд не свидетельствуют о заинтересованности.

Как указал ответчик, представленная истцом выписка из ЕГРИП и указанные в ней виды деятельности не подтверждают фактическое осуществление такой деятельности.

По мнению ответчика, истцом не представлены доказательства, подтверждающие наличие у него необходимых производственных помещений, оборудования для производства. Как указал ответчик, действия истца следует расценивать как недобросовестные, направленные на создание видимости заинтересованности без реального намерения использовать товарный знак в своей деятельности.

Также ответчик указывает, что спорный товарный знак используется им в отношении товаров 29-го класса МКТУ, которые однородны товарам 30-го класса МКТУ, и досрочное частичное прекращение правовой охраны спорного товарного знака может ввести потребителей в заблуждение.

Роспатент направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Неявка представителей истца и третьего лица в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела по существу.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Общество согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации является правообладателем товарных знаков со словесным обозначением "ФИШКА" (свидетельство Российской Федерации N 291883), зарегистрированного Роспатентом 06.07.2005 с датой приоритета от 13.06.2002 в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, и "Fishka" (свидетельство Российской Федерации N 402877), зарегистрированного Роспатентом 09.03.2010 с датой приоритета 28.08.2007 в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Предпринимателем подана в Роспатент заявка N 2013736637 на регистрацию словесного товарного знака "Фишка Fishka" в отношении товаров 30-го класса МКТУ. Роспатентом в уведомлении от 18.12.2014 заявленному Обществом обозначению были противопоставлены в том числе спорные товарные знаки Предпринимателя.

Предприниматель, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что спорные товарные знаки не используются правообладателем в отношении товаров 30-го класса МКТУ, обратился в суд с заявлением о досрочном частичном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

В контексте приведенных правовых норм и позиций высшей судебной инстанции заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Материалами дела подтверждается факт заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении вышеперечисленных товаров 30-го класса МКТУ.

Так, усматривается, что Предприниматель ведет хозяйственную деятельность в сфере производства снеков (сухариков) под товарным знаком "ФИШКА" по свидетельству Российской Федерации N 480246 и предпринимает меры к расширению ассортимента выпускаемых товаров, в том числе таких, как: чай, кофе, специи, приправы, крупы, макаронные изделия и иные.

В подтверждение этого представлены следующие документы: распечатка информации о патенте Российской Федерации на изобретение N 2432749, распечатка информации о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 480246, дополнительное соглашение N К-001/03.05 к договору N К-001 от 03.10.2005 на изготовление и поставку торгового оборудования, дополнительное соглашение N 4 к договору об оказании услуг по предоставлению товарных мест N 65 от 01.01.2008, договор поставки N 26 от 06.11.2009, договор N 51 от 19.10.2009 на изготовление рекламной продукции, договор возмездного оказания услуг N 188 от 05.11.2009 на изготовлении печатной продукции, договор N 335 от 31.03.2009 о трансляции радио/видео-рекламы на информационных каналах, справка от компании ЗАО "Мастер ФА" об оказании услуг по трансляции рекламного ролика продукции предпринимателя в эфире радио "Европа плюс Воронеж" в период с 01.03.2012 по 31.03.2012, ТУ 9118-001-444300065901-2000 от 16.10.2000, ТУ 9118-002-0061852503-2010 от 27.12.2010, копия заявки на международную регистрацию товарного знака на основе национального свидетельства N 480246 от 06.02.2013, приказ от 15.12.2014 3 114, приказ от 18.08.2014 N 87, приказ от 28.02.2014 N 12, приказ от 09.09.2013 N 94, макеты упаковок товара.

Упомянутые макеты упаковок товара и приказы о работах по поиску и организации взаимодействия с поставщиками сырья и готовой продукции (специи и пряности, мука, чай, кофе, зерновые продукты), о разработке макетов упаковки и этикеток, о разработке технических условий для производства приправ, специй, муки, зерновых продуктов и прочей бакалеи, о проведении исследования рынка, по мнению коллегии судей, подтверждают подготовительные действия Предпринимателя к производству товаров 30-го класса МКТУ.

В отношении указанных документов Общество о фальсификации не заявило, несмотря на проанонсированное в судебном заседании 05.08.2015 намерение. Представитель ответчика в судебном заседании 19.08.2015, отвечая на вопрос суда, сообщил об отсутствии заявления о фальсификации доказательств.

Довод ответчика о растянутости во времени подготовительных действий и их незавершенности носит субъективный характер. Довод об отсутствии доказательств наличия у Предпринимателя производственных мощностей для выпуска соответствующих товаров не исключает возможность их производства силами и средствами третьих лиц по заказу либо под контролем Предпринимателя.

Товары "специи и пряности, мука, чай, кофе, зерновые продукты и иные бакалейные товары", в отношении которых Предприниматель подтвердил осуществление подготовительных действий к их производству и введению в гражданский оборот под спорным обозначением, непосредственно относятся к числу товаров 30-го класса МКТУ и являются однородны иным товарам указанного класса, в отношении которых спорному товарному знаку предоставлена правовая охрана.

Ответчик не оспорил однородность указанных товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых истцом заявлены исковые требования.

Согласно пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом, как следует из Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13, при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

С учетом правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в Постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность упомянутых выше товаров Предпринимателя товарам 30-го класса МКТУ ответчиком не оспаривается.

Вышеизложенные сведения о фактически осуществляемой и планируемой коммерческой (производственной) деятельности, связанной с товарами 30-го класса МКТУ, а также противопоставление Роспатентом заявке истца на регистрацию товарного знака спорных товарных знаков ответчика (уведомление от 18.12.2014 N 2013736637/50) в отношении части товаров 30-го класса МКТУ свидетельствуют о заинтересованности истца в досрочном прекращении спорных товарных знаков ответчика.

Приведенные в отзыве и дополнении к нему доводы ответчика об отсутствии у истца заинтересованности в данном иске судом отклонены с учетом установленных выше обстоятельств.

Довод о том, что подача заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака "ФИШКА" и подача заявления в суд не свидетельствуют о заинтересованности истца в досрочном прекращении использования спорных товарных знаков, отклоняется коллегией судей, поскольку вывод о заинтересованности сделан судом не только на основании указанного обстоятельства, а основан на исследовании представленных истцом доказательств в совокупности.

Иной довод ответчика о том, что сохраняющаяся за Обществом правовая охрана спорных товарных знаков в отношении однородных товаров 29-го класса МКТУ будет препятствовать регистрации и использованию товарных знаков истца либо приведет к введению потребителей в заблуждение, коллегией судей отклонен. Указанные ответчиком обстоятельства сами по себе не препятствуют досрочному прекращению правовой охраны товарных знаков, вследствие их неиспользования.

Ссылка ответчика на то, что представленная истцом выписка из ЕГРИП и указанные в ней виды деятельности не подтверждает фактическое осуществление такой деятельности, дана без учета иных доказательств, представленных ответчиком, в подтверждение ведения им профильной хозяйственной деятельности.

С учетом изложенного коллегия судей считает, что заявитель является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Общество в подтверждение использования им товарных знаков со словесными обозначениями "ФИШКА" и "FISHKA" представлены следующие документы: фотографии продукции в упаковке со словесным обозначением "FISHKA", товарные накладные от 17.06.2014 N 6070/142000, от 25.06.2014 N 6468/142000, от 03.06.2014 N 5464/142000, счет-фактуры от 17.06.2014 N 6070/142000, от 25.06.2014 N 6468/142000, от 03.06.2014 N 5464/142000.

Упомянутые фотоизображения замороженных рыбопродуктов в упаковке со словесным обозначением "FISHKA" были отклонены судом как не имеющие доказательственного значения, поскольку указанные фотодокументы не содержат сведений, позволяющих определить их относимость к Обществу, а также к исковому периоду (с 13.05.2012 по 12.05.2015).

Товарные накладные и счета-фактуры подтверждают введение ответчиком в гражданский оборот замороженных рыбопродуктов (филе и стейков из рыбы) с обозначением "ФИШКА" в пределах трехлетнего периода, предшествовавшего обращению истца в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Вместе с тем, замороженные рыбо- и морепродукты не относятся к товарам 30-го класса МКТУ, в отношении которых спорным товарным знакам Общества предоставлена правовая охрана.

Ответчик в обоснование своего довода о том, что указанные документы подтверждают использование спорных товарных знаков для товаров 30-го класса МКТУ сослался на однородность производимых им рыбо- и морепродуктов 29-го класса МКТУ товару "суши" 30-го класса МКТУ, а также их взаимодополняемость с товарами 30-го класса МКТУ "специи и пряности", ввиду их сопутствующего характера.

Однако по смыслу статьи 1486 ГК РФ ответчик обязан доказать использование спорного товарного знака в отношении каждой позиции перечня товаров, заявленного истцом. Однородность товаров и услуг при доказывании правообладателем использования товарного знака в целях сохранения его правовой охраны не применяется.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что представленные доказательства не свидетельствуют об использовании ответчиком товарных знаков в отношении указанного истцом перечня товаров в спорный период времени.

Ссылка ответчика на то, что действия истца следует расценивать как недобросовестные, направленные на создание видимости заинтересованности без реального намерения использовать товарный знак в своей деятельности, носит предположительный характер.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. 

Статьей 65 того же Кодекса установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Кодекса лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения на ответчика бремени судебных расходов по оплате государственной пошлины по настоящему делу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Лазарева Михаила Львовича удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака "ФИШКА" по свидетельству Российской Федерации N 291883 в отношении товаров 30-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака "Fishka" по свидетельству Российской Федерации N 402877 в отношении товаров 30-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Нева-опт" (ул. Геккелевская, д. 21, лит. А, Санкт-Петербург, 197227, ОГРН 1107847312539) в пользу индивидуального предпринимателя Лазарева Михаила Львовича (Костромская область, ОГРНИП 304440134400461) 6 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Нева-опт" (ул. Геккелевская, д. 21, лит. А, Санкт-Петербург, 197227, ОГРН 1107847312539) в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Е.Ю. Пашкова

А.А. Снегур