Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 4 апреля 2014 г. N 3 О праве преждепользования

Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 4 апреля 2014 г. N 3

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам Российской Федерации 4 апреля 2014 года обсуждались вопросы, касающиеся споров о праве преждепользования.

Члены Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, присутствовавшие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна (ведущий заседания, председатель Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам) - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Васильева Елена Николаевна - кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Института государства и права Российской академии наук.

3. Байбак Всеволод Владимирович - кандидат юридических наук, адвокат адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", член Научно-консультативного совета Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа.

4. Близнец Иван Анатольевич - доктор юридических наук, профессор, ректор Российской Государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), академик Российской академии естественных наук.

5. Герасименко Светлана Анатольевна - заместитель начальника управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

6. Залесов Алексей Владимирович - кандидат юридических наук, президент Российской национальной группы Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI), член AIPPI, LES, президент Ассоциации российских патентных поверенных, начальник юридического отдела ООО "Союзпатент".

7. Звягинцев Денис Александрович - кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС).

8. Зенин Иван Александрович - доктор юридических наук, профессор, заслуженный профессор юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Международной ассоциации содействия прогрессу преподавания и исследований в области интеллектуальной собственности (ATRIP), главный редактор журнала "Интеллектуальная собственность".

9. Иванова Диана Владимировна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского государственного университета.

10. Козырь Оксана Михайловна - кандидат юридических наук, заслуженный юрист, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

11. Корнеев Владимир Александрович - кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

12. Орлова Валентина Владимировна - доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС).

13. Полонский Борис Яковлевич - доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

14. Пузыревский Сергей Анатольевич - кандидат юридических наук, начальник правового управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

15. Кастальский Виталий Николаевич - управляющий партнер ООО "Центр интеллектуальной собственности "Сколково""

16. Руйе Николя (Rouiller, Nicolas) - доктор права, профессор Школы бизнеса Лозанны и Университета Курта Бёша (L'Institut universitaire Kurt , IUKB).

17. Сенников Николай Львович - кандидат юридических наук, доцент кафедры философии, политологии и права Уфимского государственного университета экономики и сервиса, профессор Российской академии естествознания.

18. Старженецкий Владислав Валерьевич - кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного права Российской академии правосудия, начальник управления международного права и сотрудничества Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

19. Шилохвост Олег Юрьевич - доктор юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

20. Кирий Любовь Леонидовна - заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Приглашенные участники:

21. Зайцева Алена Григорьева - заместитель начальника управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

22. Лапшина Инесса Викторовна - помощник заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

23. Бузанов Виктор Юрьевич - доцент кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова.

24. Булаевский Борис Александрович - преподаватель кафедры Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

25. Васильева Татьяна Владимировна - судья Суда по интеллектуальным правам.

26. Химичев Виктор Афанасьевич - судья Суда по интеллектуальным правам.

27. Рогожин Сергей Петрович - судья Суда по интеллектуальным правам.

Также в заседании приняли участие другие судьи Суда по интеллектуальным правам.

Письменные отзывы прислали:

28. Кирий Любовь Леонидовна - заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

29. Городов Олег Александрович - доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

30. Линник Лев Николаевич - доктор гражданского права (Doktor der Zivilrecht), профессор, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, академик, действительный член Российской академии естественных наук, инженер-физик, патентный поверенный, вице-президент Совета евразийских патентных поверенных.

31. Сергеев Александр Петрович - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

32. Хохлов Вадим Аркадьевич - доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Самарского государственного экономического университета.

33. Павлова Елена Александровна - кандидат юридических наук, начальник отдела исследовательского центра частного права при президенте Российской Федерации.

34. Пирогова Вера Владимировна - кандидат юридических наук, патентный поверенный, доцент кафедры международного частного права и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ.

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации Л.А. Новоселова.

В своем приветственном слове Л.А. Новоселова рассказала о результатах обсуждения вопросов, на первом заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, отметила некоторые организационные моменты, подчеркнула практическую значимость вопросов, предложенных к обсуждению.

1. Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался сохранности преждепользователем прав на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (как указано в п. 1 ст. 1361 ГК РФ)

В связи с этим в судебно-арбитражной практике возникает вопрос о содержании объема использования тождественного патенту решения: является ли указанная категория количественной или качественной? Каково содержание качественной категории объема использования тождественного решения?

Говоря об объеме преждепользования в отношении качественного или количественного объема использования тождественного решения, И.А. Зенин отметил, что он видит ограничения в "качественной плоскости". В то же время, по его мнению, если право преждепользования признано за преждепользователем в судебном порядке, то ограничений по осуществлению такового быть не должно. Также он подчеркнул, что объем прав патентообладателя определяется формулой, которая может быть однозвенной и многозвенной. Понятие "без ограничения объема использования" связано именно с определенным пунктом формулы. И.А. Зенин уточнил, что, придерживаясь качественной категории объема использования, он подразумевает соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав изобретателя и, соответственно, - преждепользователя; и устанавливает пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.

Высказываясь в отношении количественного ограничения объема использования, Н.Л. Сенников отметил, что речь идет о допустимом количестве единиц продукции. В данном случае, по его мнению, речь идет о количестве продукции, предусмотренной планом выпуска до получения патента, и это будет определять, сколько можно производить непосредственно и после того как "право преждепользования зарегистрировано и начинает действовать". В данном случае необходимо "учитывать потенциал и количество работников, обеспечивающих производство на этом станке.

А.В. Залесов отметил важность обсуждаемой категории и необходимость точного определения, к чему именно объем использования данного института "преждепользование" имеет отношение. Выразив согласие в общем с определением понятия изобретения в ГК РФ, он в то же время обратил внимание на сомнительность применения к понятию "продукт" категории "преждепользование".

Он подчеркнул, что существует много примеров в судебной практике, когда из продукта однозначно не видно техническое решение. А.В. Залесов привел пример, когда внутри бетонной конструкции находился каркас, к которому относился патент, вследствие чего не было видно технического решения. По его мнению, в таких случаях все равно такое решение стоит считать раскрытым неограниченному кругу лиц, так как важно не "фактическое ознакомление неограниченного круга лиц, а возможность такого ознакомления".

Также он заметил, что можно рассматривать факт преждепользования в отношении продукта как применение этого продукта, что само по себе говорит о несоответствии неким условиям патентоспособности решения, а именно "новизна". А.В. Залесов обратил внимание, что если в определении преждепользования указать на способ, то это разрешит многие проблемы. То есть, как ему представляется, необходимо изложение определения следующим образом: "Преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного способа без расширения объема такого использования", что внесет определенную ясность в сущность преждепользования. А сам объем использования способа, по его мнению, - это "некий удельный объем", то есть "мощность производства". В качестве примера он привел ситуацию, когда способ использовался за забором, при пропускном режиме, то есть неоткрыто. По его мнению, в данном случае при такой формулировке, ранее подчеркнутой им, Роспатент примет заявку на патент тождественного способа, что будет законно и обоснованно, даже если будут представлены безусловные данные, что данный способ использовался 10 лет за забором, поскольку это не открытое применение.

В.Ю. Бузанов обратил внимание, что помимо обсуждаемой проблемы количественных ограничений в праве преждепользования есть еще одна проблема - допустимых форм и способов использования. Следует четко сориентировать правоприменителя на то, что преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то очевидно, что не может стать его производителем, и наоборот. В противном случае допускается ничем не обоснованная конкуренция с патентообладателем.

Еще один принципиальный вопрос, который, по мнению В.Ю. Бузанова, следовало бы обсудить, - это вопрос о надлежащих субъектах. Кто может иметь статус преждепользователя? Разве только тот, кто сам изобрёл и успел наладить производство до начала патентования? В этом случае ограничивается потенциальный круг преждепользователей исключительно физическими лицами, что, выглядит абсурдно. К тому же число таких субъектов, совмещающих талант изобретателя и предпринимателя, было бы крайне незначительным.

В.Ю. Бузановым предлагается следующий подход: считать преждепользователями любых лиц (обладающих гражданской правоспособностью), которые, не нарушая ничьих прав, приступили к производству впоследствии запатентованного продукта. Это может быть работодатель изобретателя (и другое лицо), добросовестно получившее информацию о технологии производства. Если исходить из того, что цель института преждепользования - защита добросовестных инвесторов вложившихся в производство нового продукта, такой подход кажется единственно верным.

В дополнение В.Ю. Бузанов предложил формулу о количественных критериях. В свое время представителями Роспатента (в том числе В.Ю. Джермакян) была высказана интересная точка зрения, суть которой заключалась в следующем: если на дату приоритета предприятие преждепользователя производило 10 единиц продукта в год, а его проектная мощность рассчитана на 100 - надо ли разрешать ему делать 100 или только 10?

Наш ответ: надо. Иной подход неизбежно приведет к "экономическому разрушению" предприятия. Значит, надо исходить не из фактически достигнутых объёмов производства (на дату приоритета), а из тех объёмов, которые заложены в проектной документации.

Л.Н. Линник в своем докладе подчеркнул, что обсуждение не внесло ясности в вопросе о соотношении права преждепользования и послепользования. Однако, по его мнению, необходимо подчеркнуть, что право послепользования возникает только в период временного прекращения действия патента. Он также отметил, что институт "прав послепользования" еще менее конкретизирован в нормативно-правовых актах. Но по мнению многих специалистов имеется большое сущностное сходство между преждепользованием и послепользованием

Относительно вопроса о конфиденциальности Л.Н. Линник обратил внимание членов Научно-консультативного совета на проблемы, связанные с преждепользованием изделий двойного назначения; а именно - изделий секретных предприятий оборонного комплекса, продукция, которого занимает значимую часть в экономике России и в объемах зарубежного экспорта.

Отмечая информацию, размещенную в сети Интернет, в отношении экономических санкций против России в форме патентно-правовых войн Л.Н. Линник выражает озабоченность возможной ситуацией блокирования объемов преждепользования, особенно оборонного комплекса, который не заботится о правовой охране своей продукции. В связи с этим, по его мнению, стоит рассматривать как актуальные вопросы установления объема преждепользования как мирной части продукции двойного назначения, так и военной части, секретность которой вряд ли будет эффективным средством защиты при предъявлении патентных претензий иностранными владельцами российских патентов.

Выступающий также высказал мнение о чрезвычайной полезности практики, в соответствии с которой специалисты Суда по интеллектуальным правам при принятии решений высказывают мнение членам консультативного совета. Однако он заметил, что не менее полезным было бы узнать мнение и правообладателей, создателей объектов интеллектуальных прав, потребителей, преждепользователей и других участников сложных процессов создания, защиты и практического использования результатов интеллектуальной деятельности. В связи с этим Л.Н. Линник целесообразным считает сформировать группу из наиболее активных представителей указанных лиц и рассматриваемые вопросы направлять также им для учета важного мнения и этой категории специалистов-практиков.

О.А. Городов в своем письменном отзыве пришел к следующему выводу: при оценке содержания объема использования тождественного охраняемому решения следует руководствоваться понятием использования как в техническом, так и в хозяйственном смыслах, поскольку обе из указанных форм реализации тесно взаимосвязаны. Объем использования в зависимости от фактических обстоятельств и характера спорного правоотношения надлежит оценивать или по количественным, или по качественным (сущностным) параметрам. Постановка вопроса об оценке объема использования во всех случаях только по одному из параметров некорректна. При этом О.А. Городов указал, что термин использования изобретения, полезной модели или промышленного образца имеет двоякий смысл или, говоря другими словами, использование указанных объектов допускает две формы реализации. Использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в первом значении можно условно назвать техническим или качественным, а во втором значении - хозяйственным или количественным. О.А. Городов также указал, что использование в техническом смысле всегда должно предшествовать использованию в хозяйственном смысле, а сущность технического использования законодатель раскрывает в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Сущность хозяйственного использования раскрыта в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в котором определен перечень действий, которые по прямому указанию законодателя считаются действиями по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца.

А.П. Сергеев выразил следующее мнение в письменном отзыве: из смысла статьи 1361 ГК РФ следует, что преждепользователю устанавливаются не только количественные, но и качественные ограничения по разрешенному использованию запатентованной разработки. Это означает, что он не может расширять свое производство, в основе которого лежит запатентованная разработка, не только в смысле наращивания объема производимой продукции, но и в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции или расширения видов иного возможного использования запатентованной разработки. При этом, по его мнению, нет никаких препятствий в указании на количественные и качественные пределы использования при решении преждепользователем запатентованной разработки.

А.П. Сергеев также указал, что представляется совершенно надуманным предложение понимать ограничение расширения объема использования как запрет преждепользователю на предоставление по лицензионным договорам третьим лицам права использования тождественного решения. Данный запрет прямо следует из п. 2 ст. 1365 ГК РФ, в связи с чем не имеет никакого смысла дублирование этого же правила в п. 1 ст. 1361 ГК РФ.

Е.А. Павлова в своем письменном отзыве отметила, что преждепользование - это вид ограничения исключительного права, его содержание не может толковаться расширительно. Также она указала, что критерий объема использования тождественного патенту решения может быть истолкован и в количественном, и в качественном смысле. В статье 1361 ГК РФ упоминается об использовании решения, тождественного запатентованному, поэтому содержание такого использования следует определять по ст. 1358 ГК РФ. Перечень способов использования, содержащийся в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, свидетельствует о том, что под использованием изобретения, полезной модели и промышленного образца понимается как изготовление продукта или изделия при помощи или с использованием изобретения, модели или образца, так и введение такого продукта или изделия в экономический оборот. Очевидно, что под использованием без расширения объема такого использования прежде всего подразумевается использование в количественном аспекте: то же количество производимой продукции, тот же ассортимент, та же территория реализации. При этом могут возникнуть и вопросы, связанные с внесением в разработанное преждепользователем техническое решение каких-либо усовершенствований и применением этого решения для каких-то новых целей, в результате чего продукция будет выпускаться в том же количестве или ассортименте, но уже иного качества. Такого рода действия также могут быть истолкованы как расширение объема использования. Они не должны рассматриваться как допускаемые в рамках преждепользования. По существу, если подобные действия приводят к созданию нового результата, основанного на запатентованном другим лицом изобретении, полезной модели или промышленном образце, разработчик должен оформить свои права на такой результат в установленном порядке и заключить лицензионный договор с обладателем патента, на котором основана его разработка. Преждепользование в такой ситуации будет выглядеть как обход данного правила.

В.В. Пирогова отметила в своем письменном отзыве, что предпочтительно расширительное толкование исследуемого понятия: поскольку преждепользователь правомочен использовать изобретение для потребностей собственного предприятия (бизнеса), в том числе на чужих производственных площадях. Это правомочие может отчуждаться лишь вместе с предприятием.

Л.Л. Кирий в отношении первого вопроса, поставленного в справке в своем письменном отзыве, отметила, что при определении содержания понятия "объем использования тождественного решения" необходимо исходить из того, что право преждепользования обеспечивает защиту интересов третьих лиц на результаты "параллельного" творчества, ограничивая исключительное право правообладателя изобретения, полезной модели или промышленного образца. При этом, на ее взгляд, право преждепользования должно охватывать те действия, которые может запретить или разрешить третьим лицам правообладатель. Правообладатель позволяет третьим лицам осуществлять такие действия на основе лицензионного договора в пределах, установленных лицензионным договором. В лицензионном договоре стороны оговаривают объем предоставляемого права на использование, который характеризуется следующими положениями.

1. Перечнем действий, на совершение которых лицензиатом дает разрешение лицензиар (из числа действий, на совершение которых требуется разрешение правообладателя). Исходя из смысла п. 2 ст. 1358 ГК РФ, это, в частности, - ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, а также продажа и(или) иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретения; полезной модели либо изделия, в котором использован промышленный образец.

2. Временными и территориальными границами совершения таких действий.

3. Количественными и(или) качественными пределами осуществления этих действий, например: максимальный объем выпуска товаров, осуществление деятельности только на рынке определенных товаров, организация производства только на заранее оговоренных производственных площадях.

Позиция Л.Л. Кирий в целом совпадает с ранее высказанными мнениями в отношении того, что объем использования является как количественной, так и качественной категорией. Также она указала, что объем использования может характеризоваться как действиями преждепользователя в отношении продукта, способа или изделия, так и границами и пределами совершения этих действий.

При этом было отмечено, что объем использования технического решения для определения пределов права преждепользования должен определяться на дату приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца. Было указано, что представляется необоснованным исходить из потенциальной возможности преждепользователя закупить оборудование дополнительно к тому, которое закуплено до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца. Вместе с тем, если договор на поставку такого оборудования заключен, представляется целесообразным включить его в состав оборудования, выпуск продукции на котором охватывается правом преждепользования.

В отзыве Кирий Л.Л. отмечено, что если преждепользователем превышен объем использования, достигнутый на дату приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, - патентообладатель имеет право запретить такое использование сверх достигнутого объема или разрешить на основе лицензионного договора.

В отношении предположения о возможности ограничения расширения объема использования путем запрета преждепользователю предоставлять лицензии третьим лицам отмечено, что преждепользование не основано на законе, так как нельзя ограничить то право, которым субъект не наделен. Преждепользователь не имеет права на предоставление лицензий, т.к. оно относится к правомочиям правообладателя по распоряжению исключительным правом, но не по использованию самого объекта исключительного права - изобретения, полезной модели, промышленного образца. Правомочие преждепользователя распространяется только на использование решения, тождественного самому объекту, но не на распоряжение правом.

В.А. Хохлов по первому вопросу справки представил отличную от других позицию. В своем письменном отзыве он отразил сложно структурный вывод, обобщая который, можно говорить о следующем. По смыслу нормы п. 1 ст. 1361 ГК РФ речь идет о том, что у преждепользователя в рассматриваемой ситуации сохраняются ранее имевшиеся именно экономические возможности. Поэтому вернее исходить из того, что значимы не столько количественные или качественные показатели, сколько возможности получения экономического эффекта в связи с установлением особого правового режима. Говорить о количественном или о качественном критериях можно, но лишь с точки зрения их связи с собственными достижениями преждепользователя. Чаще всего используется традиционный критерий - количества единиц ранее производимой продукции, что по мнению В.А. Хохлова вполне обоснованно. Но в определенных случаях могут привлекаться иные показатели и обстоятельства (технологические, юридические, экономические). Привлекать для этого показатели стоимостного измерения можно, но стоит быть последовательным в таком применении. Оценка объема использования не должна зависеть от действий (бездействия) других лиц (включая патентообладателя, партнеров и пр.). В.А. Хохлов считает, что в данном случае логичнее исходить из того, что законодатель осмысленно не сделал специальных указаний и ограничений. Это позволяет считать, что все способы использования, названные в ст. 1358 ГК РФ, доступны для преждепользователя (только, если они фактически применялись или доказано наличие приготовлений). Но во избежание развития параллельной патентам системы желательно исходить из того, что суммарный экономический эффект не должен превышать общего лимита. Удачнее всего- право преждепользования, по его мнению, оценивать как особую преференцию на сохранение прежних экономических возможностей.

Л.А. Трахтенгерц в своем выступлении озвучила следующие мысли при обсуждении вопросов, связанных с институтом преждепользования.

Во-первых, на ее взгляд, задача преждепользования - стимулировать техническое творчество. Она отмечает, что параллельное творчество в патентно-правовых отношениях - это должная и нормальная практика, что по своей сути противно авторскому праву. Л.А. Трахгенгерц указала, что законодатель четко выстроил, что именно порочит новизну изобретения, что не требует дополнительного обсуждения.

Л.А. Трахтенгерц считает, что данный обсуждаемый институт применим непосредственно "только к автору изобретения", который "сам создал изобретение, но не пошел в патентное ведомство, не подал заявку, а начал готовиться к выпуску продукции".

Во-вторых, она подчеркнула сущность предоставляемых возможностей по праву преждепользования. По ее мнению, это экономическое или хозяйственное право, дающее возможность определенной хозяйственной деятельности в очень ограниченном объеме.

В качестве третьего аспекта она подчеркнула, что права автора в обороте не участвуют - это не патентные права, и автор может передать их лишь вместе с предприятием.

По ее мнению, очень сложная категория - это объем использования. Возможна ситуация, когда это использование будет порочить новизну изобретения, новизну патента; а в случае, если преждепользователь вышел за лимиты объема использования до даты приоритета, то "он уже не преждепользователь, а просто - пользователь, который препятствует защите этого изобретения". Л.А. Трахгенгерц, видится сложность в том, что, с одной стороны, мы должны признать, что сделаны приготовления; но объективно это могут быть только такие "приготовления, которые не относятся к источникам порочащим новизну изобретения", даже если все его действия происходят до даты приоритета.

В отношении территориального действия института преждепользования Л.А. Трахтенгерц отмечает, что преждепользование распространяется на выпуск в России. По ее мнению вопросы, которые представлены в справке очень хорошо отражены и проанализированны в отзывах О.А. Городова и А.П. Сергеева, с позициями которых, она в полной мере согласна. В конце своего выступления Л.А. Трахтенгерц еще раз подчеркнула, что преждепользование, послепользование - это разные институты, поскольку один из которых относится к патентообладателю, а второй - просто автору, не защитивших свои права.

В.В. Старженецкий отметил, что проблемы, отраженные в справке, - очень сложные и актуальные и существует много вариантов их решения. Выступающий также подчеркнул важность определения целей и задач данного института: от чего зависит толкование критериев объема преждепользования - их количественного или качественного аспекта. Ему представляется, что цель данного института преждепользования - "установить баланс между двумя добросовестными лицами". В таком случае необходимо, с одной стороны, сохранить стабильность патента, а с другой - "защитить разумные ожидания и инвестиции того лица, которое изобрело тождественное решение". При этом, по его мнению, необходимо предоставлять "ограниченную защиту тому, кто изобрел и использовал объект позднее", а в приоритете должен быть патентообладатель. Вышеуказанное, как видится В.В. Старженецкому, образует те постулаты, которыми стоит руководствоваться в дальнейшем.

В отношении приготовления есть мнение, что критерий такого приготовления должен быть достаточно высоким - "не просто намерение использовать и какая-то умозрительная деятельность - это должно быть что-то существенное и эффективное. При таком приготовлении преждепользователь должен непосредственно приступить к определенной имплементации. В то же время В.В. Старженецкий отметил сложность формулирования какой-то общей формулы, которая, по его мнению, зависит от объекта преждепользования, так как, к примеру, в фармацевтике - это один вид приготовления, в машиностроении - совершенно другой. Однако, по его мнению, формулируя какой-либо общий критерий, в любом случае стоит говорить об эффективном, серьезном и существенном приготовлении.

В дополнение к поставленным вопросам он также отметил международно-правовой аспект в отношении преждепользования в рамках трансграничных отношений, что безусловно важно для случая ввоза на территорию Российской Федерации продукции. По его мнении, в данном случае преждепользование стоит трактовать в узкотерриториальном национальном смысле, а именно - преждепользование объекта права интеллектуальной собственности конкретно на территории Российской Федерации, а не в глобальном мировом масштабе.

В.О. Калятин, говоря о преждепользовании, предлагает исходить из того, что закон дает нам две подсказки при подходе к решению вопросов, связанных с преждепользованием. Первая - это само назначение права преждепользования, цели его введения. Главное его назначение - обеспечение экономического оборота бизнес-компании с тем, чтобы не возникало чрезмерных рисков при внедрении новых технологий, что кто-то раньше подаст заявку. И вторая - это указание в законе на слово "приготовление". Такого рода указание говорит о том, что, с одной стороны, мы не должны для лица, которое хочет воспользоваться правом приготовления, устанавливать такие критерии, которые навредят его бизнесу, а, с другой стороны означает, что у нас нет еще достаточно четкого описания производимого продукта.

Отвечая на вопрос о критериях качества и количества, как отмечает В.О. Калятин, качественный критерий необходим только в той части, которая определяет, что будет производить изготовитель, какой характер использования он будет осуществлять (продажу или производство продукции). Однако нельзя это понимать так, как предлагается на странице 5 справки, то есть как производство только в том виде, в котором право было изначально использовано, потому что это означает, что такое производство станет практически невозможным уже по истечении короткого периода времени, так как любое оборудование, любая техника, любая продукция подлежит изменению.

Ведущим должен быть количественный критерий, потому что только он позволяет устанавливать пределы для лица, которое пользуется правом преждепользования. В противном случае, если правообладатель не равен патентообладателю, то очень близок к нему. Если он может производить изделие без ограничения количества, то зачем ему переживать, что он не получил свой патент своевременно?

Говоря о характере приготовлений, В.О. Калятин предложил исходить из того, что основания для признания приготовлений как соответствующих имеются, поскольку процесс запущен несмотря на то что многие этапы еще не пройдены. Был предложен в качестве рабочего следующий вариант: конкретные и существенные действия, определяющие объем последующего использования. В этом случае мы не говорим о том, что сделано все, что нужно; но мы говорим, что объем того, что должно быть сделано, уже предопределен.

Закон не указывает, что право преждепользования принадлежит именно автору. Это может быть любое лицо будь то работодатель, или же правопреемник автора. Но не обязательно человек, который параллельно создал эту разработку.

Т.В. Васильева предложила к обсуждению вопрос о необходимости урегулирования пробела в вопросах объема прав преждепользования, прибегая к зарубежному законодательству. Т.В. Васильева привела в пример законодательство Франции, где ограничения объема не установлено, а установлена норма, в соответствии с которой если другое лицо использовало аналогичное изобретение, то оно его и продолжает использовать даже несмотря на то что есть патент на данное изобретение у другого лица. Т.В. Васильева предложила определять объем формулой. А именно: если в каком-то способе не использован каждый существенный признак формулы, но доказан факт совершения всех необходимых приготовлений, то до даты приоритета в этом объеме формулы лицо, которое заявляет о своих правах преждепользования, вправе в дальнейшем использовать этот способ.

Л.А. Новоселова выделила три подхода к тому, что закон имеет в виду под объемом использования:

- объем формулы;

- выпуска собственно того изделия, в котором закреплен технический результат;

- комбинированный вариант с какими-то еще, но связанными со способами использования.

Е.Н. Васильева в своем выступлении настоятельно рекомендовала избегать смешения объема формулы и объема использования. Е.Н. Васильева отметила, что объем использования - категория экономическая. И здесь речь идет прежде всего о поиске баланса между интересами двух добросовестных производителей товара или лиц, приготовившихся к использованию, поэтому если мы посмотрим на процесс внедрения научно-технического результата, то он распадается на ряд этапов. Один из этапов - это производство пробных экземпляров. Конечным же этапом является результат - производство в промышленных объемах. Этот промышленный объем, прежде всего, - количественный показатель. На него необходимо ориентироваться. Когда речь идет о приготовлении, также надо учитывать экономические параметры, экономическую составляющую, как учитывает ее в настоящее время и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Е.Н. Васильева указала на то, что требуемое приготовление - необходимое и достаточное, однако это понимание вступает в противоречие с теми экономическими затратами, которые преждепользователь произвел и будет производить в рамках инвестиционного проекта или какого-либо бизнес-плана. Данные документы необходимо принимать во внимание, чтобы определить количественные параметры.

Отмечает Васильева Е.Н. и сложность в норме, определяющей право преждепользования, в которой говорится "неизвестно о ком: о лице, которое использует". Как рассматривать такие ситуации? Ответ, к сожалению, пока не известен. Е.Н. Васильева порекомендовала рассмотреть вопрос о внесении изменений с эту норму права.

Л.А. Новоселова обратила внимание на то, что часто, говоря о праве преждепользования, участники оборота желают выразить самостоятельное требование о признании права преждепользования. Мы признаем и защищаем его часто в качестве права, которое выдвигается при возражении; в том случае, когда патентообладатель обнаруживает, с его точки зрения, факт нарушения, а ему противопоставляется ссылка на то, что лицо имеет право на преждепользование.

Возникает вопрос, можно ли заявить самостоятельное требование о признании права преждепользования, и если можно, то что это будет за требование?

А.М. Козина говорит о том, что поскольку право преждепользование не есть исключительное или какое-либо самостоятельное по природе право, представляется, что речь может идти только об установлении факта. И, соответственно, лицо, которое является преждепользователем, едва ли может обратиться в суд с требованием установить преждепользование на определенный размер продукции. Факт можно установить, а как самостоятельное право, несущее самостоятельное значение, - нет. В этой связи предлагается уточнить, какие договоры преждепользователь вправе заключить. Если он не имеет охраняемого объекта интеллектуальных прав, то, передавая право на использование объекта интеллектуальной собственности, он не имеет право на заключение договора, только если это изобретение охраняется как секрет производства (это достаточно узкая категория).

Л.Л. Кирий задалась вопросом, что из себя представляет исключительное право правообладателя. Ею было предложено исходить из того, что правообладатель может сам использовать объект и разрешать или запрещать использование третьим лицам. На основе лицензионного договора правообладатель разрешает третьим лицам осуществлять определенные действия. Также было предложено привязывать объем использования к тем действиям, которые в законе обозначены как действия, которые и сам правообладатель может совершать и разрешать по лицензионному договору третьему лицу. Эти действия перечислены в п. 2 ст. 1358 ГК РФ. И в лицензионном договоре, помимо действий, указываются еще те границы (временные и территориальные), в пределах которых эти действия могут осуществляться этим лицом, а также их пределы. Отмечено, что объем использования не связан с возможностью преждепользователем предоставлять право по какому-то лицензионному договору выпускать продукцию, которую он уже выпускал, потому что здесь мы используем право пользования и право распоряжения. Поэтому право преждепользования может ограничиваться только теми действиями, которые преждепользователь успел осуществить и сумел доказать их осуществление до даты приоритета изобретения или там промышленной модели, промышленного образца, охраняемых патентом. Более того, поскольку у правообладателя есть право предоставлять лицензию, то представляется, что в случае если преждепользователь будет выходить за объемы, - в дальнейшем он может получить по лицензионному договору право на расширение этого объема. Поэтому не нужно понимать право преждепользования расширительно.

Л.Л. Кирий указала, что большое значение придается проведению научных исследований. Представляется, что проведение научных исследований является самостоятельным ограничением исключительного права, регулируется другой статьей и, более того, не привязано к автору тождественного решения, то есть к параллельному изобретателю. Вообще, научное исследование не может быть ограничено. Более того, проведение научных исследований - это не приготовление к выпуску продукции. Это самый первый этап, который может в дальнейшем привести к осуществлению действий по приготовлению к производству или даже ввозу товара. Научное исследование как самостоятельное действие, которое может в дальнейшем рассматриваться в качестве ориентира для определения объема использования, не применимо.

Зенин И.А. высказал мнение о том, что весь смысл права преждепользования рассчитан на то, что потенциальный преждепользователь не знал о патенте другого лица на данное изобретение. Преждепользователь сделал уже все, был готов подать заявку на патент, но выяснилось, что патент уже есть у другого лица. Объем прав правообладателя можно определить только той формулой, которая есть в патенте. Из подготовительных действий должно вытекать, что в итоге изобретатель выходит на такие именно действия и на такую формулу, которая предусматривается патентообладателем. Поэтому целесообразно принять за качественный критерий. И.А. Зенин уточнил, что говоря о формулировке, "без расширения объема" надо исходить, из того что преждепользователь не может выходить за эти пределы, а сколько количественно выпускать - зависит от вида продукции. Критерий определения объема - это определяется формулой, закрепленной в выданном патенте.

И.А. Зенин отметил, что формулы изобретения определяют только факт применения изобретения. Есть правила определения, известные всем, а определение объема использования - это чисто экономическая категория. И по формуле изобретения никак нельзя определить объем использования. Формула определяет факт применения, и все.

Л.А. Новоселова предложила исходить из того, что если выпуск был и производство было, то вопрос определения объема переходит в фактическую плоскость. Самое важное в этой статье - объем приготовлений, то есть какого рода в данном случае приготовления будут приниматься в расчет.

В.А. Химичев в своем выступлении затронул вопрос о том, в каком порядке рассматривать такие споры. Очень важно, какие обстоятельства должны быть установлены. То есть начиная устанавливать обстоятельства, касающиеся создания параллельного изобретения правообладателем, добросовестности создания, а также касающиеся темы объема использования, эти вопросы всегда будут пересекаться с правом правообладателя и обязательно затронут его права, и возникнет спор о праве. Поэтому это - дела искового производства.

Николя Руйе отметил, что в Швейцарии существуют аналогичные положения в законе о патентах, который существует уже 43 года, и указал, что таких случаев, связанных с применением данных положений, было опубликовано около десяти. В законе о патентах закреплено положение, в соответствии с которым преждепользователь может использовать изобретение согласно нуждам своего предприятия и в этих нормах не обсуждается объем. В отличие от законов о товарных знаках и о моделях не предусмотрен запрет расширять объем использования, который существовал до даты приобретения патента. Несмотря на то что в законе нет ограничений (кроме потребностей предприятия) доктрина единогласно признает, что расширение использования, существовавшего до даты приобретения недопустимо. Речь не идет об обороте и количестве товаров, - речь идет о типе использования, если использование изобретения было до даты приобретения только внутри фирмы, внутри предприятия, чтобы, например, ускорить производительные процессы. В таком случае будет невозможно начинать продавать и выходить на рынок с таким изобретением.

Если же до даты приобретения это изобретение было использовано в продажах, тогда нет ограничения, - значит, можно будет увеличить оборот без ограничения. В случае если производство было начато или сделаны инвестиции для начала производства, - тогда будет возможно начинать продажи после даты приоритета. Это значит, что ограничения связаны только с типом использования, а не с количеством продаж.

С.Ю. Матвеев в своем выступлении предложил не включать научно-исследовательскую деятельность в полном объеме в категорию приготовления. Большая часть научных исследований выполняется параллельно, много результатов обсуждается и представляется на конференциях, в открытых источниках. Все это связано с системой публикаций и открытого распространения научной информации. Такое предложение, актуально, ведь сейчас научно-исследовательская деятельность формально разделена на 4 вида, 4 способа: фундаментальные, прикладные исследования, поисковые и экспериментальные разработки. Поэтому, на наш взгляд, из всей группы научных исследований, под приготовлением, можно понимать только экспериментальные разработки.

Н.Л. Сенников отметил, что применять конкретные формулы к каждому спорному случаю нежелательно, так как возможны упущения. К тому же вопросы, связанные с творческой деятельностью, в конечном итоге решает автор.

С.П. Рогожин выразил согласие с указанием Роспатента на то, что преждепользование - это ограничение права правообладателя. Конечно, нельзя так разделять количественный и качественный критерии, надо говорить как раз о праве использования этого решения. Есть решение - это конкретный ответ на конкретную задачу.

Л.А. Новоселова в завершении дискуссии высказала мнение о том, что главное для нас - это понять те критерии определения объема, которые в данном случае должны использоваться. Если мы понимаем суть предложения законодателя, то конкретное решение можно найти. Выяснить эти основные моменты - не менее важно, чем получить конкретный ответ, как и каким образом рассчитывать те или иные объемы продукции.

Л.А. Новоселова поблагодарила всех участников заседания за интересные позиции, которые были высказаны, за дискуссию, за участие и предложила встретиться на очередном заседании Научно-консультативного совета.