Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 сентября 2015 г. N С01-763/2015 по делу N А40-54748/2014 Суд отменил принятые ранее судебные решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку выводы судов первой и апелляционной инстанций не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 сентября 2015 г. N С01-763/2015 по делу N А40-54748/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 9 сентября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 сентября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Евро Декор и К" (3-я Парковая ул., д. 55, Москва, 105425, ОГРН 1027739129065) на решение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2015 по делу N А40-54748/2014 (судья Козленкова О.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2015 по тому же делу (судьи Расторгуев Е.Б., Валиев В.Р., Садикова Д.Н.) по иску Савко Вадима Геннадиевича (Москва) к обществу с ограниченной ответственностью "Евро Декор и К" о защите прав на полезную модель по патенту Российской Федерации N 133839, третьи лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общество с ограниченной ответственностью "Печатный двор" (ул. Жилина, д. 52А, оф. 206, Самарская обл., г. Тольятти, 445021, ОГРН 1123702028559), общество с ограниченной ответственностью "Новый проект" (ул. Тополиная, д. 35, оф. 200, г. Тольятти, 445030, ОГРН 1123702005668).

В судебном заседании приняла участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Евро Декор и К" Калядина Л.В. (по доверенности от 05.03.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Савко Вадим Геннадиевич обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Евро Декор и К" (далее - общество "Евро Декор и К"), обществу с ограниченной ответственностью "Прогресс" (далее - общество "Прогресс), индивидуальному предпринимателю Амелину Андрею Николаевичу, обществу с ограниченной ответственностью "ОПТСНАБ" (далее - общество "ОПТСНАБ"), обществу с ограниченной ответственностью "РЕГИОНПРОЕКТ" (далее - общество "РЕГИОНПРОЕКТ"), обществу с ограниченной ответственностью "МногоОбоев" (далее - общество "МногоОбоев"), обществу с ограниченной ответственностью "Печатный Двор" (далее - общество "Печатный Двор"), обществу с ограниченной ответственностью "НОРД" (далее - общество "НОРД"), индивидуальному предпринимателю Чипак Ольге Алексеевне о защите прав на полезную модель по патенту Российской Федерации N 133839.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2014 судом принят отказ от исковых требований, заявленных в отношении индивидуального предпринимателя Чипак О.А.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.09.2014 требования Савко В.Г. к обществу "Прогресс", обществу "ОПТСНАБ", обществу "РЕГИОНПРОЕКТ", обществу "МногоОбоев", обществу "Печатный Двор", обществу "НОРД", индивидуальному предпринимателю Амелину А.Н. выделены в отдельные производства и переданы по подсудности.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), общество "Новый проект", общество "Печатный двор".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2015, суд обязал общество "Евро Декор и К" прекратить нарушение исключительных прав на полезную модель "ВЛАГОСТОЙКИЕ ОБОИ (ВАРИАНТЫ)" по патенту Российской Федерации N 133839 путем запрета предложений о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этой цели продукта (обоев), в котором использованы все признаки формулы полезной модели "ВЛАГОСТОЙКИЕ ОБОИ (ВАРИАНТЫ) по патенту Российской Федерации N 133839; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В кассационной жалобе на указанные судебные акты, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Евро Декор и К" просит об их отмене и принятии нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований, считая, что выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам; судами неправильно применены нормы материального и процессуального права.

В обоснование доводов своей кассационной жалобы общество "Евро Декор и К" ссылается на неподведомственность настоящего спора арбитражному суду.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает на то, что факт нарушения прав Савко В.Г. на полезную модель не подтвержден надлежащими, достоверными и допустимыми доказательствами.

Также общество "Евро Декор и К" обращает внимание на процессуальные нарушения при назначении судебной экспертизы по делу.

До судебного заседания суда кассационной инстанции от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы общества "Евро Декор и К" в отсутствие его представителя.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "Евро Декор и К" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержала, просила принятые по делу судебные акты отменить.

Савко В.Г., Роспатент, общество "Новый проект", общество "Печатный двор" в судебное заседание явку своих представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии судебных актов, а также соответствие выводов, содержащихся в решении и постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы по следующим основаниям.

Судами при рассмотрении настоящего дела установлено, а материалами дела подтверждается, что Савко В.Г. принадлежат исключительные права на полезную модель на основании патента N 133839 "ВЛАГОСТОЙКИЕ ОБОИ (ВАРИАНТЫ)" по заявке от 21.02.2013 N 2013107675/05.

Полезная модель по патенту N 133839 охарактеризована следующей формулой:

"1. Влагостойкие обои, выполненные в виде подложки из натуральных волокон, на которой выполнен рисунок, и покрытой слоем, содержащим полимер, отличающиеся тем, что качестве полимерного покрытия на подложке зафиксирована отдельно выполненная полимерная пленка, при этом отношение толщины защитной пленки к толщине подложки равно 0,10-0,25.

2. Обои по п. 1, отличающиеся тем, что в качестве полимерной пленки на подложке зафиксирована пленка из полиэтилена.

3. Обои по п. 1, отличающиеся тем, что в качестве полимерной пленки на подложке зафиксирована пленка из полипропилена.

4. Влагостойкие обои, выполненные в виде подложки на основе синтетических материалов, на которой выполнен рисунок, и покрытой слоем, содержащим полимер, отличающиеся тем, что в качестве полимерного покрытия на подложке зафиксирована отдельно выполненная полимерная пленка, толщина которой не превышает 110 мкм, при этом отношение толщины защитной пленки к толщине подложки равно 0,6-0,9.

#6. Обои по пп. 1 и 5, отличающиеся тем, что в качестве защитной пленки на подложке зафиксирована пленка из полиэтилена.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

7. Обои по пп. 1 и 5, отличающиеся тем, что в качестве защитной пленки на подложке зафиксирована пленка из полипропилена.

8. Обои по пп. 1 и 5, отличающиеся тем, что в качестве защитной пленки на подложке зафиксирована пленка из поливинилхлорида.

9. Обои по пп. 1 и 5, отличающиеся тем, что подложка выполнена из поливинилхлоридной пленки или стекловолокна".

Ссылаясь на то, что 24.03.2014 в фирменном магазине общества "Евро Декор и К" закуплены фотообои "Фотопанно Interio-Nova" Бруклинский мост, в которых использованы признаки полезной модели, приведенные в независимых пунктах содержащейся в патенте N 133839 формулы полезной модели, Савко В.Г. обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Использованием изобретения считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

При разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в приобретенных у ответчика обоях каждого признака полезной модели, приведенного в независимых пунктах в содержащейся в патенте N 133839 формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Принимая решение о частичном удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции признал доказанным факт нарушения обществом "Евро Декор и К" исключительных прав Савко В.Г. на полезную модель, указав, что данные обстоятельства подтверждаются спорными фотообоями в тубусе, являющимися вещественным доказательством по настоящему делу, копиями товарной накладной от 24.03.2014 N 54261 и чека от 24.03.2014 на сумму 3 900 руб.

Суд также принял во внимание результаты проведенной по делу судебной экспертизы: в соответствии с заключением эксперта Захаревского А.И. фотообои "Фотопанно Interio-Nova" Бруклинский мост содержат признаки полезной модели, приведенные в независимых пунктах формулы полезной модели патента на полезную модель N 133839 "Влагостойкие обои (варианты)"; в фотообоях "Фотопанно Interio-Nova" Бруклинский мост использованы все конструктивные и структурно-геометрические признаки, которые описаны в первом пункте формулы полезной модели патента на полезную модель N 133839 "Влагостойкие обои (варианты)".

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился, оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции не установил.

Между тем суд кассационной инстанции полагает, что вывод судов о доказанности факта нарушения исключительных прав Савко В.Г. на полезную модель обществом "Евро Декор и К" не соответствует установленным в решении и постановлении фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из предмета и оснований настоящего иска, Савко В.Г. должен доказать факт принадлежности ему исключительного права на объект интеллектуальной собственности и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик доказать, что его действия не нарушили прав правообладателя объекта интеллектуальной собственности.

В силу части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном названным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В силу положений статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

О приобщении вещественных доказательств к делу арбитражный суд выносит определение.

Согласно части 1 статьи 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации специалистов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, консультации, представленные в письменной форме.

В нарушение приведенных положений закона суд первой инстанции, констатируя, что нарушение исключительных прав на полезную модель подтверждается вещественным доказательством - фотообоями, в установленном законом порядке определение о приобщении вещественных доказательств к делу не вынес, образец спорных фотообоев в материалы дела не приобщил. Протоколы судебных заседаний также не содержат ссылок на непосредственное исследование судом спорных фотообоев "Фотопанно Interio-Nova" Бруклинский мост.

Кроме того, из материалов дела не представляется возможным установить, какие именно фотообои "Фотопанно Interio-Nova" Бруклинский мост в тубусе направлены эксперту для исследования в рамках проведенной по делу экспертизы.

Также не представляется возможным определить место нахождения фотообоев "Фотопанно Interio-Nova" Бруклинский мост в тубусе. В суд кассационной инстанции фотообои не поступали.

В силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Между тем в отсутствие в материалах дела образца спорных фотообоев выводы судов о доказанности факта нарушения исключительных прав на полезную модель не соответствуют материалам дела.

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции также лишен возможности исполнить предусмотренную законом обязанность по проверке соответствия выводов арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При рассмотрении настоящего спора суды обоснованно исходили из того, что в предмет доказывания по делу входит установление обстоятельств использования в приобретенных у ответчика обоях каждого признака полезной модели, приведенного в независимых пунктах в содержащейся в патенте N 133839 формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 АПК РФ заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами.

Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из требований частей 1 и 2 статьи 71 Кодекса.

В соответствии с частью 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:

1) время и место проведения судебной экспертизы;

2) основания для проведения судебной экспертизы;

3) сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено проведение судебной экспертизы;

4) записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

5) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;

6) объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для проведения судебной экспертизы;

7) содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;

8) оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование;

9) иные сведения в соответствии с федеральным законом.

В заключении эксперта N 14-400, составленном по результатам проведенной в рамках настоящего дела экспертизы, экспертом сделаны выводы о том, что подлежащие исследованию фотообои "Фотопанно Interio-Nova" Бруклинский мост содержат признаки полезной модели, приведенные в независимых пунктах формулы полезной модели патента на полезную модель N 133839 "Влагостойкие обои (варианты)"; в подлежащих исследованию фотообоях "Фотопанно Interio-Nova" Бруклинский мост использованы все конструктивные и структурно-геометрические признаки, которые описаны в первом пункте формулы полезной модели патента на полезную модель N 133839 "Влагостойкие обои (варианты)".

Таким образом, по результатам проведенного исследования в подлежащих исследованию фотообоях экспертом не был установлен каждый конкретный признак полезной модели по патенту N 133839 "Влагостойкие обои (варианты)", который использован был ответчиком.

Указанное заключение содержит результаты измерений толщины полимерного покрытия (пленки) и толщины положки (основы), в качестве методов проведенного исследования указаны: визуальное и микроскопическое исследование, измерение, сопоставление признаков представленного изделия и признаков полезной модели, с применением следующих приборов и оборудования: фотоаппарата Canon Digital IXUS50, линейки металлической калиброванной, масштабной-криминалистической, рулетки измерительной, лупы с подсветкой Manifier Lamp 8092, толщинометра PHYNIX Pocket-Surfix, канцелярского ножа, пинцета, иглы.

Между тем приводя данные об измерении толщины полимерного покрытия (пленки) и толщины положки (основы), эксперт не указал при этом сведения об имеющихся поверках данных приборов, а также допустимых погрешностях измерений.

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции признает обоснованным довод кассационной жалобы о том, что заключение эксперта N 14-400 не отвечает признаку допустимости и не может быть признано надлежащим доказательством, подтверждающим факт нарушения исключительных прав Савко В.Г. на полезную модель обществом "Евро Декор и К".

Ввиду несоответствия выводов суда, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильного применения норм процессуального права, которое могло привести к неправильному решению, обжалуемые судебные подлежат отмене.

В связи с тем, что указанные нарушения подлежат устранению только при новом рассмотрении дела в суде первой инстанции, в порядке пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть вышеизложенное, устранить допущенные нарушения, дать надлежащую правовую оценку доводу общества "Евро Декор и К" о неподведомственности настоящего спора арбитражному суду, сделать вывод об использовании или не использовании каждого признака полезной модели, приведенного в независимых пунктах в содержащейся в патенте N 133839 формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему.

При новом рассмотрении дела суду также следует обсудить вопрос о назначении по делу патентно-технической экспертизы или привлечении специалиста в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2015 по делу N А40-54748/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2015 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.М. Уколов