Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 сентября 2015 г. по делу N СИП-211/2015 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным патента на изобретение, поскольку из материалов дела не следует, что стороны согласовали условия использования технического решения по спорному патенту, равно как не усматривается и то, что конструкторское бюро, обращаясь с иском, представило относимые и допустимые доказательства, свидетельствующие о том, что при создании технического решения по спорному патенту принимало непосредственное участие в его создании через своих работников

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 сентября 2015 г. по делу N СИП-211/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 21 сентября 2015 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2016 г. N С01-1098/2015 по делу N СИП-211/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания Шовть Е.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" (ул. Щегловская засека, д. 59, г. Тула, 300001, ОГРН 1117154036911) к открытому акционерному обществу "Акционерная научно-промышленная компания "Блик" (ул. Мосина, д. 2, г. Тула, 300002, ОГРН 1027100740226) и обществу с ограниченной ответственностью "Центрнасоссервис" (ул. П. Добрынина, д. 5, г. Ясногорск, Тульская область, 301032, ОГРН 1027101848234) о признании недействительным патента на изобретение "Многоканальный скользящий токосъемник" по свидетельству Российской Федерации N 2351044 в части указания патентообладателей.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Тимофеев Юрий Сергеевич (г. Тула), Петрухин Николай Степанович (г. Тула), Барахов Александр Владимирович (г. Тула), Слугин Валерий Георгиевич (г. Тула), Кузнецов Андрей Владимирович (г. Тула), Горсткин Виталий Евгеньевич (г. Тула).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" - Ольшанцев Е.Е. (доверенность от 29.07.2015) и Сафонов Э.В. (доверенность от 22.06.2015);

от открытого акционерного общества "Акционерная научно-промышленная компания "Блик" - Смагина С.В., Шавелкина Л.М. (по доверенности от 12.05.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "Центрнасоссервис" - Смагина С.В., Шавелкина Л.М. (по доверенности от 12.05.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" (далее - Конструкторское бюро) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Акционерная научно-промышленная компания "Блик" (далее - Компания), обществу с ограниченной ответственностью "Центрнасоссервис" (далее - Общество) с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о признании недействительным частично патента на изобретение "Многоканальный скользящий токосъемник" по свидетельству Российской Федерации N 2351044 в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Конструкторского бюро и выдачей нового патента с указанием Конструкторского бюро в качестве патентообладателя наряду с Компанией и Обществом.

В ходе рассмотрения спора на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, были привлечены Роспатент, Тимофеев Юрий Сергеевич, Петрухин Николай Степанович, Барахов Александр Владимирович, Слугин Валерий Георгиевич, Кузнецов Андрей Владимирович.

В судебном заседании представители Конструкторского бюро ссылались на недобросовестность Компании и Общества при регистрации патента на изобретение "Многоканальный скользящий токосъемник" по свидетельству Российской Федерации N 2351044.

Представители Конструкторского бюро сослались также на наличие в материалах дела (т. 3, л.д. 12-13) отзыва Слугина В.Г., в котором он поддерживает требования Конструкторского бюро и указывает, что на момент создания технического решения, используемого в патенте на изобретение "Многоканальный скользящий токосъемник" по свидетельству Российской Федерации N 2351044, трое из шести соавторов: Горсткин Е.С., Барахов А.В., Слугин В.Г. являлись сотрудниками Конструкторского бюро, и поэтому указанное изобретение является служебным изобретением Конструкторского бюро.

Представители Компании и Общества возражали против удовлетворения заявленных требований, выступили по доводам, изложенным в отзыве, одновременно обратили внимание суда на то обстоятельство, что в материалах дела содержится отзыв, подписанный Тимофеевым Ю.С., Петрухиным Н.С., Бараховым А.В., в котором указанные лица поддерживают доводы Компании, сообщая о том, что Конструкторскому бюро начиная с 26.03.2007 известно о действии спорного патента, действительных авторах и патентообладателях.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопросы, связанные с защитой патентных прав, не относятся к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей третьих лиц.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришёл к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, патент на изобретение "Многоканальный скользящий токосъемник" по свидетельству Российской Федерации N 2351044 был выдан по заявке N 2007111048 с приоритетом от 26.03.2007, с указанием в нем в качестве авторов изобретения Тимофеева Ю.С., Кузнецова В.И., Петрухина Н.С., Барахова А.В., Горсткина Е.С., Слугина В.Г., а в качестве патентообладателей Общества и Компании.

Полагая, что авторами указанного изобретения также являются Барахов А.В., Горсткин Е.С., Слугин В.Г., находившиеся в трудовых отношениях с Конструкторским бюро, и изобретение создано также указанными лицами в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а Общество и Компания при регистрации права на спорное изобретение неправомерно не указали Конструкторское бюро в качестве патентообладателя, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В качестве правового обоснования заявленных требований Конструкторское бюро представило в материалы дела следующие доказательства: договор от 09.06.2006 N 02-06 (далее - договор); приказ от 09.06.2005 N 573/к о назначении Горсткина Е.С. и приказ от 09.06.2005 N 572/к о назначении Слугина В.Г.; справки из отдела кадров Конструкторское бюро от 12.09.2014 о занимаемых должности Слугина В.Г. и Горсткина Е.С.; положение об отделении N 4 от 26.07.2004; должностные инструкции начальника отделения N 6 от 24.06.2000, заместителя начальника отдела N 2 от 2000 года; должностная инструкция Барахова А.В. и его табель учета рабочего времени на июнь 2006 года; чертежи ВКУ модульного типа для изделия 1РС1-2Е.

Как следует из пояснений представителей Конструкторского бюро, указанные документы свидетельствуют о том, что патент на изобретение "Многоканальный скользящий токосъемник" по свидетельству Российской Федерации был создан также сотрудниками Конструкторское бюро при исполнении своих должностных обязанностей, в связи с чем по смыслу подпункта 2 статьи 8 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон), действовавшего на момент подачи заявки, поэтому данное изобретение является служебным и Конструкторское Бюро является его патентообладателем.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 2.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 5/29), при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права.

Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Следовательно, при рассмотрении спора о признании патента недействительным в виду указания в качества автора патента не того лица, чьим творческим трудом создан объект интеллектуальной деятельности, а также разрешения спора о наличии у лица, указанного в качестве патентообладателя в патенте, права на его получение подлежит применению законодательство, действующее на момент подачи заявки, то есть в данном конкретном случае - Патентный закон.

В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично, в том числе, в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Положением пункта 1 статьи 7 Патентного закона было предусмотрено, что автором изобретения признается физическое лицо, творческим трудом которого оно создано.

Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними. Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию (пункт 2 данной статьи).

В свою очередь, из положения пункту 1 статьи 8 Патентного закона следовало, что патент выдается: автору (авторам) изобретения, работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Право на получение патента на изобретение, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное (пункт 2 статьи 8 Патентного закона).

Анализ указанных положений во взаимосвязи с положениями статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания.

Из материалов дела следует, что Конструкторское бюро своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, в подтверждение довода о создании Слугиным В.Г. и Горсткиным Е.С. изобретения, защищенного патентом Российской Федерации N 2351044, в рамках исполнения ими непосредственных трудовых обязанностей, Конструкторское бюро представило, лишь приказы о приему на работу, справки о периоде работы, должностные инструкции, а также договор от 09.06.2006 N 02-06, по условиям которого исполнитель (Общество) и обязуется выполнить и сдать заказчику (Конструкторское бюро) опытно-конструкторскую работу по теме: "Разработка и изготовление опытных образцов ВКУ модульного типа для изделий 1PC-2E в количестве 3 штук".

Однако иных доказательств свидетельствующих о том, что Горсткин Е.С. и Слугин В.Г. принимали участи в разработке изобретения, по поручению Конструкторского бюро материалы дела не содержат равно, как и документации о процессе разработки образцов ВКУ модульного типа для изделий 1PC-2E.

Таким образом, у суда отсутствует возможность сопоставить техническое решение, указанное в формуле патента на изобретение, и техническое решение образцов ВКУ модульного типа для изделий 1PC-2E.

В то же время, из представленного обществом отзыва следует, что в процессе исполнения договорных обязательств, исполнителем был создан объект интеллектуальной собственности, способный к правовой охране - "Многоканальный скользящий токосъемник", имеющий широкий спектр применения (кроме военной техники, может быть использовано в телескопах, роботах, башенных кранах и т.п.), защищенный оспариваемым патентом N 2351044.

Также указанный вывод суда подтверждается отзывом третьих лиц Барахова А.В., Тимофеева Ю.С., Петрухина Н.С. (т. 3 л.д. 1-2), пояснением по делу Барахова А.В., договорами подряда N 3, 8 (т. 3 л.д. 84-85, 99-103).

Довод истца о том, что Барахов А.В. в рабочее время осуществлял работы по создание изобретения, опровергаются положениями пункта 6 договоров подряда N 3, 8, согласно которым Барахов А.В. участвовал в создание изобретения во внерабочее время.

Довод истца о том, что из-за нарушения Компанией условий пунктов 9.2-9.3 договора от 09.06.2006 N 02-06, и она не имела право патентовать полученное техническое решение, судом первой инстанции не принимается.

Анализ условий договора по правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) позволяет сделать вывод о том, что отношения сторон, исходя из его правовой природы, регулируются нормами главы 38 ГК РФ "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ".

Так, пунктом 1 статьи 772 ГК РФ, в редакции, действовавшей на дату заключения договора, было предусмотрено, что стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором.

Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (пункт 2 статьи 772 ГК РФ).

Из материалов дела не следует, что Компания и Конструкторское бюро согласовали условия использования технического решения по спорному патенту, равно как не усматривается, то, что Конструкторское бюро, обращаясь с настоящим иском, исполнило требования, возложенные на нее положениями статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представив относимые и допустимые доказательства, свидетельствующие о том, что при создании технического решения по спорному патенту, принимало непосредственное участие в его создании через своих работников.

Напротив, от Компании в ходе рассмотрения искового заявления поступил отзыв и документы, подтверждающие то обстоятельство, что для исполнения договорных отношений, он заключал договора с третьими лицами и полностью контролировала процесс создания технического решения по спорном патенту.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

У Конструкторского бюро было достаточно времени для сбора доказательств и представления их в суд, в обосновании заявленных требований, как до подачи настоящего иска, так и во время рассмотрения спора, однако бесспорных доказательств в подтверждение факта того, что техническое решение по патенту на изобретение "Многоканальный скользящий токосъемник" по свидетельству Российской Федерации N 2351044 создано его работниками в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от него конкретного задания, не представило.

Таким образом, суд полагает, что требования Конструкторского бюро удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования акционерного общества "Конструкторского бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина