Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2015 г. по делу N СИП-1001/2014 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против признания патентной заявки на полезную модель отозванной, поскольку выводы административного органа, согласно которым заявленное техническое решение является близким аналогом иного устройства, нежели указано самим заявителем, являются необоснованными (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2015 г. по делу N СИП-1001/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 30 сентября 2015 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2016 г. N С01-322/2015 по делу N СИП-1001/2014 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Пашковой Е.Ю., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жандаровой И.В.,

при участии в судебном заседании заявителей Пилкина Виталия Евгеньевича и Мирошниченко Владимира Витальевича, представителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихина М.С. (по доверенности от 28.07.2015),

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва) и Мирошниченко Владимира Витальевича (г. Люберцы, Московская обл.)

об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, Москва, ОГРН 1047730015200) от 02.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 17.02.2014 против признания патентной заявки на полезную модель N 2013128399 отозванной, установил:

Пилкин Виталий Евгеньевич и Мирошниченко Владимир Витальевич обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения против признания патентной заявки N 2013128399 отозванной.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2015 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2015 указанное решение Суда по интеллектуальным правам отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что суд первой инстанции необоснованно посчитал правомерным установление Роспатентом приоритета по заявке N 2012114578 (и, соответственно, выделенной из нее спорной заявки N 2013128399) с даты ее подачи, т.е. 07.09.2010. С учетом установленного судом тождества технического решения по международной заявке N РСТ/RU2010/000486, переведенной впоследствии на национальную фазу заявкой N 2012114578, техническому решению по ранее поданной заявке N 2009136784, приоритет по заявке N 2012114578 и выделенной из нее заявке N 2013128399 должен быть установлен по дате подачи более ранней заявки N 2009136784, т.е. 05.10.2009. На этом основании содержащееся в запросе экспертизы от 16.08.2013 требование о предоставлении заменяющих листов заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578 - с 07.09.2010, является неправомерным.

Кроме того, суд кассационной инстанции указал, что из текста поданного Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. в суд заявления по настоящему делу усматривается их несогласие с правильностью содержащегося в оспариваемом решении Роспатента перевода зарубежного патентного документа WO 2005/043371 A2. Как следствие, суду первой инстанции указано на необходимость определения содержания патентного документа WO 2005/043371 A2 и правомерности его отнесения Роспатентом к наиболее близкому аналогу спорной заявки N 2013128399.

При повторном рассмотрении дела стороны сообщили о неизменности своих позиций.

В соответствии с указанием суда кассационной инстанции о необходимости проверить правомерность отнесения Роспатентом технического решения, отраженного в патентном документе WO 2005/043371 A2, к наиболее близкому аналогу спорной заявки N 2013128399 определением от 10.08.2015 суд предложил сторонам высказаться по вопросу о целесообразности назначения судебной экспертизы по данному вопросу. Заявители на указанное предложение суда не отреагировали. Представитель Роспатента возражал против назначения экспертизы.

Реагируя на выводы и адресованные суду первой инстанции указания суда кассационной инстанции, в судебном заседании 25.08.2015 заявители поддержали заявленные требования с учетом дополнительных пояснений от 16.07.2015. Отвечая на вопрос суда относительно сравнительной таблицы, приведенной в упомянутых письменных пояснениях, подтвердили, что признаки "джойстик" и "аналоговая кнопка в виде (типа) джойстика" являются единственным, но принципиальным отличием заявленного ими на регистрацию технического решения и решения, которое Роспатент считает наиболее близким аналогом первого.

Представитель Роспатента в том же судебном заседании не оспорил утверждение заявителей о том, что отличие в двух сопоставляемых технических решениях состоит лишь в "джойстике" и "аналоговой кнопке в виде (типа) джойстика". Напротив, аналогичное мнение нашло отражение в письменных пояснениях указанного уполномоченного органа от 25.08.2015. По мнению Роспатента, указанные термины описывают одно устройство ввода информации, отличаются лишь в словесных формулировках, являющихся синонимичными, и могут быть истолкованы как "джойстик" и "мини-джойстик".

Из озвученных сторонами пояснений судом усмотрено, что при определении признаков "джойстик" и "аналоговая кнопка в виде джойстика" стороны исходят из определений терминов соответственно "джойстик" и "кнопка", приведенных в Википедии (том 3, листы дела 39-54). При этом стороны обнаруживают различное понимание признака "аналоговая кнопка в виде джойстика", приведенного в патентом документе WO 2005/043371 A2.

Так, заявители считают, что в контексте указанного документа данный признак - суть тумблер, переключатель кулисного типа (rocker). Роспатент, в свою очередь, считает, что указанный признак - суть аналоговый мини-джойстик (hat switch).

В связи с выявленным расхождением в позициях сторон относительно технической сущности (реализации) спорного признака технического решения по патентному документу WO 2005/043371 A2, в отношении которого президиумом Суда по интеллектуальным правам даны указания, обязательные в силу части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело, и отсутствия согласия заявителей и Роспатента на проведение судебной экспертизы, судом в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был направлен судебный запрос в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Москва).

Специалист указанного университета - доцент кафедры "Компьютерные системы и сети" кандидат технических наук Попов А.Ю. в ответ на запрос суда сообщил нижеследующее.

Термин "джойстик" применяется в качестве названия устройств ввода информации в персональный компьютер, которое представляет собой качающуюся в двух плоскостях вертикальную ручку. Подвижная рукоятка джойстика позволяет человеку благодаря движению кисти руки задать угол наклона оси рукоятки относительно ортогональных осей неподвижной части джойстика. С помощью джойстика возможно определение значений углов наклона от одной до трех осей в зависимости от конструкции. Определение углов наклона может осуществляться аналоговым или цифровым способом.

Термин "аналоговая кнопка" применяется в качестве названия прибора, осуществляющего коммутацию аналогового сигнала между одним или несколькими входами и одним или несколькими выходами. Термин "аналоговая кнопка в виде (типа) джойстик" не используется, так как имеет противоречивый смысл. С одной стороны, джойстик не является кнопкой, так как не предназначен для коммутации сигналов. С другой стороны, аналоговая кнопка не может быть отнесена к виду джойстика или иметь тип джойстика. Исключение составляет только кнопка, имеющая физическую форму, совпадающую с формой джойстика.

В связи с вышеизложенным специалист считает, что понятия "джойстик" и "аналоговая кнопка типа (вида) джойстик" являются различными устройствами.

В судебном заседании 22-23.09.2015 (с учетом перерыва) заявители поддержали свои требования в неизменном виде.

До начала судебного заседания Пилкин В.Е. направил в суд письменные пояснения, из которых следует, что согласно его мнению, игровая консоль, указанная в заявке N 2013128399 в качестве наиболее близкого аналога, и техническое решение, известное из патентного документа WO 2005/043371 A2, имеют одинаковое количество признаков, однако эти признаки не совпадают: в игровой консоли реализован признак "джойстик", который отсутствует в патентом документе WO 2005/043371 A2, а в последнем - признак "сенсорная панель", которая отсутствует в игровой консоли.

Мирошниченко В.В. поддержал пояснения Пилкина В.Е.

Представитель Роспатента в том же судебном заседании поддержал позицию, ранее изложенную в отзыве, письменных пояснениях и озвученную в предыдущих судебных заседаниях. Обратил внимание на непоследовательность и противоречивость пояснений заявителей от 16.07.2015 и 21.09.2015, а также на то, что вопрос об эквивалентности признаков "джойстик" и "аналоговая кнопка типа (вида) джойстик" был разрешен Судом по интеллектуальным правам в рамках аналогичного дела N СИП-810/2014.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. 05.10.2009 в Роспатент была подана заявка на изобретение N 2009136784. Впоследствии ими на то же техническое решение подана международная заявка на изобретение N РСТ/RU2010/000486 с притязанием на приоритет по дате подачи заявки N 2009136784 (05.10.2009). Впоследствии указанная международная заявка была переведена заявителями на национальную фазу патентования (N 2012114578/08), а уже из заявки N 2012114578/08 была выделена заявка N 2013128399 на патентование полезной модели "Электронное устройство для управления виртуальными символами".

В рамках делопроизводства по указанной заявке N 2013128399 федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС) 16.08.2013 в адрес заявителей был направлен запрос экспертизы, в котором эксперт Скокова Н.Р. указала, что приоритет по заявке N 2013128399 подлежит установлению по дате подачи заявки N 2012114578, т.е. с 07.09.2010. Кроме того, эксперт указал на несоответствие описания и формулы полезной модели требованиям пунктов 9.7 и 9.8 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и из рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент), а именно:

в описании отсутствуют сведения, раскрывающие причинно-следственную связь указанного заявителем технического результата с признаком пункта 1 формулы, характеризующим размещение дисплея, сенсорной панели и джойстика на соответствующих сторонах корпуса электронного устройства, а именно, каким образом указанное в формуле расположение сенсорной панели на обратной стороне корпуса обеспечивает расширение функциональных возможностей электронного устройства;

из материалов заявки не ясно, какая сторона фотоаппарата или видеокамеры является задней, на которой размещается сенсорная панель;

раздел описания "Уровень техники" не содержит указания на аналог, более близкий к заявленной полезной модели, нежели указано заявителями, а именно изобретение, описанное в заявке WO 2005/043371 A2, опубликованной 12.05.2005;

описание признака "сенсорная панель прикреплена или встроена в обратную сторону электронного устройства _ частично" не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники смыслового содержания указанного признака.

С учетом выявленных Роспатентом недостатков в запросе экспертизы заявителям было предложено:

уточнить раздел "Уровень техники", включив в него сведения о наиболее близком аналоге по патентному документу WO 2005/043371 А2; указать технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью по отношению к названному аналогу; указать причины, препятствующие достижению этого результата названным аналогом; указать причинно-следственную связь признаков формулы с этим результатом; выделить признаки, отличающие заявленную полезную модель от названного аналога, и уточнить независимый пункт 1 формулы с учетом названного аналога;

представить сведения по вопросу о сторонах фотоаппарата и видеокамеры, уточнив в описании сведения, раскрывающие функционирование заявленного устройства;

предоставить сведения для подтверждения понимания признака "сенсорная панель прикреплена или встроена в обратную сторону электронного устройства _ частично", указав библиографические данные источника информации, в котором приведены примеры реализации этого признака;

устранить все отмеченные недостатки в оформлении документов заявки путем представления заменяющих листов.

В ответ на указанный запрос экспертизы заявителями 15.10.2013 в адрес ФИПС было направлено отредактированное описание полезной модели без изменения ее сущности. В частности, были отредактированы разделы "Уровень техники" и "Раскрытие полезной модели".

Полагая, что заявителями не исполнено требование экспертизы о предоставлении запрошенных сведений, а именно:

не представлены заменяющие листы заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578, т.е. с 07.09.2010;

аналог по патентному документу WO 2005/043371 А2 не включен в описание, не выделены отличительные признаки по отношению к этому аналогу, не указан технический результат, достигаемый этими признаками, а также причины, препятствующие достижению этого результата названным аналогом, не уточнена формула полезной модели

с учетом названного аналога,

Роспатент решением от 27.01.2014 признал заявку N 2013128399 отозванной.

Не согласившись с указанным решением, заявители подали возражения в палату по патентным спорам, указав, что, по их мнению, исправленные материалы патентной заявки удовлетворяют требованиям Регламента, а решение Роспатента о признании заявки отозванной является незаконным.

Решением от 02.09.2014 Роспатент отказал в удовлетворении указанных возражений. При этом Роспатент исходил из того, что ответ на запрос экспертизы поступил в установленные сроки, но он не содержал запрошенных у заявителя материалов, соответствующих установленным требованиям и необходимых для проведения формальной экспертизы заявки. Указанные материалы не были представлены заявителем ни до принятия решения о признании заявки отозванной, ни при подаче возражений на него. Кроме того, в заключении палаты по патентным спорам, являющемся неотъемлемой частью указанного решения Роспатента, вынесенного по итогам рассмотрения возражений заявителей, также указано, что расширение арсенала (перечня) технических средств электронного устройства не характеризует технический эффект, то есть не является техническим результатом в смысле подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента.

Полагая, что указанное решение Роспатента не соответствует требованиям законодательства, нарушает права и законные интересы заявителей, Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В. обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного ненормативного акта недействительным.

Заявление мотивировано следующим:

запрос эксперта исходил от неуполномоченного лица;

оспариваемое решение Роспатента от 02.09.2014 содержало основания, отсутствовавшие в запросе экспертизы от 16.08.2013 и решении Роспатента от 27.01.2014, как то: расширение арсенала (перечня) технических средств электронного устройства не является техническим результатом;

требование экспертизы о включении в уровень техники по заявке N 2013128399 патентного документа WO 2005/043371 А2 являлось незаконным, поскольку связано с результатами информационного поиска, который в отношении заявок на полезные модели проводиться не должен, а также поскольку указанное решение не является наиболее близким аналогом;

нарушены правила о государственном языке в результате предложения заявителям включить в уровень техники в качестве наиболее близкого аналога спорной модели техническое решение по заявке WO 2005/043371 А2, при том что указанный документ имеется в публичном доступе только на английском языке и его перевод экспертизой заявителям не представлялся;

оспариваемое решение Роспатента в той части, в которой уполномоченный орган определил приоритет спорной заявки с 07.09.2010, а не с 05.09.2009, противоречит статье 8 Договора о патентной кооперации и пункту 17.1 Инструкции к указанному договору;

довод Роспатента о том, что признак "с частью (сектором) сенсорной панели" не обеспечивает возможность понимания специалистом его содержания на основании уровня техники противоречит обстоятельствам дела;

оспариваемое решение Роспатента противоречит статье 1355 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в соответствии с которой на Российской Федерации лежит обязанность по стимулированию создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, выслушав представителей сторон, явившихся в судебное заседание, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителями соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи спорной заявки правовая база включает в себя ГК РФ, Регламент и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 этого Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376 данного Кодекса), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 ГК РФ.

Пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ установлено, что если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, к ее описанию установлены пунктами 9.2, 9.3, 9.7.2, 9.7.4.2, подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3, пунктом 9.7.4.5, подпунктом 3 пункта 9.8, подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента.

Указанным Регламентом предусмотрено, что при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка в том числе наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней в соответствии с пунктами 9.2, 9.3 Регламента, и соблюдения установленных требований к документам заявки (пункт 20.2 Регламента); наличия структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7, и выполнения требований к их содержанию (пункт 20.4.1 Регламента); при проверке формулы на соответствие требованию подпункта 6 пункта 9.8 Регламента проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели (пункт 20.4.2 Регламента).

В случае, если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения (подпункт 1 пункта 20.5 Регламента).

При этом основаниями для запроса, в частности, являются: невыполнение требований пункта 9.7 Регламента, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт (подпункт 1.10 пункта 20.5 Регламента); известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "Уровень техники" (подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента); наличие других нарушений требований названного Регламента к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке (подпункт 1.27 пункта 20.5 Регламента).

В подпункте 2 пункта 20.5 Регламента указано, что в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 1 названного пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ будет признана отозванной.

Если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 Регламента, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 20.10 Регламента, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки (подпункт 7 пункта 20.5 Регламента).

Оценив материалы дела, в том числе копии материалов административного дела по заявке N 2013128399, коллегия судей пришла к выводу, что у Роспатента не имелось оснований для признания указанной заявки отозванной.

При этом довод заявителей о том, что заявка на полезную модель необоснованно признана отозванной, поскольку в адрес заявителей запрос экспертизы направлен неуполномоченным лицом - должностным лицом ФИПС, а не Роспатентом, отклоняется судом.

Так, из материалов дела следует, что запрос экспертизы от 16.08.2013, на основании которого впоследствии заявка была признана отозванной, подписан государственным экспертом II категории отдела компьютерной техники Скоковой Н.Р., являющейся сотрудником ФИПС.

В подтверждение соответствующих полномочий ФИПС и Скоковой Н.Р. Роспатентом представлены следующие документы: приказ директора ФИПС Стрелкова О.И. от 09.12.2011 N 394/16 "Об утверждении должностных инструкций работников отраслевого экспертного отдела" с приложением N 3 к нему "Должностная инструкция государственного эксперта отраслевого экспертного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности"; выкопировка из приказа ФИПС от 13.01.2014 N 97-л "О переводе работников на другую работу", в соответствии с которым Скокова Наиля Ренатовна до 01.01.2014 замещала должность государственного эксперта II категории отдела компьютерной техники.

На основании пункта 4 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, Роспатент осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ему федеральные государственные учреждения во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Согласно пункту 2.3.1.1 Устава ФИПС, утвержденного приказом Роспатента от 24.05.2011 N 63, институт в установленном порядке проводит экспертизу заявок на выдачу патента на полезную модель и по их результатам готовит проекты решений учредителя.

Учредителем ФИПС в соответствии с пунктом 1.6 Устава является Роспатент.

На основании пункта 6.2.1 Устава для достижения целей, определенных Уставом, ФИПС имеет право вести от своего имени переписку с заявителями, их представителями, в том числе патентными поверенными, другими заинтересованными лицами по заявкам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также с иными физическими и юридическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции ФИПС.

Запрос экспертизы от имени ФИПС подписан государственным экспертом отдела компьютерной техники Скоковой Н.Р., в момент подписания запроса экспертизы от 16.08.2013 она выполняла должностные обязанности по указанной должности.

Отдел компьютерной техники, согласно структуре ФИПС, утвержденной приказом директора ФИПС от 14.09.2012 N 240/19 "О внесении изменений в структуру ФИПС", входит в состав отраслевых экспертных подразделений.

Приказом директора ФИПС от 09.12.2011 N 394/16 "Об утверждении должностных инструкций работников отраслевого экспертного отдела" и приложением N 1 к нему утверждена "Должностная инструкция государственного эксперта отраслевого экспертного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности". Исходя из пункта 4.1 названной должностной инструкции, государственный эксперт отраслевого экспертного отдела имеет право в установленном порядке подписывать или визировать документы, подготовленные им в процессе проведения экспертизы заявок.

С учетом изложенного, Скокова Н.Р., подписывая запрос экспертизы от 16.08.2013, обладала соответствующими полномочиями на совершение данного действия, поскольку была наделена ими вышеназванными Уставом ФИПС и должностной инструкцией, что соответствует положениям пунктов 2 и 4 Регламента.

Пункт 4 статьи 1384 ГК РФ не содержит запрета делегирования Роспатентом подведомственному ему учреждению полномочий по направлению запроса. Порядок взаимодействия между Роспатентом и ФИПС определен вышеуказанными нормативными актами. Таким образом, Роспатент вправе делегировать ФИПС полномочия на подписание запросов, предусмотренных пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ, который, в свою очередь, вправе поручать выполнение указанных действий конкретному должностному лицу - сотруднику ФИПС.

Следовательно, сотрудник ФИПС - государственный эксперт II категории отдела компьютерной техники Скокова Н.Р., подписавшая запрос экспертизы от 16.08.2013, в силу пунктов 3.2, 3.3 и 4.1 Приложения 3 к приказу ФИПС "Об утверждении должностных инструкций работников отраслевого экспертного отдела" от 09.12.2011 N 394/16, является лицом, уполномоченным на подписание и направление запроса, предусмотренного пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ.

Довод заявителей о том, что Роспатент неправомерно осуществил проверку заявленной полезной модели на соответствие условиям патентоспособности, что подтверждается проведением информационного поиска, не соответствует материалам дела.

Из представленной Роспатентом копии материалов административного производства, а именно из запроса экспертизы от 16.08.2013, следует, что для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники, широко известна система интерфейса, описанная в заявке WO 2005/043371 А2. Какие-либо сведения о проведении информационного поиска по спорной заявке в материалах административного дела отсутствуют. Соответствующий довод заявителей носит предположительный характер.

В то же время озвученные в судебном заседании при первоначальном рассмотрении данного дела пояснения представителя Роспатента, согласно которым данный аналог был выявлен в результате информационного поиска по заявке тех же заявителей на изобретение N 2012114578 и был известен, в том числе и заявителям, так как он приводился в запросах экспертизы по заявкам N 2012146198, 2012146200 и 2012146201 тех же заявителей на аналогичные полезные модели, носит непротиворечивый характер.

Таким образом, представленными доказательствами не подтверждается, что в отношении спорной заявки проводился информационный поиск.

Довод заявителей о том, что Роспатент нарушил правила о языке, на котором ведется делопроизводство, и им не был представлен перевод заявки WO 2005/043371 А2 на русский язык, не обоснован в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 N 1807-I "О языках народов Российской Федерации" (далее - Закон о языках народов РФ) государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

Согласно пункту 1 статьи 11 Закона о языках народов РФ работа в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

В силу пункту 1 статьи 16 названного Закона на территории Российской Федерации официальное делопроизводство в государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях ведется на русском языке как государственном языке Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" (далее - Закон о государственном языке) государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривает обязательность использования русского языка в сферах, определенных указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, Законом о языках народов РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, его защиту и поддержку, а также обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации.

Согласно пунктам 1, 6 части 1 и части 2 статьи 3 Закона о государственном языке государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства; во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, общественных объединений. В случаях использования в сферах, указанных в части 1 указанной статьи, наряду с государственным языком Российской Федерации государственного языка республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языков народов Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке и на государственном языке республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены разборчиво, звуковая информация (в том числе в аудио- и аудиовизуальных материалах, теле- и радиопрограммах) на русском языке и указанная информация на государственном языке республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, также должна быть идентичной по содержанию, звучанию и способам передачи.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 5 Закона о государственном языке обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации предусматривает, в частности получение информации на русском языке в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органах, органах местного самоуправления, организациях всех форм собственности.

В соответствии с пунктом 12.5 Регламента производство в Роспатенте ведется на русском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на русский язык. В случае отсутствия перевода, заявитель уведомляется о необходимости его представления в двухмесячный срок со дня получения уведомления, а также о том, что до представления перевода материалы, представленные не на русском языке, считаются не поступившими.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца и далее по тексту допущена опечатка. Вместо пункта 12.5 имеется в виду пункт 11.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на полезную модель, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N 326

Нормы пункта 12.5 Регламента не содержат прямого указания на необходимость полного перевода на русский язык копий материалов, противопоставленных заявке, которые федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан предоставить заявителю по его запросу. Однако эти нормы следует толковать в совокупности с вышеприведенными нормами Конституции Российской Федерации, Закона о языках народов РФ и Закона о государственном языке.

Указывая на наличие в заявке обнаруженных недостатков и аргументируя свои доводы ссылками на источники, выполненные полностью или в части на иностранном языке, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в целях соблюдения правил о государственном языке, так и в целях единообразия понимания и толкования органом и заявителем релевантных частей противопоставляемых источников, в запросе экспертизы обеспечивает перевод этих частей на русский язык.

В запросе экспертизы от 16.08.2013 отсутствует перевод на русский язык заявки WO 2005/043371 А2, на которую ссылался эксперт.

Вместе с тем, как указано выше, из запросов экспертизы от 05.04.2013 по заявкам N 2012146198, 2012146200 и 2012146201 тех же заявителей на полезные модели Пилкину В.Е. и Мирошниченко В.В. было известно об указанном экспертом аналоге, описанном в заявке WO 2005/043371 А2.

Обоснованность озвученного в ходе судебного разбирательства при первоначальном рассмотрении данного спора предположения представителя Роспатента об осведомленности заявителей о содержании заявки WO 2005/043371 А2 усматривается и в том, что заявители, реагируя на запрос экспертизы представили отредактированные материалы заявки, при этом не указали на отсутствие у них сведений о содержании указанной экспертом англоязычной заявки и не обращались к Роспатенту (ФИПС) с ходатайством о представлении перевода ее релевантных частей.

Об этом, по мнению коллегии судей, также свидетельствует и то обстоятельство, что в ходе производства по делу заявители высказывались о неправомерности требования экспертизы уточнить раздел "уровень техники" заявки N 2013128399, указав в качестве ближайшего аналога техническое решение по заявке WO 2005/043371 А2, настаивая на том, что техническое решение по заявке WO 2005/043371 А2 не подходит на роль прототипа.

При новом рассмотрении данного дела Роспатент, реагируя на указания президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 10.06.2015, заявил ходатайство о приобщении из материалов дела N СИП-810/2014 нотариально заверенного перевода (копии) релевантных частей патентного документа WO 2005/043371 А2. Определением от 10.08.2015 указанное ходатайство Роспатента было удовлетворено и копия указанного документа приобщена к материалам дела (том 4, листы дела 122-127). Заявителями, в свою очередь, был представлен не заверенный в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 N 4462-1 (в редакции от 30.03.2015), перевод релевантных частей того же патентного документа (том 3, листы дела 46, 47).

В связи с вышеизложенным суд первой инстанции отклоняет довод заявителей о нарушении Роспатентом правил о языке, на котором ведется делопроизводство.

Ссылка заявителя на неправомерность признания Роспатентом заявки отозванной, поскольку фактически не установлено, что техническое решение, представленное заявителем в патентной заявке, не является новым и/или промышленно применимым, отклоняется судом первой инстанции в связи с тем, что согласно пункту 1 статьи 1390 ГК РФ соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 того же Кодекса, в процессе экспертизы не проверяется. В рассматриваемом случае основанием для признания заявки отозванной послужило неустранение имеющихся, по мнению Роспатента, недостатков спорной заявки, которые были перечислены в соответствующем запросе (пункт 4 статьи 1384 ГК РФ).

Довод заявителей о том, что документы заявки соответствуют требованиям законодательства не подлежит правовой оценке судом при рассмотрении настоящего спора, поскольку согласно разъяснениям, изложенным в пункте 22 вышеупомянутого совместного Постановления N 5/29, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Таким образом, суд первой инстанции осуществляет проверку на соответствие закону именно ненормативного правового акта исходя из тех оснований, по которым оспариваемое решение было принято, и не проверяет в силу своей компетенции соответствие спорной патентной заявки требованиям законодательства.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Довод заявителей о том, что оспариваемое решение Роспатента от 02.09.2014 содержало указание на основание, отсутствовавшее в запросе экспертизы от 16.08.2013 и решении Роспатента от 27.01.2014, а именно: результат, заключающийся в расширении перечня технических средств электронного устройства не является техническим, не может являться основанием для признания оспариваемого решения недействительным.

Так, фактически Роспатентом в результате рассмотрения возражений заявителей на его решение о признании заявки отозванной было усмотрено дополнительное основание, препятствовавшее выдаче патента по спорной заявке. Однако решение о признании заявки отозванной было вынесено по иным самостоятельным и достаточным основаниям, которые заявителями не опровергнуты.

Доводы заявителей о том, что оспариваемое решение Роспатента противоречит статье 1355 ГК РФ, в соответствии с которой на Российской Федерации лежит обязанность по стимулированию создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же о том, что вынесение оспариваемых решений связано с совершением преступлений коррупционной направленности носят неконкретный и голословный характер.

В то же время коллегия судей соглашается с доводом заявителей о том, что изложенное в запросе эксперта Роспатента требование о включении в уровень техники по заявке N 2013128399 патентного документа WO 2005/043371 А2 являлось неправомерным, поскольку указанное решение не является наиболее близким аналогом технического решения по заявке N 2013128399.

Так, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления.

Пунктом 9.7.4.2 Регламента предусмотрено, что в разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).

В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели, или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

Согласно пункту 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 196, в соответствии с требованиями к разделу "Уровень техники", изложенными в пункте 9.7.4.2 Регламента, устанавливается, могут ли быть признаны аналогами полезные модели, указанные в разделе "уровень техники". Для этого в отношении каждого аналога проверяется, является ли аналог средством того же назначения, известным из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

Если в ходе экспертизы эксперт идентифицирует заявленную полезную модель без проведения информационного поиска в связи с тем, что она широко представлена на рынке, у него появляются основания с учетом общих знаний специалиста для вывода о полном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. Как следствие появляются основания и для вывода о том, что заявлена не новая полезная модель. В этом случае заявленной полезной модели не может быть предоставлена правовая охрана, так как абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 ГК РФ установлено, что полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой.

Однако в этом случае не может быть вынесено решение и об отказе в выдаче патента, поскольку пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ не предусмотрена проверка новизны полезных моделей при проведении экспертизы заявки на полезную модель и, соответственно, пунктом 4 той же статьи не предусмотрено вынесение решения об отказе в выдаче патента на полезную модель ввиду ее несоответствия условию "новизна".

В таких случаях имеются основания для запроса, содержащего предложения по корректировке разделов описания "уровень техники" и "раскрытие полезной модели" в части указания технического результата, сущности полезной модели, отличительных от прототипа признаков, а также формулы полезной модели. В запросе целесообразно предложить заявителю выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, определить с учетом выявленного результата сущность полезной модели и ее отличительные от уточненного прототипа признаки.

Если в ходе экспертизы эксперт приходит к выводу о неполном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, необходимо установить, достигается ли совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат.

Если совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат достигается, имеются основания для вывода о несущественности отличительных от прототипа признаков полезной модели, включенных в формулу полезной модели. В этом случае также целесообразно направить заявителю запрос с предложением скорректировать описание и, соответственно, формулу полезной модели, отметив в запросе, что необходимо выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. При этом с учетом выявленного результата следует определить сущность полезной модели и ее отличительные от прототипа признаки.

В тех же случаях, когда вся совокупность признаков, обеспечивающих достижение заявленного технического результата, не будет известна из прототипа, и, соответственно, замена аналога, выбранного заявителем, на широко известный аналог не может повлечь за собой корректировку раздела "раскрытие полезной модели" в части указания технического результата и сущности полезной модели, оснований для направления запроса не имеется.

Учитывая изложенное, суд отмечает ошибочность довода заявителей о том, что необходимость указать наиболее близкий аналог патентной заявки выходит за рамки требований законодательства, а также, что экспертиза не предусматривает проверку материалов заявки на предмет выявления более близких аналогов, чем указано заявителями, в связи с неправильным толкованием норм действующего законодательства, устанавливающих требования к содержанию заявки на выдачу патента на полезную модель, в связи с чем суд отклоняет соответствующие доводы заявителей.

При первоначальном рассмотрении данного спора коллегия судей в отсутствие ходатайств участвующих в деле лиц о назначении судебной экспертизы, самостоятельно сопоставив технические решения, отраженные в заявке N 2013128399 и переводе релевантных частей заявки WO 2005/043371 А2, приведенном в оспариваемом в рамках данного дела решении Роспатента, признала несоответствующим представленным в материалы дела доказательствам довод заявителей о том, что устройство для управления виртуальными символами по заявке WO 2005/043371 А2, включающее в себя джойстик (аналоговую кнопку в виде джойстика) и дисплей, размещенные на лицевой стороне корпуса электронного устройства, и сенсорную панель - на обратной стороне корпуса, не является наиболее близким аналогом заявленной полезной модели.

В частности коллегия судей первой инстанции при первоначальном рассмотрении спора пришла к выводу о том, что Роспатентом сделан обоснованный вывод о том, что заявленная полезная модель и электронное устройство по заявке WO 2005/043371 А2 являются электронными устройствами, такими как мобильный телефон, PDA, карманный компьютер, смартфон, предназначенными для управления виртуальными символами на встроенных экранах. В обоих случаях будет достигаться результат, заключающийся в реализации назначения - электронное устройство для управления виртуальными символами. Результат, заключающийся в возможности управления виртуальными символами с обратной стороны электронного устройства, также достигается техническим решением раскрытым в заявке WO 2005/043371 А2.

Неподтвержденный материалами дела довод заявителей о том, что техническое решение, раскрытое в заявке WO 2005/043371 А2, не является известным и широко применяемым в хозяйственной деятельности, что исключало основания для соответствующего требования эксперта о его указании в заявке в качестве ближайшего аналога, не был принят судом во внимание, поскольку данные обстоятельства подлежат оценки с точки зрения специалиста, а не обывателя.

Таким образом, при первоначальном рассмотрении данного спора судом был отклонен довод заявителей об отсутствии оснований для указания в заявке N 2013128399 в качестве наиболее близкого аналога технического решения, отраженного в патентном документе WO 2005/043371 А2, в том числе отклонен довод о нетождественности признаков "джойстик" и "аналоговая кнопка в виде джойстика".

При новом рассмотрении спора судом в соответствии с указаниями суда кассационной инстанции были предприняты дополнительные меры к проверке довода заявителей о неправомерности содержащегося в упомянутом запросе экспертизы и обжалуемом решении Роспатента вывода, согласно которому техническое решение из патентного документа WO 2005/043371 A2 является более близким аналогом электронного устройства для управления виртуальными символами по заявке N 2013128399, нежели игровая консоль, указанная заявителями в заявке.

Как указывалось выше, из пояснений сторон и их ответов (их представителей), представленных и озвученных при новом рассмотрении спора, фактически спор по данному вопросу сводится к определению соотношения признаков "джойстик" и "аналоговая кнопка в виде джойстика".

Перевод термина (признака) "аналоговая кнопка в виде джойстика" из англоязычного патентного документа WO 2005/043371 A2, в котором данный признак описан как "analog joystick-type button", суд установил из упомянутого выше исходящего от Роспатента перевода, соответствующего требованиям части 5 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание несогласие с мнением суда первой инстанции о тождественности (эквивалентности) указанных признаков (терминов), выраженное заявителями в их кассационной жалобе на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2015, которая была удовлетворена судом кассационной инстанции, и высказанное ими при новом рассмотрении данного дела сомнение в уровне технических знаний членов коллегии судей, судом был направлен судебный запрос в профильное высшее учебное и научное учреждение, квалификации специалистов которого стороны высказали доверие.

Из приведенного выше ответа специалиста следует правота заявителей в данном спорном вопросе и, как следствие, необоснованность вывода Роспатента о том, что техническое решение из патентного документа WO 2005/043371 A2 является более близким аналогом электронного устройства для управления виртуальными символами по заявке N 2013128399, нежели игровая консоль, указанная самими заявителями в качестве ближайшего аналога.

С учетом изложенного следует признать, что оспариваемое в рамках данного дела решение Роспатента не соответствует в указанной части пункту 9.7.4.2 Регламента.

Несоответствие оспариваемого решения в части выводов о правомерности запроса экспертизы о представлении заменяющих листов заявки с указанием в качестве даты приоритета 07.09.2010, а не 05.10.2009, и, как следствие, неустранении заявителями указанного недостатка заявки, установлено вступившим в законную силу постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2015 по настоящему делу.

Таким образом, решение Роспатента, основанное на выводах о том, что заявителями не исполнено требование экспертизы о предоставлении заменяющих листов заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578, т.е. с 07.09.2010, и с указанием в качестве ближайшего аналога технического решения по патентному документу WO 2005/043371 А2 с выделением отличительных признаков по отношению к этому аналогу, с указанием технического результата, достигаемого этими признаками, а также причин, препятствующих достижению этого результата названным аналогом, и с соответствующим уточнением формулы полезной модели с учетом указанного аналога, не соответствует пункту 4 статьи 1384 ГК РФ, что является основанием для признания его недействительным.

В порядке восстановления прав заявителей, которые были нарушены в результате признания их заявки отозванной и отклонения возражений на решение Роспатента о признании заявки отозванной, уполномоченному органу следует продолжить рассмотрение заявки N 2013128399 на выдачу патента на полезную модель "Электронное устройство для управления виртуальными символами".

Вывод суда о недействительности ненормативного правового акта является, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения на орган его принявший бремени судебных расходов, понесенных заявителями при подаче заявления в суд первой инстанции и кассационной жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление Пилкина Виталия Евгеньевича и Мирошниченко Владимира Витальевича удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 17.02.2014 на решение о признании заявки N 2013128399 на полезную модель "Электронное устройство для управления виртуальными символами" отозванной как не соответствующее пункту 4 статьи 1384 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности продолжить рассмотрение заявки на полезную модель N 2013128399.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, Москва, ОГРН 1047730015200) в пользу Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва) 350 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

А.А. Снегур