Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2015 г. N С01-848/2015 по делу N А46-15794/2014 Суд отменил ранее принятые по делу судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку лицензионные договоры и доверенности не могут являться доказательствами, подтверждающим правоспособность компании или наличие исключительного права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2015 г. N С01-848/2015 по делу N А46-15794/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 16 октября 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи при содействии Арбитражного суда Красноярского края (судья Лесков Р.В., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Гусейновой А.Ф.) кассационную жалобу компании "Смешарики ГмбХ" / Smeshariki GmbH (Ehrwalder Strasse 7, 81377 Munchen) на решение Арбитражного суда Омской области от 11.03.2015 (судья Стрелкова Г.В.) по делу N А46-15794/2014 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2015 (судьи Солодкевич Ю.М., Грязникова А.С., Рожков Д.Г.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению компании "Смешарики ГмбХ" / Smeshariki GmbH

к индивидуальному предпринимателю Черняк Ирине Ивановне (г. Омск, Омская область, ОГРНИП 310554322200081)

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

В связи с неявкой ответчика и его представителя в Арбитражный суд Красноярского края для участия в судебном заседании Суда по интеллектуальным правам, сеанс видеоконференцсвязи с Арбитражным судом Красноярского края был прекращен.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "Смешарики ГмбХ" / Smeshariki GmbH (далее - компания "Смешарики ГмбХ") обратилась в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Черняк Ирине Ивановне о взыскании 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 321933 ("Крош"), 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 332559 ("Нюша"), 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 384580 ("Бараш"), 15 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 321815 ("Копатыч"), 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 321868 ("Кар-Карыч"), 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 384581 ("Ежик"), 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 321869 ("Совунья"), 15 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 335001 ("Пин"), 15 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 321870 ("Лосяш"), 15 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 353490 "БиБи" (с учетом уточнений, приняты судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Омской области от 11.03.2015, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2015 в удовлетворении требований компании "Смешарики ГмбХ" отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, компания "Смешарики ГмбХ", ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы компания "Смешарики ГмбХ" указала, что является действительным обладателем исключительных прав на спорные товарный знаки, местом нахождения которого на момент приобретения соответствующих прав являлось Хохбрюкенштрассе, 10, 80331, г. Мюнхен, однако регистрация исключительных прав на имя компании "Смешарики ГмбХ", расположенной по указанному адресу, произведена Роспатентом раньше, чем соответствующие сведения об изменении места нахождения компании были внесены в Торговый реестр Германии, при этом заявление о регистрации таких изменений подано компанией своевременно.

Компания "Смешарики ГмбХ" обращает внимание судебной коллегии на применение судами нижестоящих инстанций положений статьи 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в редакции действовавшей до 01.10.2014 и предусматривавшей обязанность правообладателя уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении юридического адреса.

По мнению компании "Смешарики ГмбХ", суды первой и апелляционной инстанций необоснованно отклонили ссылку компании на письмо общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" от 16.04.2014 N 07/Ю, посчитав неподтвержденным, что общество является первоначальным обладателем исключительных прав на отдельные спорные товарные знаки, ввиду несоответствия адреса общества, указанного в письме, адресу, внесенному в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что является единственным обладателем фирменного наименования "Смешарики ГмбХ" / Smeshariki GmbH, зарегистрированным по адресу: Хохбрюкенштрассе, 10, 80331, г. Мюнхен, (регистрационный номер 172758), при этом фирменным наименованием компании, зарегистрированной в Торговом реестре Германии под номером 164063, является "FunGame Media".

Таким образом, компания "Смешарики ГмбХ" считает ошибочными выводы судов о том, что согласно содержанию лицензионных договор о предоставлении права использования спорных товарных знаков обладателем исключительных прав на них является организация с регистрационным номером 164063.

Кроме того, компания "Смешарики ГмбХ" отмечает, что лицензионные договоры и доверенности не могут являться доказательствами, подтверждающими правоспособность или наличие исключительного права.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

До судебного заседания 15.10.2015 от компании "Смешарики ГмбХ" поступило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Индивидуальный предприниматель Черняк И.В. отзыв не представила, своего представителя в судебное заседание не направила.

Кассационная жалоба рассмотрена в порядке, установленном частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, компания "Смешарики ГмбХ" ссылаясь на то, что индивидуальный предприниматель Черняк И.В. 12.09.2013 без разрешения правообладателя в торговой точке, расположенной по адресу: г. Омск, ул. 33 Северная, 28, реализовала товар - набор игрушек по цене 350 руб., включающий в себя объемные фигуры, имитирующие обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N 321933 ("Крош"), N 332559 ("Нюша"), N 384580 ("Бараш"), N 321868 ("Кар-Карыч"), N 384581 ("Ежик"), N 321869 ("Совунья"), N 321870 ("Лосяш"), N 335001 ("Пин"), N 321815 ("Копатыч"), N 353490 ("БиБи"), обратилась в суд с заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд первой инстанции исходил из того, что наличие исключительного права на товарный знак устанавливается путем сопоставления наименования истца и адреса его местонахождения с соответствующими сведениями, внесенными в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания. При этом суд установил, что сведения о служебном адресе истца (Хохбрюкенштрассе, 10, 80331, г. Мюнхен) внесены в Торговый реестр Германии после регистрации приобретения компанией "Смешарики ГмбХ" / Smeshariki GmbH, расположенной по адресу: Хохбрюкенштрассе, 10, 80331, г. Мюнхен, исключительных прав на спорные товарные знаки, на основании чего пришел к выводу о том, что истцом не доказано наличие у него соответствующих исключительных прав.

Суд апелляционной инстанции, поддержал изложенные выводы, указав, что правообладатель несет риск неисполнения обязанности по уведомлению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении адреса его местонахождения.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

В силу пункта 3 названной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2014 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 следует читать как "от 26.03.2009"

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 и статьей 1478 ГК РФ исключительное право юридического лица на товарный знак удостоверяется свидетельством на товарный знак.

Согласно приложениям 1 и 2 к приказу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, товарам и знакам от 08.08.2006 N 90 "Об утверждении форм свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), свидетельства на коллективный знак, свидетельства на общеизвестный товарный знак, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара и форм приложений к упомянутым свидетельствам" в свидетельстве на товарный знак указанию подлежит правообладатель, а также адрес для переписки.

Действующее законодательство не содержит прямого указания на то, какие сведения о правообладателе должны быть в свидетельстве на товарный знак. Вместе с тем, исходя из смысла пункта 1 статьи 1505 ГК РФ, к сведениям о правообладателе относятся его наименование, имя, место нахождения или место жительства.

Таким образом, для установления факта принадлежности юридическому лицу исключительного права на товарный знак необходимы следующие документы:

1) свидетельство на товарный знак;

2) выписка из реестра юридических лиц, подтверждающая правоспособность юридического лица на момент регистрации прав на товарный знак.

В то же время учитывая, что компания является иностранным лицом, при оценке ее правоспособности следует принимать во внимание положения пункта 23 Обзора судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 N 158, предусматривающего возможность суда при установлении юридического статуса иностранного лица, участвующего в деле, применять нормы о его личном законе. Аналогичная позиция содержится в пункте 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 N 8 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса" (далее - постановление N 8).

В соответствии с пунктом (1) §11 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Германии (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung, 1892) моментом регистрации компании (GmbH) считается момент внесения записи в торговый реестр (Handelsregister), который ведется районным судом (Amtsgericht) по месту нахождения общества.

При этом в пункте 30 постановления Пленума N 8 отмечено, что юридический статус иностранного юридического лица подтверждается выпиской из торгового реестра страны происхождения.

В подтверждение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 321933 ("Крош"), N 332559 ("Нюша"), N 384580 ("Бараш"), N 321868 ("Кар-Карыч"), N 384581 ("Ежик"), N 321869 ("Совунья"), N 321870 ("Лосяш"), N 335001 ("Пин"), N 321815 ("Копатыч"), N 353490 ("БиБи") компанией "Смешарики ГмбХ" представлены копии свидетельств в отношении спорных товарных знаков с приложениями, копии выписок из торгового реестра в отношении компании с регистрационным номером HRB 172758 по состоянию на 19.02.2014, 04.07.2014, 09.07.2014, копии договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки от 01.08.2008, заключенных между обществом с ограниченной ответственностью "Смешарики" и компанией "Смешарики ГмбХ", копия выписки из торгового реестра в отношении компании с регистрационным номером HRB 164063 по состоянию на 19.02.2014, копия информационного письма общества с ограниченной ответственностью "СМЕШАРИКИ" от 16.04.2014 N 07/Ю, копия протокола собрания участников общества "Blitz 08-369GmbH" от 10.04.2008, копия договора об учреждении общества "Blitz 08-369GmbH".

Суд первой инстанции счел недоказанным тот факт, что истец является обладателем исключительных прав на спорные товарные знаки и имеет возможность в соответствии со статьей 1515 ГК РФ требовать от ответчика выплаты компенсации за их нарушение.

В тоже время, как следует из выписки из Торгового реестра окружного суда г. Мюнхена наименование компании Blitz 08-369 GmbH (г. Мюнхен, регистрационный номер 172758) 28.04.2008 изменено на "Smeshariki GmbH". Впоследствии в качестве служебного адреса компании Smeshariki GmbH указано Хохбрюкенштрассе, 10, 80331, г. Мюнхен. Основной деятельностью компании, согласно представленным документам, является приобретение и всеобъемлющее и глобальное использование прав на фильмы, включая услуги мерчандайзинга, в частности, применительно к мультипликационному сериалу "Смешарики", а также владение, приобретение и использование музыкальных композиций и текстов, извлечение прибыли от выполнения данных операций и управление этой прибылью, а также владение долями в предприятиях, занимающихся подобной деятельностью.

Также из названной выписки следует, что 30.10.2014 в Торговый реестр Германии в отношении компании Smeshariki GmbH внесены изменения: в качестве служебного адреса компании указано Эрвальдер штрассе 7, 81377 Мюнхен.

Как усматривается из материалов дела, договоры об отчуждении исключительных прав на товарный знак в качестве идентифицирующих признаков сторон содержат указания на фирменные наименования и адреса местонахождения сторон, без указания их регистрационных номеров. Свидетельства на товарные знаки также не содержат сведений о регистрационном номере правообладателя.

Вместе с тем согласно предоставленной выписке из Торгового реестра окружного суда г. Мюнхен, единственной компанией, зарегистрированной по адресу Хохбрюкен штрассе 10, 80331 Мюнхен и обладающей фирменным наименованием "Smeshariki GmbH", присвоен регистрационный номер 172758.

Судебная коллегия соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что лицензионные договоры и доверенности не могут являться доказательствами, подтверждающим правоспособность компании или наличие исключительного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент приобретения компанией Smeshariki GmbH исключительных прав на спорные товарный знаки, а также на момент их предположительного нарушения ответчиком) правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

Вместе с тем, неисполнение такой обязанности по смыслу положений пункта 1 статьи 1477, статей 1478, 1481 ГК РФ не может являться основанием для отказа в признании лица обладателем исключительного права в обстоятельствах, когда такое лицо является единственным правообладателем, существование которого подтверждено материалами дела, и наличие у него исключительного права не опровергнуто другими доказательствами.

Учитывая, что компанией "Смешарики ГмбХ" представлены свидетельства на товарные знаки, из которых следует, что правообладателем является юридическое лицо с соответствующим названием и адресом, а также выписка из реестра юридических лиц, подтверждающая правоспособность юридического лица на момент регистрации прав на товарный знак, коллегия судей полагает, что у судов первой и апелляционной инстанций не было оснований для вывода об отсутствии у компании исключительных прав на товарные знаки, в защиту которых предъявлен настоящий иск, а такой вывод не соответствуют имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам дела, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебных актов.

Ответчиком не представлено доказательств того, что правообладателем товарного знака, указанным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, является иное юридическое лицо. Так, не представлялась выписка из Торгового реестра, свидетельствующая, что существовало иное юридическое лицо с таким же названием и местонахождением, а равно договор отчуждения именно этому иному юридическому лицу товарных знаков.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Омской области от 11.03.2015 по делу N А46-15794/2014 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2015 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин