Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 ноября 2015 г. по делу N СИП-380/2015 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении на территории РФ правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком не доказан факт использования спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с иском

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 ноября 2015 г. по делу N СИП-380/2015

Резолютивная часть решения объявлена 28 октября 2015 г.

Полный текст решения изготовлен 5 ноября 2015 г.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2016 г. по делу N СИП-380/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Силаев Р.В., Снегур А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление компании Перфетти Ван Мелле Бенелюкс Б.В/Perfetti Van Melle Benelux B.V. (Zoete Inval 20, 4815HK Breda, Holland)

к закрытому акционерному обществу "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "Мир" (Октябрьский пр-т, д. 112, г. Люберцы, Московская область, 140002, ОГРН 1037700075115)

о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "Радуга" по свидетельству Российской Федерации N 418816 в отношении товаров 29-го и 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования,

третье лицо - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Ананьев Д.В., Осипов М.Ю., Чернов Н.Н. (по доверенности от 30.09.2015);

от ответчика - Зайцев Е.С. (по доверенности от 06.08.2015),

третье лицо надлежаще извещено, своего представителя в судебное заседание не направило,

установил:

компания Перфетти Ван Мелле Бенелюкс Б.В./Perfetti Van Melle Benelux В.V. (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "Мир" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "Радуга" по свидетельству Российской Федерации N 418816 в отношении товаров 29, 30-го и услуг 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В суд от истца 23.10.2015 поступило заявление об уточнении исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором истец просил досрочно прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом "Радуга" по свидетельству Российской Федерации N 418816 в отношении товаров 29-го класса МКТУ "фруктовое желе, мармелад, глазированные фрукты" и 30-го класса МКТУ "какао-продукты, какао, сахар, леденцы, кондитерские изделия, в том числе безе; зефир; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; кондитерские изделия с игрушками; шоколадные яйца с игрушками; мармелад, за исключением относящегося к 29 классу; жевательный мармелад, за исключением относящегося к 29 классу; халва; кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, конфеты, в том числе: жевательные конфеты; мармеладные конфеты; желейные конфеты; глазированные орехи [конфеты]; драже [конфеты]; жевательные драже [конфеты]; помадки [конфеты]; наборы конфет с игрушками; мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, шоколад, кондитерские изделия мучные, вафли, марципаны, печенье, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, сухари, торты фруктово-ягодные, пралине, мороженное, мороженное фруктовое".

Уточнения исковых требований приняты судом.

В обоснование заявленных требований компания ссылается на то, что является всемирно известным производителем товаров (кондитерских изделий) под марками "Mentos", "Fruitella", "Chupa-Chups", "Meller" и другими. Компания на территории Российской Федерации осуществляет реализацию жевательных конфет "Mentos Радуга" с 2010 года, жевательных конфет "Fruitella Радуга" с 2012 года, а также иной кондитерской продукции производства группы компаний истца.

Также компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "mentos радуга" в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

В то же время, как полагает компания, представленные обществом доказательства не подтверждают использование им спорного товарного знака, а свидетельствуют лишь о злоупотреблении им правом.

Компания считает, что общество не использовало именно спорный товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован, поскольку этот товарный знак является комбинированным, а используемое обществом обозначения состоит только из одного слова "Радуга".

По мнению истца, ответчик не использует спорный товарный знак для товаров, в отношении которых заявлены исковые требования, в то же время регистрация спорного товарного знака на имя ответчика препятствует истцу в осуществлении им законной предпринимательской деятельности.

Ответчик в отзыве на исковое заявление не согласился с заявленными требованиями, просил отказать в их удовлетворении, поскольку, по его мнению, у истца отсутствует заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Как полагает общество, кондитерские изделия, производимые компанией, не относятся к товарам 29-го класса МКТУ, а также отмечает, что заявка на регистрацию товарного знака подана компанией только в отношении узкого перечня товаров 30-го класса МКТУ, что свидетельствует об отсутствии у компании намерения использовать этот товарный знак для товаров, не вошедших в заявку.

В связи с этим ответчик считает, что у истца имеется заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака только в отношении товаров 30-го класса МКТУ, однородных кондитерским изделиям.

Также общество в обоснование своих возражений ссылается на то, что 01.11.2013 им заключен лицензионный договор с обществом с ограниченной ответственностью "Новый Век", а также выдано письмо-согласие обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия" на использование этого товарного знака под контролем правообладателя.

При этом названные лица используют спорный товарный знак по указанным основаниям в отношении товаров 30-го класса МКТУ, однородных товарам 30-го класса МКТУ, в отношении которых истцом заявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В судебном заседании представители истца требования поддержали, выступили по доводам, изложенным в исковом заявлении, просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме с учетом их уточнения.

Представитель ответчика в судебном заседании просил отказать в удовлетворении заявленных требований, выступил по доводам, изложенным в отзыве.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак со словесным элементом "РАДУГА" по свидетельству Российской Федерации N 418816 с датой приоритета 14.07.2008 зарегистрирован 21.09.2010 на имя общества в отношении товаров 29, 30-го и услуг 43-го классов МКТУ.

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и/или услуг, зарегистрированного Роспатентом 26.12.2012 за N РД0116256, права на названный товарный знак в отношении части услуг 43-го класса МКТУ перешли к обществу с ограниченной ответственностью "Радуга".

Кроме того перечень товаров и услуг был сокращен правообладателем, в результате чего на момент рассмотрения настоящего спора указанный товарный знак зарегистрирован на имя общества в отношении следующих товаров и услуг: 29-го класса МКТУ "пищевые альгинаты, пищевые пектины, пищевой желатин, пищевой казеин, пищевой рыбий клей, рыбные пищевые продукты, рыба (неживая), консервированная рыба, анчоусы, лосось, сардины, сельдь, тунец, креветки (неживые), лангусты (неживые), мидии (неживые), моллюски (неживые), омары (неживые), ракообразные (неживые), устрицы (неживые), икра, мясо, консервированное мясо, мясные экстракты, солонина, свинина, дичь (битая), домашняя птица (неживая), колбасные изделия, кровяная колбаса, сосиски в сухарях, печень, паштеты из печени, супы, овощные супы, бульоны, бульонные концентраты, составы для приготовления бульона, составы для приготовления супов, пищевые жиры, животные жиры, пищевой костный жир, свиной жир, сало, кокосовый жир, жировые смеси для бутербродов, маргарин, арахисовое масло, кокосовое масло, масло какао, растительные масла, сливочное масло, сливочный крем, молочные продукты, в том числе: продукты молокосодержащие сгущенные; молоко сгущенное; кефир; йогурт; творожные сырки; творожная масса; творог; сливки; молоко, в том числе: молоко концентрированное; молоко сухое; молоко топленое; молочная сыворотка, взбитые сливки, молочный десерт, соевый творог, сыры, яйца, яйца улитки (употребляемые в пищу), яичный порошок, яичный желток, яичный белок, пищевые белки, мясное желе, пищевое желе, фруктовое желе, варенье, имбирное варенье, мармелад, компоты, овощные соки для приготовления пищи, томатный сок для приготовления пищи, томатная паста, овощи консервированные, овощи сушеные, овощи, подвергнутые тепловой обработке, замороженные овощи, консервированный лук, консервированные бобы, соевые консервированные бобы, консервированный горох, маринад из шинкованных овощей с острой приправой, пикули, квашенная капуста, корнишоны, овощные салаты, фруктовые салаты, фрукты, подвергнутые тепловой обработке, замороженные фрукты, глазированные фрукты, фруктовая цедра, изюм, фруктовая мякоть, консервированные фрукты, фрукты консервированные в спирте, консервированные оливы, обработанные орехи, толченый миндаль, обработанный арахис, сушеные кокосовые орехи, финики, консервированная чечевица, пыльца растений приготовленная для пищи, пищевые экстракты водорослей, консервированные грибы, замороженные грибы, консервированные трюфели, фруктовые чипсы, картофельные чипсы, крокеты, субпродукты, пищевой костный мозг"; 30-го класса МКТУ "кофе, кофе сырец, кофейные напитки, напитки кофейно-молочные, заменители кофе, цикорий, чай, напитки какао-молочные, какао-продукты, какао, шоколадные напитки, напитки шоколадно-молочные, сахар, леденцы, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, мальтоза, рис, мука, каши молочные, крахмал пищевой, зерновые продукты, крупы пищевые, тапиока, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, попкорн, хлопья из зерновых продуктов, крупы пищевые, мучные продукты, продукты на основе овса, овес дробленый, овес очищенный, солодовый экстракт, крупы пищевые, блины, булки, вермишель, лапша, макаронные изделия, спагетти, миндальное тесто, пироги, хлеб, хлеб из пресного теста, пельмени, пицца, суши, кондитерские изделия, в том числе: безе; зефир; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; кондитерские изделия с игрушками; шоколадные яйца с игрушками; мармелад, за исключением относящегося к 29 классу; жевательный мармелад, за исключением относящегося к 29 классу; халва; кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, конфеты, в том числе: жевательные конфеты; мармеладные конфеты; желейные конфеты; глазированные орехи [конфеты]; драже [конфеты]; жевательные драже [конфеты]; помадки [конфеты]; наборы конфет с игрушками; мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, шоколад, кондитерские изделия мучные, вафли, марципаны, печенье, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, сухари, торты фруктово-ягодные, травы пряно-вкусовые консервированные, пралине, мороженное, мороженное фруктовое, мед, маточное молочко пчелиное пищевое (за исключением используемого в медицинских целях), подслащивающие вещества натуральные, дрожжи, ферменты для теста, кофейные ароматические вещества, ванилин (заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), глюкоза пищевая, пряности, специи, анисовое семя, бадьян, гвоздика (пряность), мускатный орех, перец, перец (специя), горчица, уксус, приправы, водоросли (приправа), сельдерейная соль, соль для консервирования пищевых продуктов, вода морская (для приготовления пищи), клейковина пищевая, продукты для размягчения мяса в домашних условиях, настои нелекарственные, пищевые эссенции (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел), связующие вещества для колбасных изделий, стабилизаторы для взбитых сливок, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, связующие вещества для пищевого льда, хлебобулочные изделия, жевательная резинка (за исключением используемой в медицинских целях), солод"; 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 418816 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении названных товаров.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06.

Согласно выписке из Торгового реестра Торгово-промышленной палаты Нидерландов к видам деятельности компании относится производство шоколада и кондитерских изделий из сахара, производство сладостей и торговля сладостями.

В подтверждение реального производства товаров и их реализации компания представила в материалы дела упаковку жевательных драже "mentos радуга", изготовленных компанией 12.03.2014, и "Fruitella Радуга", изготовленных 01.03.2012 обществом с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" (аффилированным лицом); декларации на товары за февраль 2015 года на ввоз названным обществом на территорию Российской Федерации жевательных драже; сертификат соответствия N РОСС RU.AE45.H12680 сроком действия с 08.06.2015 по 07.06.2018, выданный обществу с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" на жевательное драже "Mentos", включая "Mentos Радуга", произведенное этим обществом; декларацию о соответствии от 15.12.2014 на жевательные драже "Mentos", произведенные компанией; договор поставки от 25.01.2015 между обществом с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" (поставщик) и акционерным обществом "ДИКСИ Юг" (покупатель) на приобретение шоколада, карамели, конфет жевательных, мармелада, ириса, протокол разногласий от 25.01.2015 к этому договору и приложения к нему, документы, подтверждающие его исполнение: товарные накладные и счет-фактуры за апрель, июнь 2015; договор коммерческой концессии от 01.01.2015 на товарные знаки, технологию и "ноу-хау" между истцом, компанией Перфетти Ван Мелле Холдинг Б.В. и обществом с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" (пользователь); товарные накладные, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные за 2010 год на поставку обществом с ограниченной ответственностью "Ван Мелле" обществу с ограниченной ответственностью "Меридиан", закрытому акционерному обществу "Денди", обществу с ограниченной ответственностью "Аскон-Столица", обществу с ограниченной ответственностью "Диском" разнообразных драже, конфет, мармелада, мороженого, сладкой ваты, ириса, шоколада, включая жевательные драже "mentos радуга"; рекламный каталог продукции компании (весна 2015 года), содержащий иллюстрации продукции, производимой компанией, и сведения о ней.

При этом общества с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" и "Ван Мелле" входят в группу компаний истца и являются аффилированными лицами, что подтверждается нотариальным свидетельством от 07.09.2015, сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) об обществе с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" по состоянию на 22.09.2015, выписками из ЕГРЮЛ на 26.04.2010 на названное общество, а также на 30.08.2010 на общество с ограниченной ответственностью "Ван Мелле".

Представленные истцом в материалы дела доказательства подтверждают, что компания через своих аффилированных лиц осуществляет деятельность по производству, ввозу и реализации на территории Российской Федерации кондитерской продукции: драже, конфеты, мармелад, мороженое, сладкую вату, ирис, шоколад.

Помимо перечисленных документов в подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компания представила в материалы дела поданную истцом в Роспатент 18.05.2015 заявку N 2015714496 на регистрацию товарного знака "mentos радуга" в отношении товаров 30-го класса МКТУ "выпечные кондитерские изделия и кондитерские изделия; шоколад; какао; конфеты; конфеты жевательные [кондитерские изделия]; резинки жевательные; надувные жевательные резинки; драже [кондитерские изделия]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; леденцы; кондитерские изделия и сладости с мятой; тоффи, ириски [кондитерские изделия]; сладости;сахар".

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары, которые производятся и вводятся истцом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, и товары 29-го и 30-го классов МКТУ, в отношении которых им заявлены исковые требования и предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, тождественны либо однородны, поскольку являются товарами одного рода и вида, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта и условия реализации, изготовлены из одних и тех же материалов, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

При этом суд принимает во внимание, что испрашиваемые истцом товары 29-го и 30-го классов МКТУ являются "изделиями кондитерскими", относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, вероятность их смешения в глазах потребителей является достаточно высокой. Кроме того, судебная коллегия отмечает, что в отзыве на исковое заявление ответчик признал, что у истца имеется заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ, однородных "кондитерским изделиям".

Оценив представленные истцом доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, указанных в исковом заявлении с учетом его уточнения, для которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 418816 в отношении товаров 29-го класса МКТУ "фруктовое желе, мармелад, глазированные фрукты" и 30-го класса МКТУ "какао-продукты, какао, сахар, леденцы, кондитерские изделия, в том числе безе; зефир; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; кондитерские изделия с игрушками; шоколадные яйца с игрушками; мармелад, за исключением относящегося к 29 классу; жевательный мармелад, за исключением относящегося к 29 классу; халва; кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, конфеты, в том числе: жевательные конфеты; мармеладные конфеты; желейные конфеты; глазированные орехи [конфеты]; драже [конфеты]; жевательные драже [конфеты]; помадки [конфеты]; наборы конфет с игрушками; мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, шоколад, кондитерские изделия мучные, вафли, марципаны, печенье, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, сухари, торты фруктово-ягодные, пралине, мороженное, мороженное фруктовое".

Суд не может согласиться с доводом ответчика относительно отсутствия заинтересованности у истца в отношении досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров, заявленных им в иске, поскольку он сводится к тому, что заявка истца на регистрацию товарного знака подана в отношении узкого перечня товаров 30-го класса МКТУ, что свидетельствует об отсутствии намерений у истца использовать это обозначение в отношении иных товаров.

Однако, как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Принимая во внимание изложенное, а также установленную судом однородность соответствующих товаров, довод ответчика об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех указанных им в исковых требованиях (с учетом их уточнения) товаров подлежит отклонению.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (17.07.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 418816, исчисляется с 17.07.2012 по 16.07.2015 включительно.

В подтверждение использования спорного товарного знака в названный период времени ответчик представил в материалы дела письмо-согласие от 01.11.2013 N 01-11-13-04, выданное обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия" на право использования названного товарного знака на территории Российской Федерации при производстве, реализации и рекламе кондитерских изделий с даты подписания этого письма до 01.11.2016.

Также общество представило в материалы дела договор об использовании товарных знаков от 01.11.2013, заключенный им с обществом с ограниченной ответственностью "Новый Век" на использование, в том числе спорного товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве, на условиях неисключительной лицензии сроком до 01.11.2016. Данный договор зарегистрирован Роспатентом 20.05.2014 за N РД0148198.

Согласно представленным ответчиком счету от 26.03.2014 N 31 и платежному поручению от 28.03.2014 N 59 общество с ограниченной ответственностью "Новый Век" произвело частичную оплату вознаграждения за лицензионное использование товарных знаков по договору от 01.11.2013.

Кроме того, в подтверждение фактического использования обществами с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия" и "Новый Век" спорного товарного знака в соответствии с письмом-согласием и лицензионным договором ответчик также представил в материалы дела следующие документы: договор аренды технологического оборудования от 15.05.2012 б/н между обществом с ограниченной ответственностью "Кубань-Сласть" (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия" (арендатор) на аренду технологического оборудования, предназначенного для изготовления кондитерских изделий; договор поставки продукции от 11.11.2010 N 2 между обществом с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Новый Век" (покупатель) с пролонгированным сроком действия, документы, подтверждающие его исполнение: товарные накладные, счет-фактуры, платежные поручения за август, сентябрь, ноябрь 2012, март, июнь, октябрь 2013, январь, июль 2014 на поставку вафельных трубочек "Радуга" с разными вкусами, драже "МОСКОВИЯ Волшебная радуга"; договор купли-продажи от 01.12.2007 с пролонгированным сроком действия между обществом с ограниченной ответственностью "Новый Век" (продавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Инвест-ч" (покупатель) на покупку товаров питания в ассортименте, в том числе вафельных трубочек "Радуга" с разными вкусами, драже "МОСКОВИЯ Волшебная радуга", печенье "Радуга", документы, подтверждающие его исполнение: товарные накладные, счет-фактуры, платежные поручения за февраль, март, апрель, май, сентябрь, ноябрь 2013, февраль, апрель, май, июнь, август, октябрь, ноябрь 2014; договор купли-продажи от 12.12.2007 с пролонгированным сроком действия между обществом с ограниченной ответственностью "Новый Век" (продавец) и обществом с ограниченной ответственностью "ТЦ "Аист" (покупатель) на покупку товаров питания в ассортименте, в том числе вафельных трубочек "Радуга" с разными вкусами, драже "МОСКОВИЯ Волшебная радуга", документы, подтверждающие его исполнение: товарные накладные, счет-фактуры и платежные поручения за август, сентябрь, октябрь, декабрь 2012, январь, февраль, апрель, май, август, октябрь, ноябрь, декабрь 2013, февраль, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014; договор купли-продажи от 21.03.2011 без срока действия между обществом с ограниченной ответственностью "Новый Век" (продавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Ост-Ареал" на покупку товаров питания в ассортименте, в том числе вафельных трубочек "Радуга" с разными вкусами, драже "МОСКОВИЯ Волшебная радуга", документы, подтверждающие его исполнение: товарные накладные, счет-фактуры и приходно-кассовые ордера за август, сентябрь, декабрь 2012, февраль, июнь, июль, октябрь 2013, март, апрель, май, октябрь, ноябрь, декабрь 2014; декларация о соответствии от 10.03.2015, выданная обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия" на вафельные трубочки с кремовыми начинками "Радуга", декларации о соответствии от 24.03.2015, выданные тому же обществу на драже "Радуга", декларация о соответствии от 19.06.2012 сроком действия до 19.06.2015 на драже "Радуга", декларация о соответствии от 06.06.2012 сроком действия до 06.06.2015 на печенье сахарное "Радуга", декларация о соответствии от 06.06.2012 сроком действия до 06.06.2015 на вафельные трубочки "Радуга", декларация о соответствии от 06.06.2012 сроком действия до 06.06.2015 на вафли "Радуга"; декларация о соответствии от 06.05.2013 сроком действия по 15.02.2015 на драже "Радуга"; фотографии упаковок с драже "Московия" Волшебная РАДУГА" с датой изготовления и упаковывания 26.11.2014, упаковок с драже "Московия" Радуга радужное" с датой изготовления и упаковывания 12.01.2015, пустых упаковок для вафельных трубочек с кремовыми начинками "Радуга" со вкусом "Сгущенное молоко" изготовленных и упакованных в 2014 году, произведенных обществом с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия".

Кроме того, в судебном заседании 28.10.2015 ответчик представил на обозрение суда следующие образцы продукции и ее упаковки: 1) картонная упаковка без содержимого, на этикетке содержится следующая информация: вафельные трубочки с кремовой начинкой; "Радуга" со вкусом "Сгущенное молоко"; дата изготовления - 26.11.2014, изготовитель - общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия"; 2) картонная упаковка с содержимым, на этикетке содержится следующая информация: Драже "Московия" "Радуга" радужное; дата изготовления - 12.01.2015; изготовитель - общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия"; 3) картонная упаковка с содержимым, на этикетке содержится следующая информация: Драже "Московия" Волшебная РАДУГА" морские камешки; дата изготовления - 26.11.2014, изготовитель - общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия".

Исследовав и оценив представленные ответчиком доказательства, суд установил, что использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 418816 в спорный период времени осуществлялось под контролем правообладателя на основании письма-согласия, предоставленного обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия", а также на основании лицензионного договора, заключенного между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью "Новый Век".

Судебная коллегия признает использование спорного товарного знака обществом с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия" под контролем правообладателя, поскольку под таким использованием понимается использование товарного знака по воле правообладателя, которая выражена в письме-согласии от 01.11.2013 N 01-11-13-04.

При этом общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия" осуществляет производство и поставку обществу с ограниченной ответственностью "Новый Век" кондитерских изделий, а именно: вафельных трубочек, драже, печенья, вафель. В свою очередь общество с ограниченной ответственностью "Новый Век" осуществляет последующую реализацию этой продукции различным юридическим лицам.

В документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (счета-фактуры, товарные накладные) указан спорный товарный знак "Радуга", на продукции ответчика, которая обозревалась судом в судебном заседании, также размещен спорный товарный знак с изменением его отдельных элементов, что, по мнению суда, не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану.

В соответствии со статьей 5 С (2) Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция) применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Аналогичное положение изложено в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Вместе с тем пунктом 6.3.3 Методических рекомендаций предусмотрено, что изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Как установлено судом, центральное доминирующее положение в спорном товарном знаке занимает именно словесный элемент "Радуга", расположенный в центре, изобразительный же элемент представляет собой рамку для этого словесного элемента, выполненную тонкими черными линиями в форме волны и завитков, не имеющую высокой степени оригинальности.

Из материалов дела усматривается, что спорный товарный знак используется ответчиком с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, а именно без изобразительного элемента. Исходя из смысла правил, предусмотренных Методическими рекомендациями, по мнению суда, такое использование спорного комбинированного товарного знака не влияет на его отличительный характер.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в совокупности и взаимосвязи перечисленные документы и осмотренная судом продукция подтверждают использование спорного товарного знака правообладателем в смысле статьи 1486 ГК РФ в трехлетний период, предшествовавший дате подачи искового заявления, в отношении товаров 30-го класса МКТУ: вафельные трубочки, драже, печенье, вафли.

При этом суд отмечает, что названные товары относятся к "изделиям кондитерским", а "драже" также являются "конфетами". В связи с этим, поскольку ответчиком доказано использование спорного товарного знака для перечисленных товаров, то его правовая охрана также не может быть прекращена и в отношении товаров "изделия кондитерские; конфеты".

Доказательства использования спорного товарного знака в отношении иных товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, в отношении которых заявлены исковые требования ответчиком не представлены.

Каталог продукции шоколадной компании "Московия", декларация о соответствии общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Московия" на печенье "Радуга", копии этикеток на упаковку, скриншоты страниц сайта n-vek.com без дат, представленные ответчиком, суд признает неотносимыми доказательствами, поскольку невозможно установить их относимость к трехлетнему периоду, предшествовавшему подаче настоящего искового заявления, в связи с чем они не могут подтверждать использование спорного товарного знака ответчиком в названный период.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что ответчик доказал использование спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, только в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, в том числе вафли, печенье, конфеты, в том числе драже [конфеты]" и не доказал такое использование в отношении остальных товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, которые указаны компанией в исковых требованиях с учетом их уточнения.

Довод истца о злоупотреблении ответчиком своим правом отклоняется как не обоснованный.

Учитывая наличие заинтересованности истца, требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Радуга" по свидетельству Российской Федерации N 418816 вследствие его неиспользования подлежит удовлетворению в отношении товаров 29-го класса "фруктовое желе, мармелад, глазированные фрукты" и 30-го класса "какао-продукты, какао, сахар, леденцы, безе; зефир; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; кондитерские изделия с игрушками; шоколадные яйца с игрушками; мармелад, за исключением относящегося к 29 классу; жевательный мармелад, за исключением относящегося к 29 классу; халва; кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, жевательные конфеты; мармеладные конфеты; желейные конфеты; глазированные орехи [конфеты]; жевательные драже [конфеты]; помадки [конфеты]; наборы конфет с игрушками; мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, шоколад, кондитерские изделия мучные, марципаны, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, сухари, торты фруктово-ягодные, пралине, мороженное, мороженное фруктовое" МКТУ.

Судебные расходы судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 23 постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку (например, требования о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок), расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковое заявление компании Перфетти Ван Мелле Бенелюкс Б.В/Perfetti Van Melle Benelux В.V. удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 418816 в отношении товаров 29-го класса "фруктовое желе, мармелад, глазированные фрукты" и 30-го класса "какао-продукты, какао, сахар, леденцы, безе; зефир; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; кондитерские изделия с игрушками; шоколадные яйца с игрушками; мармелад, за исключением относящегося к 29 классу; жевательный мармелад, за исключением относящегося к 29 классу; халва; кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, жевательные конфеты; мармеладные конфеты; желейные конфеты; глазированные орехи [конфеты]; жевательные драже [конфеты]; помадки [конфеты]; наборы конфет с игрушками; мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, шоколад, кондитерские изделия мучные, марципаны, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, сухари, торты фруктово-ягодные, пралине, мороженное, мороженное фруктовое" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "Мир" в пользу компании Перфетти Ван Мелле Бенелюкс Б.В/Perfetti Van Melle Benelux B.V. 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур