Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 ноября 2015 г. N С01-983/2015 по делу N А11-12362/2014 Оставляя без изменения ранее принятые судебные акты, которыми удовлетворено требование о взыскании задолженности по лицензионному договору, суд исходил из того, что ответчик не исполнял свои обязательства по действительной сделке, в том числе не предоставлял сведения, необходимые для расчета подлежащего уплате вознаграждения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 ноября 2015 г. N С01-983/2015 по делу N А11-12362/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 19 ноября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 ноября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рассомагиной H.Л., Химичева В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети" (ул. Первомайская, д. 110A, г. Муром, Владимирская область, 602263, ОГРН 1023302154094) на решение Арбитражного суда Владимирской области от 13.04.2015 (судья Илюхина Н.А.) по делу N А11-12362/2014 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2015 (судьи Соловьева М.В., Вечканов А.И., Логинова О.А.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Мурышева Евгения Юрьевича (Москва, ОГРНИП 307770000544511)

к муниципальному унитарному предприятию округа Муром "Тепловые сети" (ОГРН 1023302154094)

о взыскании задолженности и пени по лицензионному договору.

В судебном заседании принял участие представитель муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети" - Табашникова Н.Н. на основании доверенности от 05.07.2013.

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Мурышев Евгений Юрьевич обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к муниципальному унитарному предприятию округа Муром "Тепловые сети" (далее - МУП "Тепловые сети") о взыскании задолженности по лицензионному договору на изобретение от 03.09.2007 за период с января по июнь 2014 года в размере 12 523 534 руб. 33 коп., пеней за просрочку выплаты вознаграждения за период с 26.02.2014 по 15.12.2014 в размере 2 441 361 руб. 67 коп.

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 13.04.2015, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2015 требования индивидуального предпринимателя Мурышева Е.Ю. удовлетворены, с МУП "Тепловые сети" в пользу индивидуального предпринимателя взыскана задолженность в размере 9 918 104 руб. 17 коп., пени в размере 1 122 083 руб. 60 коп.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, МУП "Тепловые сети", ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование кассационной жалобы МУП "Тепловые сети" указало, что суды не применили положения статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в отношении сделки, совершенной с превышением полномочий исполнительного органа унитарного предприятия, ввиду чего пришли к ошибочному выводу о ее действительности.

По мнению МУП "Тепловые сети", судами не принято во внимание, что лицензионный договор и дополнительные соглашения к нему заключены с нарушением патентного законодательства, поскольку объектом договора является способ эксплуатации, в то время как объектом охраны по патенту Российской Федерации N 2251645 является нагревательное устройство.

МУП "Тепловые сети" считает, что лицензионный договор не исполнен истцом, поскольку последним не введен режим коммерческой тайны в отношении "ноу-хау", права на который передаются по условиям договора, не предоставлена необходимая для его использования техническая документация, а также ввиду того, что реализация ответчиком указанного в договоре способа эксплуатации, не привела к ожидаемому экономическому эффекту.

Также МУП "Тепловые сети" полагает, что судами первой и апелляционной инстанций не дана надлежащая оценка всем заявленным доводам и представленным доказательствам.

В отзыве на кассационную жалобу индивидуальный предприниматель Мурышев Е.Ю. отметил, что вопрос о действительности лицензионного договора был предметом рассмотрения арбитражных судов, в том числе в рамках дел N А11-1451/2012, N А11-3804/2013, и наличие оснований для признания договора недействительным либо не заключенным судами не установлено.

Также индивидуальный предприниматель Мурышев Е.Ю. обращает внимание суда на тот факт, что в пункте 16 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2251645 описан способ эксплуатации, права на который переданы по лицензионному договору.

Индивидуальный предприниматель Мурышев Е.Ю. считает ссылку МУП "Тепловые сети" на неисполнение им условий договора необоснованной, поскольку лицензионный договор предполагает передачу права, достижение экономическое эффекта при осуществлении способа эксплуатации подтверждено материалами дела, а обязательство по передаче материального носителя секрета производства исполнено, что установлено арбитражными судами при разрешении споров между теми же лицами.

Оценку доводов и доказательств, изложенную в оспариваемых судебных актах, индивидуальный предприниматель Мурышев Е.Ю. считает полной и всесторонней.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель МУП "Тепловые сети" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Индивидуальным предпринимателем Мурышевым Е.Ю. представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он против удовлетворения кассационной жалобы возражает, просит рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие своего представителя.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, индивидуальный предприниматель Мурышев Е.Ю. является обладателем исключительных прав на изобретение по патенту Российской Федерации N 2251645.

Между индивидуальным предпринимателем Мурышевым Е.Ю. (лицензиар) и МУП "Тепловые сети" (лицензиат) 03.09.2007 заключен лицензионный договор.

Согласно пункту 1 договора лицензиар является владельцем патента на изобретение N 2251645, касающегося нагревательного устройства и способа его эксплуатации (заявка N 2003122036, дата подачи и приоритета 18 июля 2003 года, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 мая 2005 года, срок действия патента истекает 18 июля 2023 года).

Лицензиат желает приобрести на условиях названного договора лицензию на способ эксплуатации нагревательного устройства, на который получен патент Российской Федерации N 2251645, в целях получения дополнительного тепла, выработанного в результате применения упомянутого способа в данном нагревательном устройстве, и экономии топлива (газа) (пункт 2 договора).

Согласно разделу 2 договора лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на способ использования нагревательного устройства, охраняемого патентом Российской Федерации N 2251645, а также "ноу-хау". При этом лицензиату предоставляется право на применение, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии на территории.

Названный договор заключен на срок действия патента и вступает в силу с даты его регистрации в установленном порядке в Роспатенте (пункт 13.1. договора).

В соответствии с пунктом 6.1 договора за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, и за техническую документацию, "ноу-хау" и другую информацию лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение согласно методики расчета экономического эффекта использования нагревательного устройства, приведенной в Приложении 3 для соответствующего объекта лицензиата. При этом вознаграждение составляет:

- первоначальный платеж в размере 3 млн. рублей;

- текущие отчисления (роялти) уплачиваются лицензиару в размер 50% от экономического эффекта, полученного за каждый отчетный период (календарный месяц), в течение 25 дней месяца, следующего за отчетным периодом. Если начало действия настоящего договора не совпадает с началом отчетного периода, то в первый отчетный период включается для расчета и выплаты роялти экономический эффект, полученный с момента вступления в силу настоящего договора до начала первого отчетного периода.

Согласно приложению N 3 к договору экономический эффект может быть определен по показаниям приборов учета с использованием следующих параметров: количество отпущенной тепловой энергии и количество потребленного газа, или расчетным путем с использованием следующих параметров: стоимость 1 куб. м газа, среднегодовой расход газа по котельной, базовая величина удельного расхода газа, величина удельного расхода газа, достигнутая с помощью преобразователей.

Все платежи по названному договору, связанные с подготовкой к использованию и использованием способа и "ноу-хау", уплачиваются лицензиатом, за исключением налогов с физических лиц, которые согласно действующему законодательству обязан уплачивать лицензиар (пункт 6.2 договора).

Согласно пункту 8.9 договора в случае задержки платежей лицензиат уплачивает лицензиару, кроме неоплаченных сумм, пени из расчета 0,1% в день от неоплаченных сумм за каждый день задержки.

Лицензионный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.09.2007 под N РД0027156.

В спорный период лицензиат уклонялся от исполнения договора, в том числе в части представления лицензиару сведений для определения экономического эффекта и расчета роялти (пункт 7.1 договора), а также в части выплаты лицензиару вознаграждения в соответствии с пунктом 6.1 договора.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления индивидуальным предпринимателем Мурышевым Е.Ю. требований о взыскании задолженности по договору и пени, начисленных на сумму неисполненных обязательств.

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик не исполнял свои обязательства по действительной сделке, в том числе не представлял сведения, необходимые для расчета подлежащего уплате вознаграждения.

Проверив правильность произведенных индивидуальным предпринимателем Мурышевым Е.Ю. расчетов, принимая во внимание представленный МУП "Тепловые сети" контррасчет, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить требование индивидуального предпринимателя о взыскании сумм задолженности по договору в части. При этом, учитывая конкретные обстоятельства дела, компенсационный характер неустойки, отсутствие доказательств причинения истцу убытков неисполнением обязательств и период просрочки исполнения обязательства, суд ввиду несоразмерности заявленной индивидуальным предпринимателем ко взысканию неустойки уменьшил ее размер исходя из двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в период нарушения обязательства.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал в полном объеме, наличие оснований для уменьшения размера взыскиваемых сумм не установил.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителя МУП "Тепловые сети", рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

При этом в силу статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что сумма задолженности и неустойка взыскана судами неправомерно ввиду ничтожности лицензионного договора, заключенного директором МУП "Тепловые сети" с превышением своих полномочий.

В пункте 9 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснено, что в силу абзаца второго пункта 4 статьи 18 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" уставом унитарного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия собственника имущества такого предприятия. При рассмотрении споров о признании недействительными указанных сделок судам следует руководствоваться статьей 174 ГК РФ. Сделки унитарного предприятия, заключенные с нарушением абзаца первого пункта 2 статьи 295 ГК РФ, а также с нарушением положений Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", в частности пунктов 2, 4, 5 статьи 18, статей 22-24 этого Закона, являются оспоримыми, поскольку могут быть признаны недействительными по иску самого предприятия или собственника имущества, а не любого заинтересованного лица. Ответчик вправе заявить об истечении срока исковой давности для признания такой сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 181 ГК РФ.

Доказательства признания судом лицензионного договора от 26.09.2007 N РД0027156 недействительным МУП "Тепловые сети" в материалы дела не представлялись, самостоятельное требование о признании договора недействительным и применения последствий недействительности сделки при рассмотрении настоящего дела сторонами не заявлялось, ввиду чего действительность названного договора не могла быть предметом рассмотрения в судах нижестоящих инстанций.

Кроме того, суд кассационной инстанции отмечает, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Владимирской области от 18.09.2013, принятому в рамках дела N А11-3804/2013, возбужденному по спору между теме же лицами, установлено, что МУП "Тепловые сети" пропущен срок исковой давности для предъявления требований о применении последствий недействительности сделки в отношении названного договора, при этом из действий сторон явствует, что сделка МУП "Тепловые сети" одобрена.

Ввиду изложенного названный довод кассационной жалобы судебной коллегией отклоняется.

Довод МУП "Тепловые сети" о нарушении патентного законодательства при заключении лицензионного договора ввиду предоставления на его основании права использования незапатентованного способа суд кассационной инстанции также находит несостоятельным, поскольку признаки независимого пункта 16 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2251645 характеризуют способ эксплуатации нагревательного устройства, охарактеризованного в пункте 1 названного патента.

Таким образом, вопреки доводам МУП "Тепловые сети" на основании лицензионного договора сторонами передано право использования объекта патентных прав.

Как указано в пункте 13.7 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" по смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Поскольку право использования способа эксплуатации нагревательного устройства по патенту Российской Федерации N 2251645 передано МУП "Тепловые сети" с момента государственной регистрации лицензионного договора, довод заявителя кассационной жалобы о том, что договор не исполнен истцом в указанной части следует считать необоснованным. При этом фактически достигнутый лицензиатом экономический эффект от использования объекта охраны не принимается во внимание по характеру правоотношений, в условиях, когда сторонами лицензионного договора предусмотрен порядок расчета вознаграждения без учета такого эффекта.

Довод МУП "Тепловые сети" о том, что лицензиаром не введен режим коммерческой тайны в отношении "ноу-хау" и не передана необходимая техническая документация, не основан на материалах дела. Кроме того, доказательств того, что МУП "Тепловые сети" предпринимались достаточные меры для понуждения лицензиара исполнить обязательство в соответствующей части также не представлено.

Доводы кассационной жалобы в целом повторяют доводы МУП "Тепловые сети", рассмотренные судами первой и апелляционной инстанции, а также арбитражными судами при рассмотрении дел N А11-12185/2011, N А11-1451/2012, N А11-3776/2013, N А11-3804/2013, возбужденных по спорам между теми же лицами.

Иное толкование заявителем кассационной жалобы норм материального и процессуального права не свидетельствует о допущенных судами нарушениях, являющихся основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Выводы судов первой и апелляционной инстанции о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Владимирской области от 13.04.2015 по делу N A11-12362/2014 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

В.А. Химичев