Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2015 г. по делу N СИП-520/2015 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку что ответчиком осуществляется использование спорного товарного знака для индивидуализации оказываемых им услуг

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2015 г. по делу N СИП-520/2015

Резолютивная часть решения объявлена 1 декабря 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 3 декабря 2015 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2016 г. N С01-93/2016 по делу N СИП-520/2015 настоящее решение оставлено без изменения

См. Определение Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2016 г. по делу N СИП-520/2015 об исправлении опечатки

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Волина Олега Булатовича (Москва, ОГРНИП 306770000001292)

к публичному акционерному обществу "Ханты-Мансийский банк Открытие" (ул. Тимура Фрунзе, д. 11. корп. 13, Москва, 119021, ОГРН 1028600001880),

с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30 корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 208893 в отношении услуги 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]" вследствие его неиспользования,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Волкова А.В. и Проскура В.В. (по доверенности от 19.08.2015);

от ответчика - Шалихов Д.А. (по доверенности N Д15-0284 от 20.02.2015);

от третьего лица - не явился, надлежащим образом извещено, установил:

индивидуальный предприниматель Волин Олег Булатович (далее - предприниматель, истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Ханты-Мансийский банк Открытие" (далее - общество, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 208893 в отношении услуги 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]" вследствие его неиспользования.

Определением суда от 25.09.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование предъявленных требований истец ссылается на то, что правообладателем (ответчиком) спорный товарный знак в отношении услуги 36-го класса МКТУ "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]" не используется непрерывно на протяжении более трех лет, так как ответчик является кредитно-финансовой организацией и сдача в аренду недвижимого имущества не относится к его основной деятельности. При этом истец является лицом, осуществляющим деятельность в сфере сдачи в аренду коммерческой недвижимости, то есть имеет законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуги 36-го класса МКТУ "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]". Обращает внимание на факт подачи им в Роспатент заявки N 2014712610 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "ПЕТРОВСКИЙ" в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33-го и услуг 35-го и 36-го классов МКТУ, в том числе услуги 36-го класса МКТУ "аренда недвижимого имущества".

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором просит отказать в удовлетворении исковых требований. В обоснование своих возражений указывает на то, что истцом не доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку в материалах дела не имеется доказательств наличия у предпринимателя возможности оказывать услугу "сдача в аренду недвижимого имущества" (наличия у него такого имущества). Подача заявки на регистрацию товарного знака, по мнению общества, в отсутствие иных доказательств не может свидетельствовать о наличии у истца намерений осуществлять соответствующую деятельность.

Также ответчик утверждает, что спорный товарный знак им используется в отношении услуги 36-го класса МКТУ "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]", в частности, осуществляется сдача в аренду иным лицам помещений в принадлежащем ему на праве собственности здании, в котором располагается филиал "Петровский" в Санкт-Петербурге.

Третье лицо представило отзыв на исковое заявление, в котором по существу предъявленных требований пояснения не дает, просит суд рассмотреть спор в отсутствие своего представителя. К отзыву приложена справка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации об актуальном состоянии государственной регистрации спорного товарного знака.

Явившиеся в судебное заседание представители истца исковые требования поддержали.

Представитель ответчика просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными Роспатентом сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, общество является правообладателем товарного знака "ПЕТРОВСКИЙ" по свидетельству Российской Федерации N 208893 (приоритет товарного знака - 03.02.2000, срок действия регистрации истекает 03.02.2020) в результате государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора, зарегистрированного Роспатентом 30.06.2015 N РП0005000. Товарный знак выполнен буквами русского алфавита с оригинальным исполнением буквы "П".

Спорный товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении услуги 36-го класса МКТУ "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]".

Предъявляя в суд исковые требования, предприниматель ссылается на наличие у него заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака и на неиспользование ответчиком этого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Согласно же правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

По смыслу приведенной правовой позиции высшей судебной инстанции, заинтересованность конкретного лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего иному лицу, обусловлена осуществлением им деятельности по производству тех же товаров либо выполнению работ, оказанию услуг, на которые распространяется правовая охрана товарного знака, либо однородных им товаров (работ, услуг), которые могут быть непосредственно и не включены в свидетельство на товарный знак.

В обоснование заявленных требований истцом в материалы дела представлены следующие доказательства: договор о безвозмездном оказании услуг от 05.12.2011 N 12, заключенный между предпринимателем (Заказчик) и ООО "УниверсалРесурс" (Исполнитель) по использованию последним обозначения "Петровский" в коммерческой деятельности с целью его популяризации; договор аренды нежилых помещений от 10.01.2012 N АР/2012-П/02, заключенный между ООО "УниверсалРесурс" (Арендодатель) и индивидуальным предпринимателем Бурыкиным В.В. (Арендатор), акт приема-передачи от 10.01.2012 к этому договору; договор аренды нежилых помещений от 15.11.2013 N АР/2014-П/04, заключенный между ООО "УниверсалРесурс" (Арендодатель) и индивидуальным предпринимателем Хлюстовым Д.Б. (Арендатор), акт приема-передачи от 04.01.2014 к этому договору; договор аренды нежилых помещений от 26.12.2014 N АР/2015-П/07-1, заключенный, между ООО "УниверсалРесурс" (Арендодатель) и ООО "Рижское подворье" (Арендатор), акт приема передачи от 02.01.2015 к этому договору; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО "УниверсалРесурс", из которой усматривается, что предприниматель является одним из участников и генеральным директором указанного общества.

Из анализа перечисленных доказательств следует, что предприниматель, являясь лицом, аффилированным с ООО "УниверсалРесурс", осуществляющим деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений в торговом центре "Строительный двор "Петровский", фактически участвует в организации этой деятельности и имеет законный интерес в использовании обозначения "Петровский" в своей предпринимательской деятельности.

Кроме того, предпринимателем 17.04.2014 в Роспатент подана заявка N 2014712610 на регистрацию комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "Продуктовый базар ПЕТРОВСКИЙ", в качестве товарного знака, в том числе в отношении услуги 36-го класса МКТУ "аренда недвижимого имущества". Решением Роспатента от 12.10.2015 в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака отказано.

С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что истец подтвердил наличие заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуги 36-го класса МКТУ "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]".

Судом не принимается довод ответчика об отсутствии у истца заинтересованности в предъявлении настоящего иска по причине отсутствия доказательств принадлежности предпринимателю объектов недвижимого имущества, поскольку указанное обстоятельство само по себе не исключает возможности использования товарного знака при сдаче в аренду недвижимого имущества иным лицом с согласия предпринимателя.

Из пояснений истца также следует, что в случае регистрации обозначения по заявке N 2014712610, этот товарный знак будет передан на основании лицензионного договора аффилированному лицу (ООО "УниверсалРесурс") для его использования при сдаче в аренду нежилых помещений.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (17.09.2015), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 17.09.2012 по 16.09.2015 включительно.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Нормы статьи 1486 ГК РФ корреспондируют с нормами подпункта 1 пункта "С" статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статей 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в Марракеше 15.04.1994), согласно которым, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Из приведенных норм международного и национального законодательства, а также их толкования, данного высшими судебными инстанциями, вытекает обязанность правообладателя использовать товарный знак для индивидуализации каждого(ой) из товаров (услуг), перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака, и на территории того государства, которое произвело (санкционировало) государственную регистрацию товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В обоснование своего утверждения об использовании спорного товарного знака для индивидуализации услуги 36-го класса МКТУ "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]" ответчиком представлены следующие доказательства: устав ОАО Банк "Открытие"; устав ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие", Положение о филиале "Петровский" ОАО Банк "Открытие"; свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, ул. М.Конюшенная, д. 16/26, лит. А; разрешения на установку объекта для размещения информации на объекте недвижимости от 17.02.2013 N 00122 и от 17.02.2013 N 00126; фотоматериалы из поисковой системы "Google"; договор аренды от 27.06.2011 N КА-1/11, заключенный между ОАО Банк "Открытие" (Арендодатель) и ООО "ПетроВендинг Центр" (Арендатор), дополнительное соглашение и акт приема-передачи объекта к нему, платежные поручения от 13.02.2015 N 311, от 10.03.2015 N 312, от 13.04.2015 N 232; договор аренды нежилого помещения от 09.09.2013 N БО-09/09/2013, заключенный между ОАО Банк "Открытие" (Арендодатель) и ООО "ИнформТренд" (Арендатор), приложения к нему, платежные поручения от 27.07.2015 N 403, от 05.08.2015 N 428; договор аренды помещения от 01.03.2007 N 67/0798795, заключенный между ОАО "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации" (Арендодатель) и ОАО "Вымпел-Коммуникации" (Арендатор) с приложением, платежные поручения от 02.08.2013 N 523, от 03.09.2013 N 46, от 03.10.2013 N 912, от 04.08.2014 N 606, от 03.09.2014 N 103, от 03.10.2014 N 659; устав ОАО "Банк Петровский".

Оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком доказательства, суд приходит к выводу об использовании спорного товарного знака ответчиком в отношении услуги 36-го класса МКТУ "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]" путем предоставления ответчиком во временное пользование части помещений, находящихся в принадлежащем ему на праве собственности здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. М.Конюшенная, д. 16/26, лит. А, в котором расположен филиал ответчика "Петровский" и на фасаде которого размещена вывеска "Петровский".

Указанный вывод следует из представленных ответчиком договоров аренды, согласно которым вышеназванным арендаторам передаются во временное пользование за плату помещения, находящиеся в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. М.Конюшенная, д. 16/26, лит. А. Несмотря на заключение договоров аренды помещения N 67/0798795 и N КА-1/11 за пределами периода доказывания использования спорного товарного знака (с 17.09.2012 по 16.09.2015), в материалах дела имеются доказательства (платежные поручения), свидетельствующие об их исполнении в вышеназванный период доказывания.

Согласно уставу ОАО "Банк Петровский" его правопредшественником является ОАО "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации" (решение общего собрания акционеров от 30.06.2009 об изменении наименования), заключившее договор аренды помещения от 01.03.2007 N 67/0798795. При этом ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" является правопреемником ОАО Банк "Открытие", которое, в свою очередь, является правопреемником ОАО "Банк Петровский". Из платежных поручений от 02.08.2013 N 523, от 03.09.2013 N 46, от 03.10.2013 N 912, от 04.08.2014 N 606, от 03.09.2014 N 103, от 03.10.2014 N 659 усматривается, что платежи по договору аренды помещения от 01.03.2007 N 67/0798795 осуществлялись со стороны ОАО "Вымпел-Коммуникации" в адрес филиала "Петровский" ОАО "Банк Открытие".

Довод истца о сдаче ответчиком помещений в аренду аффилированным с ним лицам (ООО "ПетроВендинг Центр" и ООО "ИнформТренд"), что, по его мнению, не может свидетельствовать о предоставлении услуг иным лицам, подлежит отклонению, поскольку, несмотря на аффилированность указанных лиц, возникшие между ними арендные правоотношения носят возмездный характер. Кроме того, доказательства аффилированности другого арендатора (ОАО "Вымпел-Коммуникации") в деле отсутствуют. Также вопреки соответствующему доводу истца не имеет значения целевое назначение предоставляемых в пользование помещений.

Ссылка предпринимателя на то, что товарный знак используется ответчиком не для индивидуализации услуги "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]", а в отношении финансовых услуг, не может быть признана обоснованной, так как в силу подпункта 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование, в том числе на вывесках. Из представленных в материалах дела доказательств (разрешительной документации на установку объекта для размещения информации на объекте недвижимости; фотоматериалов из поисковой системы "Google", относящихся к периоду доказывания) усматривается, что на принадлежащем ответчику объекте недвижимости имеется вывеска "Петровский" и именно расположенные в этом здании нежилые помещения предоставляются ответчиком в аренду. Данное обстоятельство свидетельствует об использовании ответчиком спорного обозначения как в отношении банковских услуг, так и для индивидуализации услуги по сдаче недвижимого имущества в аренду.

Довод истца о том, что ответчиком используется обозначение, не сходное со спорным товарным знаком, в связи с чем такое использование не может быть признано использованием в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, подлежит отклонению по следующим основаниям.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается также использование с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Обозначение "ПЕТРОВСКИЙ" с оригинальным исполнением буквы "П", зарегистрированное в качестве товарного знака, и обозначение "ПЕТРОВСКИЙ", используемое ответчиком, являются тождественными по фонетическому и семантическому признакам. Имеющееся незначительное графическое отличие в написании первой буквы не изменяет существа товарного знака и не ограничивает его правовую охрану. В силу требований пунктов 42-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, указанные обозначения являются сходными до степени смешения.

Таким образом, несмотря на то, что истцом представлены доказательства заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуги 36-го класса МКТУ "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]", исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не подлежат удовлетворению в силу того, что ответчиком осуществляется использование спорного товарного знака для индивидуализации указанной услуги 36-го класса МКТУ.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуги 36-го класса МКТУ "сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]" не подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат отнесению на истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Е.Ю. Пашкова

Р.В. Силаев