Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2015 г. по делу N СИП-438/2015 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истцом не заявлялось требование о прекращении правовой охраны товарного знака по предусмотренным законом основаниям

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2015 г. по делу N СИП-438/2015

Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 23 декабря 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Лапшина И.В., Рассомагина H.Л.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жуковой Н.С, после перерыва - секретарем судебного заседания Прокоповичем Н.С., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление (общества с ограниченной ответственностью "БИТ" (ул. Боровая, 47, корпус лит. В, Санкт-Петербург, 192007, ОГРН 1117847027430) к обществу с ограниченной ответственностью "НЕЙМС" (ул. Трубная, д. 22/1, Москва, 107045, ОГРН 5087746024757) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "NAMES" по свидетельству Российской Федерации N 383389, с участием третьего лица: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200), при участии в предварительном судебном заседании представителей: от истца - Тимофеев A.M., Дмитренко Е.Г. (по доверенности от 31.07.2015);

от ответчика - Марканов Д.Ю., до перерыва (по доверенности от 01.06.2015); после перерыва Акимов А.В. (по доверенности от 01.06.2015);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "БИТ" (далее - общество "БИТ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НЕЙМС" (далее - общество "НЕЙМС") с учетом уточнения о досрочном прекращении правовой охраны словестного товарного знака "NAMES" по свидетельству Российской Федерации N 383389 в отношении всех услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), за исключением "продвижение товаров, а именно интерьерных украшений (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), а именно интерьерными украшениями".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

В судебное заседание явились представители истца и ответчика.

В судебное заседание не явилось третье лицо (Роспатент), о месте и времени рассмотрения дела уведомлено надлежащим образом, представило сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), касающиеся оспариваемых товарных знаков, а также отзыв на исковое заявление, в котором указало, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя третьего лица в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители общества "БИТ" поддержали доводы, изложенные в исковом заявлении, просил исковые требования удовлетворить, полагая, что спорный товарный знак "NAMES" не использовался ответчиком в отношении всех услуг 35-го классов МКТУ, за исключением "продвижение товаров, а именно интерьерных украшений (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), а именно интерьерными украшениями", в трехлетний период до даты подачи искового заявления.

Свою заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака общество "БИТ" обосновывает тем, что оно осуществляет коммерческую деятельность, связанную с предоставлением различных бизнес-услуг третьим лицам посредством онлайн-сервиса. Истец предлагает свои услуги через онлайн-магазин, расположенный на интернет- сайте с доменным именем http://names.ru.

Общество "БИТ" указало, что обозначение "NAME'S", сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика, планируется истцом для использования в качестве товарного знака при оказании им своих услуг. В этих целях учредителем общества "БИТ" компанией БРЕНД-ИН-ТРЕНД Групп Лтд 28.01.2015 была подана заявка N 2015701808 на регистрацию словестное обозначение "NAME'S online department store" в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров и услуг 3, 9, 14, 18, 25, 35, 39, 41 и 43-го классов МКТУ. Данная заявка принята Роспатентом к рассмотрению, при этом решение о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Роспатентом еще не принято.

В подтверждение своих доводов об оказании услуг 35-го класса МКТУ под обозначением, схожим до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, истцом в материалы дела представлены: информационная выписка из ЕГРЮЛ от 07.08.2015 в отношении истца; соглашение с авторизированным розничным продавцом от 28.05.2015, заключенное с обществом с ограниченной ответственностью "Люксоптика Рус" о предоставлении истцу права на реализацию очковой оптики, солнцезащитных очков и соответствующих аксессуаров; договор предварительного заказа N 20151-40286 от 17.02.2015, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "АДИДАС" о приобретении истцом продукции; копии страниц журналов для женщин, содержащие рекламные статьи интернет- магазина истца и ссылки на его интернет-страницу; товарные накладные от 16.08.2015 и от 22.06.2015; договор N 585_СМ на осуществление работ по изготовлению Постера; уведомление о замене заявителя по заявке N 2015701808 на регистрацию товарного знака с компании БРЕНД-ИН-ТРЕНД Групп Лтд на общество "БИТ".

По мнению общества "БИТ", регистрации его обозначения препятствует сходный до степени смешения товарный знак общества "НЕЙМС".

В своем отзыве ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал.

Представитель ответчика в судебном заседание подтвердил наличие у истца заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака.

Вместе с тем, общество "НЕЙМС" указало, что спорный товарный знак используется как непосредственно ответчиком, так и его лицензиатом непрерывно с момента его регистрации в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Предпринимательская деятельность ответчика связана с управлением интерьерными салонами под коммерческим обозначением "NAMES".

Одним из основных видов деятельности общества "НЕЙМС" является оказание услуг по продвижению товаров для третьих лиц и услуги по оптовой продаже товаров третьим лицам.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, ответчик является правообладателем словестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 383389 в отношении товаров 3-го класса МКТУ "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьон для волос; зубные порошки и пасты", 20-го класса МКТУ "мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс", а также услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)" и 42-го класса МКТУ "дизайн художественный".

Предъявляя исковые требования, общество "БИТ" указало на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском в отношении всех услуг 35-го класса МКТУ, за исключением "продвижение товаров, а именно интерьерных украшений (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), а именно интерьерными украшениями".

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования товарного знака относится на ответчика.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Кодекса иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Проведя сравнительный анализ словесного обозначения "NAMES" оспариваемого товарного знака и предполагаемого к использованию истцом обозначения "NAME'S", судебная коллегия приходит к выводу об их полном фонетическом совпадении, а также графическом и семантическом сходстве, что свидетельствует о наличии сходства указанных обозначений до степени смешения.

Оценив представленные обществом "БИТ" доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать при осуществлении своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика по свидетельству Российской Федерации N 383389 в отношении услуг "продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)" 35-го класса МКТУ, при этом суд учитывает, что указанные обстоятельства также признаются ответчиком.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 статьи 1486 Кодекса).

Из пункта 41 Обзора от 23.09.2015 следует, что при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 Кодекса) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (10.08.2015), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 10.08.2012 по 09.08.2015 включительно.

Из представленных в материалы дела документов следует, что ответчик осуществляет активную предпринимательскую деятельность на рынке мебели и предметов интерьера как через собственные интерьерные салоны так и через лицензиата общества "Лакшери Неймс".

В подтверждение названных обстоятельств общество "НЕЙМС" представило следующие документы: договор неисключительной лицензии на право использования товарного знака "NAMES" по свидетельству Российской Федерации N 383389 на имя общества "Лакшери Неймс"; договоры аренды помещения по адресу ул. Трубная, 22 на имя общества "НЕЙМС" от 24.09.2012; 24.08.2013; 15.08.2014; 15.07.2015 с приложениями, свидетельствующими об исполнении договоров; фотографии интерьерного салона с вывеской "NAMES" и реализуемыми товарами; товарные чеки общества "НЕЙМС" N 64-102 за период с 25.12.2014 по 15.10.2015 о реализации товаров; справки-отчеты общества "НЕЙМС" N 1 - 7 за период с 20.01.2015 по 10.07.2015 и N 24-49 за период с 05.12.2014 по 30.12.2014, свидетельствующие о ведении хозяйственной деятельности; сведения из общедоступной базы "whois" о доменном имени namesinteriors.com и распечатки интернет-сайта; договор, маркированный спорным товарным знаком, от 16.12.2014 N 501-12/2014, заключенный между обществом "НЕЙМС" и акционерным обществом "Объединение "ИНГЕОКОМ" на закупку 41 подарочного набора елочных игрушек; договор N 11-14 на краткосрочную аренду недвижимого имущества от 15.07.2014, заключенный между обществом "НЕЙМС" и открытым акционерным обществом "Акционерная Компания Мослифтмонтаж" с документами, свидетельствующими об исполнении договора; сведения из общедоступной базы "whois" о доменном имени names-christmas.ru и распечатки интернет- сайта.

Оценив в совокупности представленные доказательства, судебная коллегия приходит к выводу, что обществом "НЕЙМС" подтверждено осуществление деятельности по оказании услуг по продвижению товаров (для третьих лиц) и оказанию снабженческих услуг для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами). При этом факт использования в этой деятельности оспариваемого товарного знака подтверждено документально.

Довод общества "БИТ" о том, что ответчик доказал использование товарного знака в отношении услуг по продвижению товаров (для третьих лиц) и оказанию снабженческих услуг для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) только в отношении товаров "интерьерные украшения", в отношении остальных товаров нет, поэтому следует заявленные требования удовлетворить и прекратить правовую охрану товарного знака в заявленном истцом виде, Судом по интеллектуальным правам отклоняется.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Исходя из пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Как установлено судом, спорный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)".

Как следует из содержания статьи 1484 ГК РФ, перечень товаров и услуг вместе с товарным знаком определяет объем исключительных прав его владельца.

Согласно введению к Методическим рекомендациям по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02.03.1998 N 41 (далее - Рекомендации), термины, используемые в перечне, не должны допускать двойного толкования.

При этом согласно пункту 3 Рекомендаций при подаче заявки на регистрацию товарного знака возможно указание обобщенных наименований, охватывающих максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя, или отдельных наименований наряду с обобщенными наименованиями.

В соответствии с Общей частью МКТУ, раздел "ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ", "ДЛЯ УСЛУГ" пункт а, услуги классифицируются, в основном, в соответствии с направлением деятельности, охватываемым заголовком класса и соответствующими пояснениями, или по аналогии со сходными услугами Перечня товаров и услуг, объединенных в классы, или Алфавитного перечня услуг.

Правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в отношении указанных услуг без какого-либо указания на конкретные товары других категорий.

Таким образом, вышеуказанная заявителем формулировка 35-го класса МКТУ полностью не противоречит требованиям, предъявляемым к перечню товаров (услуг), а именно: точными терминами характеризует услуги, позволяет их четко и однозначно идентифицировать.

Учитывая изложенное, судебная коллегия признает использование обществом "НЕЙМС" спорного товарного знака в отношении всех услуг 35-го МТКУ "продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)".

Довод истца о злоупотреблении ответчиком правом при использовании товарного знака, вследствие чего истец не имеет право использовать обозначение "NAME'S" для маркировки оказываемых им услуг при продвижении других товаров (обувь) не принимается судом первой инстанции.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

В то же время, исходя из положений части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с использованием исключительного права на средства услуг.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В настоящем споре истцом не заявлялось требование о прекращении правовой охраны товарного знака по вышеуказанным основаниям.

Суд первой инстанции не вправе выйти за пределы заявленных требований.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат возложению на истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "БИТ" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина