Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2016 г. N С01-322/2015 по делу N СИП-1001/2014 Суд отменил принятое решение и отказал в удовлетворении требования об оспаривании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против признания патентной заявки отозванной, поскольку неверно установленный Роспатентом в отношении выделенной заявки приоритет не может повлиять на правомерность содержащегося в запросе экспертизы предложения о включении в описание заявленной полезной модели сведений о наиболее близком аналоге, поскольку они имеют более раннюю дату публикации

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2016 г. N С01-322/2015 по делу N СИП-1001/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 февраля 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Тарасова Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2015 по делу N СИП-1001/2014 (судьи Силаев Р.В., Пашкова Е.Ю., Снегур А.А.)

по заявлению Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва) и Мирошниченко Владимира Витальевича (г. Люберцы, Московская обл.) об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 17.02.2014 против признания патентной заявки N 2013128399 отозванной.

В судебном заседании приняли участие:

Мирошниченко В.В. (паспорт гражданина Российской Федерации);

представитель Пилкина Виталия Евгеньевича - Мирошниченко В.В. (по доверенности от 28.07.2015, N 77 АА 9096749);

представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барбашин В.А. (по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-542/41) и Сенчихин М.С. (по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-533/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Пилкин Виталий Евгеньевич и Мирошниченко Владимир Витальевич (заявители) обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения против признания патентной заявки N 2013128399 отозванной.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2015 в удовлетворении заявления отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2015 решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2015 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что суд первой инстанции необоснованно посчитал правомерным установление Роспатентом приоритета по заявке N 2012114578 (и, соответственно, выделенной из нее спорной заявки N 2013128399) с даты ее подачи, то есть 07.09.2010.

С учетом установленного судом тождества технического решения по международной заявке N РСТ/RU2010/000486, переведенной впоследствии на национальную фазу заявкой N 2012114578, техническому решению по ранее поданной заявке N 2009136784, приоритет по заявке N 2012114578 и выделенной из нее заявке N 2013128399 должен быть установлен по дате подачи более ранней заявки N 2009136784, то есть 05.10.2009. На этом основании содержащееся в запросе экспертизы от 16.08.2013 требование о предоставлении заменяющих листов заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578 - с 07.09.2010 - является неправомерным.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что из текста поданного Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. в суд заявления по настоящему делу усматривается их несогласие с правильностью содержащегося в оспариваемом решении Роспатента перевода зарубежного патентного документа WO 2005/043371 A2. Как следствие, суду первой инстанции указано на необходимость определения содержания патентного документа WO 2005/043371 A2 и правомерности его отнесения Роспатентом к наиболее близкому аналогу спорной заявки N 2013128399.

При повторном рассмотрении дела решением суда первой инстанции от 30.09.2015 заявленные требования удовлетворены, решение Роспатента от 02.09.2014 об отказе в удовлетворении возражения против признания патентной заявки N 2013128399 на полезную модель "Электронное устройство для управления виртуальными символами" отозванной было признано недействительным в связи с его несоответствием пункту 4 статьи 1384 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в порядке восстановления прав на Роспатент была возложена обязанность продолжить рассмотрение спорной заявки.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда от 30.09.2015 отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку, по его мнению, этот судебный акт принят с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы суда не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В отзыве на кассационную жалобу заявители просят оставить оспариваемое решение суда первой инстанции без изменений.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента просил кассационную жалобу удовлетворить, а Мирошниченко В.В., представляя также и интересы Пилкина В.Е., в удовлетворении кассационной жалобы просил отказать по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Доводы Роспатента сводятся к тому, что, принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции ошибочно и вопреки положениям статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации согласился с мнением заявителей о том, что полезная модель по заявке N 2013128399 отличается от противопоставленного ей решения по патентному документу WO 2005/043371 А2 признаком "джойстик", в связи с чем пришел к выводу о том, что решение по патентному документу WO 2005/043371 А2 не является наиболее близким аналогом полезной модели по заявке N 2013128399, нежели указанная самими заявителями в качестве наиболее близкого аналога игровая консоль.

Возражения заявителей мотивированы ошибочностью ссылок Роспатента на преюдициальный характер для рассматриваемого судебного дела решения Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2015 по делу N СИП-810/2014, поскольку обстоятельства по этому делу были установлены судом первой инстанции в нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие положениям пункта 9.7.4.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент), довода Роспатента о том, что наиболее близким аналогом технического решения, заявленного по спорной заявке, является техническое решение, известное из патентного документа WO 2005/043371 А2.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 05.10.2009 Мирошниченко В.В. и Пилкиным В.Е. в Роспатент была подана заявка о выдаче патента на изобретение "Управление виртуальными символами" N 2009136784.

Затем этими же лицами на то же техническое решение была подана международная заявка на изобретение N РСТ/RU2010/000486 с притязанием на приоритет по дате подачи заявки N 2009136784 (05.10.2009). Впоследствии указанная международная заявка была переведена заявителями на национальную фазу патентования (N 2012114578/08), из которой, в свою очередь, была выделена заявка N 2013128399 на патентование полезной модели "Электронное устройство для управления виртуальными символами", в отношении которой запрошен приоритет по более ранней заявке N 2009136784 - 05.10.2009.

В рамках делопроизводства по спорной заявке 16.08.2013 в адрес заявителей был направлен запрос экспертизы, содержащий указание на то, что приоритет по заявке N 2013128399 подлежит установлению по дате подачи заявки N 2012114578, то есть с 07.09.2010.

Кроме того, в запросе было указано на несоответствие описания и формулы полезной модели требованиям пунктов 9.7 и 9.8 Регламента, а именно: в описании отсутствуют сведения, раскрывающие причинно-следственную связь указанного заявителями технического результата с признаком пункта 1 формулы, характеризующим размещение дисплея, сенсорной панели и джойстика на соответствующих сторонах корпуса электронного устройства, а именно каким образом указанное в формуле расположение сенсорной панели на обратной стороне корпуса обеспечивает расширение функциональных возможностей электронного устройства; из материалов заявки не ясно, какая сторона фотоаппарата или видеокамеры является задней, на которой размещается сенсорная панель; раздел описания "Уровень техники" не содержит указания на аналог, более близкий к заявленной полезной модели, нежели указанный заявителями, а именно описанное в заявке на изобретение WO 2005/043371 A2, опубликованной 12.05.2005; описание признака "сенсорная панель прикреплена или встроена в обратную сторону электронного устройства... частично" не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники смыслового содержания указанного признака.

С учетом выявленных недостатков заявителям в запросе экспертизы было предложено уточнить раздел "Уровень техники", включив в него сведения о наиболее близком аналоге по патентному документу WO 2005/043371 А2, указать технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью по отношению к названному аналогу, указать причины, препятствующие достижению этого результата названным аналогом, указать причинно-следственную связь признаков формулы с этим результатом, выделить признаки, отличающие заявленную полезную модель от названного аналога, и уточнить независимый пункт 1 формулы с учетом названного аналога; представить сведения по вопросу о сторонах фотоаппарата и видеокамеры, уточнив в описании сведения, раскрывающие функционирование заявленного устройства; предоставить сведения для подтверждения понимания признака "сенсорная панель прикреплена или встроена в обратную сторону электронного устройства... частично", указав библиографические данные источника информации, в котором приведены примеры реализации этого признака; устранить все отмеченные недостатки в оформлении документов заявки путем представления заменяющих листов.

В ответ на указанный запрос экспертизы заявителями 15.10.2013 в адрес федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" было направлено отредактированное описание полезной модели без изменения ее сущности. В частности, были отредактированы разделы "Уровень техники", "Раскрытие полезной модели".

Полагая, что заявителями не исполнено требование экспертизы о предоставлении запрошенных сведений, а именно: не представлены заменяющие листы заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578, то есть с 07.09.2010; аналог по патентному документу WO 2005/043371 А2 не включен в описание, не выделены отличительные признаки по отношению к этому аналогу, не указан технический результат, достигаемый этими признаками, а также причины, препятствующие достижению этого результата названным аналогом, не уточнена формула полезной модели с учетом данного аналога, Роспатент решением от 27.01.2014 признал заявку N 2013128399 отозванной.

Не согласившись с указанным решением, заявители подали в Роспатент возражение, указав, что, по их мнению, исправленные материалы патентной заявки удовлетворяют требованиям Регламента, а решение Роспатента о признании заявки отозванной является незаконным.

Решением от 02.09.2014 Роспатент в удовлетворении возражения отказал.

При этом Роспатент исходил из того, что ответ на запрос экспертизы поступил в установленные сроки, но он не содержал запрошенных у заявителей материалов, соответствующих установленным требованиям и необходимых для проведения экспертизы заявки. Такие материалы не были представлены заявителями ни до принятия решения о признании заявки отозванной, ни при подаче возражения на него. Кроме того, в заключении палаты по патентным спорам, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, также указано, что расширение арсенала (перечня) технических средств электронного устройства не характеризует технический эффект, то есть не является техническим результатом в смысле подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента.

Будучи несогласными с этим решением, Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В. обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его незаконным.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителями соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи спорной заявки суд первой инстанции правомерно руководствовался частью четвертой ГК РФ, Регламентом и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам Роспатента от 22.04.2003 N 56.

В соответствии с указанием президиума Суда по интеллектуальным правам необходимости проверить правомерность отнесения Роспатентом технического решения, отраженного в патентном документе WO 2005/043371 A2, к наиболее близкому аналогу спорной заявки N 2013128399, Роспатентом с учетом распределения бремени доказывания при повторном рассмотрении дела представлен надлежаще заверенный перевод релевантных частей указанного патентного документа.

Кроме того, в связи с выявленным расхождением в позициях сторон относительно технической сущности (реализации) спорного признака технического решения по патентному документу WO 2005/043371 A2 с учетом представленного перевода и отсутствием согласия заявителей и Роспатента на проведение судебной экспертизы, судом в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был направлен судебный запрос в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Москва).

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции учел абстрактный ответ ученого на запрос суда о том, что "джойстик" и "аналоговая кнопка типа (вида) джойстик" являются различными устройствами.

При этом суд исходил из того, что решение Роспатента, основанное на выводах о том, что заявителями не исполнено требование экспертизы о предоставлении заменяющих листов заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578, то есть с 07.09.2010, и с указанием в качестве ближайшего аналога технического решения по патентному документу WO 2005/043371 А2 с выделением отличительных признаков по отношению к этому аналогу, с указанием технического результата, достигаемого этими признаками, а также причин, препятствующих достижению этого результата названным аналогом, и с соответствующим уточнением формулы полезной модели с учетом указанного аналога, не соответствует пункту 4 статьи 1384 ГК РФ, что является основанием для признания его недействительным.

Между тем судом не учтено следующее.

Пунктом 1 статьи 1374 ГК РФ предусмотрено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с названным Кодексом (заявителем). Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании этого Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (пункт 4 данной статьи).

Согласно пункту 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; 5) реферат.

Пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ предусмотрено, что по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 этого Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376 ГК РФ), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 ГК РФ.

Пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ установлено, что, если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, к ее описанию установлены пунктами 9.2, 9.3, 9.7.2, 9.7.4.2, подпунктом 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3, пунктом 9.7.4.5, подпунктом 3 пункта 9.8, подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента.

Регламентом предусмотрено, что при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка в том числе наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней в соответствии с пунктами 9.2, 9.3 Регламента, и соблюдения установленных требований к документам заявки (пункт 20.2 Регламента); проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7 Регламента, и выполнение требований к их содержанию (пункт 20.4.1 Регламента); при проверке формулы на соответствие требованию подпункта 6 пункта 9.8 Регламента проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели (подпункт 5 пункта 20.4.2 Регламента).

Если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения (подпункт 1 пункта 20.5 Регламента).

При этом основаниями для запроса, в частности, являются: невыполнение требований пункта 9.7 Регламента, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт (подпункт 1.10 пункта 20.5 Регламента); известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "Уровень техники" (подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента); наличие других нарушений требований Регламента к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке (подпункт 1.27 пункта 20.5 Регламента).

В подпункте 2 пункта 20.5 Регламента указано, что в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 1 данного пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ будет признана отозванной.

Если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 Регламента, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 20.10 Регламента, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки (подпункт 7 пункта 20.5 Регламента).

Указывая на изложенные нормы и принимая во внимание совокупность представленных по делу доказательств, подтверждающих, что заявителями не устранены недостатки спорной заявки, которые были перечислены в соответствующем запросе, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что решение Роспатента от 02.09.2014 о признании заявки N 2013128399 на полезную модель "Электронное устройство для управления виртуальными символами" отозванной не соответствует закону.

При этом суд первой инстанции в качестве основания для отмены решения Роспатента указал на необоснованность вывода Роспатента о том, что техническое решение из патентного документа WO 2005/043371 A2 является более близким аналогом электронного устройства для управления виртуальными символами по заявке N 2013128399, нежели игровая консоль, указанная самими заявителями в качестве ближайшего аналога, в связи с чем признал оспариваемое решение Роспатента не соответствующим в указанной части пункту 9.7.4.2 Регламента.

Кроме того, суд первой инстанции указал на то, что несоответствие оспариваемого решения в части выводов о правомерности запроса экспертизы о представлении заменяющих листов заявки с указанием в качестве даты приоритета 07.09.2010, а не 05.10.2009 и, как следствие, неустранении заявителями указанного недостатка заявки установлено вступившим в законную силу постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2015 по настоящему делу.

Указанные обстоятельства повлекли за собой вывод суда первой инстанции о том, что решение Роспатента, основанное на выводах о неисполнении заявителями требования экспертизы о предоставлении заменяющих листов заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578, то есть с 07.09.2010, и с указанием в качестве ближайшего аналога технического решения по патентному документу WO 2005/043371 А2 с выделением отличительных признаков по отношению к этому аналогу, с указанием технического результата, достигаемого этими признаками, а также причин, препятствующих достижению этого результата названным аналогом, и с соответствующим уточнением формулы полезной модели с учетом указанного аналога, не соответствует пункту 4 статьи 1384 ГК РФ, что является основанием для признания его недействительным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции необоснованно не учел то обстоятельство, что неверно установленный Роспатентом в отношении выделенной заявки N 2013128399 приоритет в любом случае не может повлиять на правомерность содержащегося в запросе экспертизы от 16.08.2013 предложения о включении в описание заявленной полезной модели сведений о наиболее близком аналоге по патентному документу WO 2005/043371 A2, поскольку он имеет более раннюю дату публикации.

Между тем это обстоятельство было установлено вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2015 по делу N СИП-810/2014, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2015.

В рамках рассмотрения названного дела рассматривалось возражение Пилкина В.Е. и Мирошниченко В.В. против признания Роспатентом отозванной заявки N 2013126517 на тождественное заявке N 2013128399 техническое решение - полезную модель "Электронное устройство для управления виртуальными символами" со следующей формулой:

"1. Электронное устройство для управления виртуальными символами, включающее в себя джойстик и дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства, отличающееся тем, что на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования в указанном положении, при этом пользователь электронного устройства посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или с джойстиком управляет как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее.

2. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что электронное устройство оснащено сенсорным дисплеем.

3. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что площадь поверхности сенсорной панели меньше или равна площади поверхности дисплея.

4. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик защищен(а) защитной крышкой.

5. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели имеет выпуклую форму.".

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Между тем судом первой инстанции не принято во внимание то обстоятельство, что названным судебным актом по делу N СИП-810/2014 уже было установлено, что устройство для управления виртуальными символами по заявке WO 2005/043371 А2 включает в себя джойстик (аналоговую кнопку в виде джойстика) и дисплей, размещенные на лицевой стороне корпуса электронного устройства, и сенсорную панель - на обратной стороне корпуса.

Независимый пункт 1 формулы полезной модели по заявке N 2013128399 изложен в следующей редакции:

"Электронное устройство для управления виртуальными символами, включающее в себя джойстик и дисплей, размещенный на лицевой стороне корпуса электронного устройства, отличающееся тем, что на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования в указанном положении, при этом пользователь электронного устройства посредством манипуляционных действий с частью (сектором) сенсорной панели или с джойстиком управляет как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее.".

Однако, в то время как Суд по интеллектуальным правам исследовал такие признаки, как "джойстик" и "аналоговая кнопка в виде джойстика", вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-810/2014 уже было установлено, что вышеуказанные элементы (органы) управления электронными устройствами представляют собой не разнородные объекты материального мира с различным назначением, а тождественные (идентичные) средства ввода информации в электронных устройствах, таких как мобильный телефон, карманный компьютер, смартфон и пр.

Данные обстоятельства влекут за собой вывод о том, что суд первой инстанции пришел к ничем не мотивированному и противоречащему уже установленным вступившим в законную силу судебным актом обстоятельствам выводу о том, что техническое решение по патентному документу WO 2005/043371 А2 не является наиболее близким аналогом полезной модели по заявке N 2013128399, нежели указанная самими заявителями в качестве наиболее близкого аналога игровая консоль, поскольку согласился с их мнением о том, что полезная модель по заявке N 2013128399 отличается от решения по патентному документу WO 2005/043371 А2 признаком "джойстик", то есть одним признаком, характеризующим наличие конструктивного элемента в смысле положений подпункта 2 пункта 9.7.4.3 Регламента.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что суд первой инстанции при принятии обжалуемого решения неправильно применил положения действующего законодательства.

В соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В силу пункта 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное истолкование закона является неправильным применением норм материального права.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права.

В этой связи, поскольку судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, суд кассационной инстанции считает возможным отменить принятый судебный акт и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2015 по делу N СИП-1001/2014 отменить.

В удовлетворении требований Пилкина Виталия Евгеньевича и Мирошниченко Владимира Витальевича о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.09.2014 по заявке на полезную модель N 2013128399 отозванной - отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Н. Тарасов