Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2016 г. по делу N СИП-472/2015 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2016 г. по делу N СИП-472/2015

Резолютивная часть решения объявлена 21 января 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 25 января 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление компании ЦФФ ГмбХ унд Ко. КГ/CFF GmbH & Co. KG (Arnstadter Str. 2, D-98708, Gehren, Germany)

к акционерному обществу "Государственный научный центр Лесопромышленного комплекса" (ул. Ниж. Сыромятническая, д. 5, корп. 3А, Москва, 105120, ОГРН 1157746577603),

с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "TOPCELL" по свидетельству Российской Федерации N 459949 в отношении всех товаров 1-го и 19-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в регистрации, вследствие его неиспользования,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Рыбчак В.В. и Яшина О.С. (по доверенности от 14.07.2015);

от ответчика - Молочникова Т.Н. (по доверенности от 24.09.2015 N 9);

от третьего лица - не явился, надлежащим образом извещено,

установил:

компания ЦФФ ГмбХ унд Ко. КГ/CFF GmbH & Co. KG (далее - компания, истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Государственный научный центр Лесопромышленного комплекса" (далее - АО "ГНЦ ЛПК", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "TOPCELL" по свидетельству Российской Федерации N 459949 в отношении всех товаров 1-го и 19-го классов МКТУ, указанных в регистрации, вследствие его неиспользования.

Определением суда от 25.08.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В обоснование предъявленных требований истец ссылается на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, указывая при этом, что осуществляет деятельность, связанную с производством и продажей материалов, которые используются в дорожном строительстве, при строительстве зданий в промышленности, в частности, истец осуществляет производство и продажу целлюлозного волокна для строительства асфальтных дорог с использованием обозначения "TOPCEL".

Также истец отмечает, что является правообладателем товарного знака "Topcel" по международной регистрации N 910660, зарегистрированного в отношении товаров 1-го и 17-го классов МКТУ. Обращает внимание на то, что с целью расширения хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации ею было подано заявление о предоставлении указанному товарному знаку правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 1-го класса МКТУ, однако решением Роспатента в предоставлении правовой охраны было отказано из-за его сходства до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика.

Ответчик исковые требования не признал, представил письменный отзыв на исковое заявление. В обоснование своих возражений указывает, что регистрация спорного товарного знака произведена в полном соответствии с нормами действующего законодательства. Полагает, что использование им товарного знака подтверждается следующими обстоятельствами: ФГУП "ГНЦ ЛПК" (правопредшественник истца), начиная с 2010 года, последовательно и непрерывно осуществлял работы по созданию высокотехнологического целлюлозного продукта из возобновляемого растительного сырья, в том числе при выполнении услуг для государственного заказчика; по результатам выполненных работ разработчиками государственных контрактов был осуществлен ряд научных публикаций; по результатам выполнения работ по созданию высокотехнологического целлюлозного продукта, представленного на международной выставке "ЛЕСДРЕВМАШ" в 2010 году, ответчик был награжден дипломом департамента лесной и легкой промышленности Минпромторга России; в рамках работ по созданию высокотехнологического целлюлозного продукта ответчик осуществлял закупку технологического оборудования в Германии; товарный знак использован в паспорте безопасности продукта; в настоящее время ответчик разрабатывает ряд мероприятий по дальнейшему совершенствованию полученного продукта и его внедрению в производственные процессы.

В письменных пояснениях истец приводит дополнительные доводы в обоснование своей заинтересованности в отношении всех товаров 1-го и 19-го классов МКТУ, ссылаясь при этом на высокую степень сходства товарных знаков истца и ответчика, а также указывает на непредставление ответчиком доказательств использования спорного товарного знака путем непосредственного введения товаров, маркированных спорным товарным знаком, в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Обращает внимание на то, что согласно пояснениям ответчика мероприятия по разработке высокотехнологического целлюлозного продукта ответчиком не завершены и этот продукт не был внедрен в производство.

В письменных пояснениях к отзыву ответчик указывает на то, что работы по технологии получения наноразмерных материалов растительного происхождения осуществлялись им в соответствии с оказанием услуг государственному заказчику, разработанный ответчиком продукт проиллюстрирован в информационных материалах и имеет патентно-правовую защиту на территории Российской Федерации в виде зарегистрированного товарного знака.

Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором по существу предъявленных требований пояснения не дает, просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя. К отзыву Роспатента приложена справка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации об актуальном состоянии государственной регистрации спорного товарного знака.

Явившиеся в судебное заседание представители истца исковые требования поддержали.

Представитель ответчика просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными Роспатентом сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "TOPCELL" по свидетельству Российской Федерации N 459949 (приоритет товарного знака - 29.04.2011, дата истечения срока действия регистрации - 29.04.2021).

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 1, 16-го и 19-го классов МКТУ, в том числе в отношении следующих товаров 1-го класса МКТУ: "бумага баритовая, бумага для диазокопирования, бумага для светокопий, бумага сенсибилизированная, бумага фотометрическая; вещества для консервации фармацевтических препаратов; вещества для матирования; вещества для отделения и разложения жиров; вещества для умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества клеящие природные; вещества химические для вспенивания бетона; вещества химические для консервирования пищевых продуктов; газопоглотители [химически активные вещества]; добавки химические для буровых растворов; гликоли; добавки химические для инсектицидов; древесина дубильная; желатин для использования в фотографии; желатин для промышленных целей; казеин; катализаторы, в том числе биохимические; клеи для афиш, клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток, клеи для обоев, клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [за исключением канцелярского или бытового клея]; клейковина [клей природный] за исключением канцелярского или бытового; коагулянты; крахмальный клейстер [клей] [за исключением канцелярского или бытового клея]; масса бумажная; масса древесная; мастика для прививки деревьев; мастики масляные [шпатлёвки]; материалы для абсорбции масел синтетические; материалы пластические [сырье]; материалы фильтрующие [растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; мягчители; пластификаторы; препараты для придания водонепроницаемости цементу [за исключением красок]; препараты обезвоживающие; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты ферментативные; препараты химические для лабораторных анализов; препараты химические для научных целей; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку [за исключением красок]; продукты дистилляции [перегонки] древесного спирта; производные целлюлозы [химические вещества], в том числе нитрат целлюлозы, ацетат целлюлозы, альфа-целлюлоза, бета- и гама-целлюлозы, гемицеллюлоза; микрокристаллическая целлюлоза, наноцеллюлоза, порошкообразная целлюлоза; протеины необработанные; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических перевязочных материалов; спирт древесный; средства консервирующие для бетона [за исключением красок и масел]; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; удобрения для сельского хозяйства; усилители химические для бумаги; химикаты; химикаты для лесного хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты для очистки радиаторов; химикаты для садоводства и огородничества [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для сельского хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; эфиры целлюлозы простые; эфиры целлюлозы сложные" и товаров 19-го класса МКТУ: "бумага строительная; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; древесина фанеровочная; древесина формуемая; картон из древесной массы [конструкции]; картон строительный; лесоматериалы пиленные, обработанные; материалы армирующие; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия; материалы огнеупорные, в том числе неметаллические; материалы строительные, в том числе вязкие, плитки для настилов, полов; плиты для дорожных покрытий; покрытия дорожные деревянные; покрытия кровельные; пробка [прессованная]; растворы строительные; фанера клееная, многослойная; филенки дверные; фризы паркетные; щиты строительные; элементы для гидроизоляции".

Согласно сведениям, содержащимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем спорного товарного знака является ФГУП "Государственный научный центр Лесопромышленного комплекса".

Из имеющихся в материалах дела выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении ФГУП "Государственный научный центр Лесопромышленного комплекса" по состоянию на 20.08.2015 и в отношении АО "Государственный научный центр Лесопромышленного комплекса" по состоянию на 20.08.2015, АО "Государственный научный центр Лесопромышленного комплекса" было образовано путем реорганизации в форме преобразования ФГУП "Государственный научный центр Лесопромышленного комплекса", о чем 26.06.2015 в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие сведения.

Предъявляя в суд исковые требования, компания ссылается на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика и на неиспользование АО "ГНЦ ЛПК" этого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзывах и пояснениях на него, выслушав мнение представителей сторон, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Согласно же правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности истец указывает, что осуществляет деятельность, связанную с производством и продажей материалов, которые используются в дорожном строительстве, при строительстве зданий в промышленности, в том числе занимается производством и продажей целлюлозного волокна для строительства асфальтных дорог с использованием обозначения "Topcel".

В подтверждение указанного факта истцом представлены следующие доказательства: каталог продукции истца на немецком и русском языках; распечатки с веб-сайта www.cff.de; сведения о принадлежности истцу товарного знака "Topcel" по международной регистрации N 910660, зарегистрированного в отношении товаров 1-го и 17-го классов МКТУ.

Кроме того, компанией представлены также доказательства осуществления приготовлений к использованию обозначения "Topcel" в качестве товарного знака, в частности обращения в Роспатент с заявлением N 2013М01058 о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку "Topcel" по международной регистрации N 910660 в отношении товаров 1-го класса МКТУ.

Однако Роспатентом 09.09.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны этому товарному знаку на территории Российской Федерации на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи с наличием сходства до степени смешения со спорным товарным знаком, обусловленного, в том числе однородность товаров 1-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца и ответчика, а также однородностью товаров 1-го класса МКТУ с товарами 19-го класса МКТУ "вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия".

Проанализировав представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта осуществления им деятельности по производству и продаже материалов, используемых в дорожном строительстве, строительстве зданий, в том числе деятельности по производству и продаже целлюлозного волокна для строительства асфальтных дорог с использованием обозначения "Topcel", являющихся однородными товарам 1-го и части товаров 19-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку. При этом суд учитывает, что со стороны ответчика возражения относительно осуществления истцом вышеперечисленной деятельности отсутствовали.

Признавая производимые и реализуемые истцом товары однородными всем товарам 1-го класса и некоторым товарам 19-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика, суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные правила установлены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности).

Принимая во внимание вышеприведенные нормы, суд приходит к выводу о том, что производимые и реализуемые истцом материалы, в том числе целлюлозное волокно, используемые в дорожном строительстве и при строительстве зданий, являются однородными следующим товарам 1-го класса МКТУ "бумага баритовая, бумага для диазокопирования, бумага для светокопий, бумага сенсибилизированная, бумага фотометрическая; вещества для консервации фармацевтических препаратов; вещества для матирования; вещества для отделения и разложения жиров; вещества для умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества клеящие природные; вещества химические для вспенивания бетона; вещества химические для консервирования пищевых продуктов; газопоглотители [химически активные вещества]; добавки химические для буровых растворов; гликоли; добавки химические для инсектицидов; древесина дубильная; желатин для использования в фотографии; желатин для промышленных целей; казеин; катализаторы, в том числе биохимические; клеи для афиш, клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток, клеи для обоев, клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [за исключением канцелярского или бытового клея]; клейковина [клей природный] за исключением канцелярского или бытового; коагулянты; крахмальный клейстер [клей] [за исключением канцелярского или бытового клея]; масса бумажная; масса древесная; мастика для прививки деревьев; мастики масляные [шпатлёвки]; материалы для абсорбции масел синтетические; материалы пластические [сырьё]; материалы фильтрующие [растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; мягчители; пластификаторы; препараты для придания водонепроницаемости цементу [за исключением красок]; препараты обезвоживающие; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты ферментативные; препараты химические для лабораторных анализов; препараты химические для научных целей; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку [за исключением красок]; продукты дистилляции [перегонки] древесного спирта; производные целлюлозы [химические вещества], в том числе нитрат целлюлозы, ацетат целлюлозы, альфа-целлюлоза, бета- и гама-целлюлозы, гемицеллюлоза; микрокристаллическая целлюлоза, наноцеллюлоза, порошкообразная целлюлоза; протеины необработанные; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических перевязочных материалов; спирт древесный; средства консервирующие для бетона [за исключением красок и масел]; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; удобрения для сельского хозяйства; усилители химические для бумаги; химикаты; химикаты для лесного хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты для очистки радиаторов; химикаты для садоводства и огородничества [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для сельского хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; эфиры целлюлозы простые; эфиры целлюлозы сложные" и товарам 19-го класса МКТУ "бумага строительная; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; картон из древесной массы [конструкции]; картон строительный; материалы армирующие; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия; материалы строительные, в том числе вязкие; плиты для дорожных покрытий; покрытия дорожные деревянные; растворы строительные".

Признавая однородными товары 1-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак ответчика, товарам, вводимым в гражданский оборот истцом, суд исходит из того, что используемый истцом международный товарный знак "Topcel" и спорный товарный знак "TOPCELL" имеют высокую степень сходства, что обуславливает расширение диапазона товаров, которые могут рассматриваться как однородные, а также то, что перечни товаров 1-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки истца и ответчика, в значительной степени совпадают. При этом все эти товары относятся к одному роду товаров - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях и сельском хозяйстве, в том числе входящие в состав товаров, относящихся к другим классам МКТУ.

Однородность вышеперечисленных товаров 19-го класса МКТУ с некоторыми товарами 1-го класса МКТУ определяется тем, что они относятся к неметаллическим строительным материалам, используемым в строительстве (в том числе в дорожном строительстве), обладают сходными физико-химическими характеристиками, их функциональное назначение в значительной степени совпадает, имеют общие условия и каналы их реализации и круг потребителей, что влечет за собой вероятность того, что данные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Вместе с тем, суд не может признать истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении таких товаров 19-го класса МКТУ как "древесина фанеровочная; древесина формуемая; лесоматериалы пиленные, обработанные; плитки для настилов, полов; покрытия кровельные; пробка [прессованная]; фанера клееная, многослойная; филенки дверные; фризы паркетные; щиты строительные; элементы для гидроизоляции", поскольку эти товары имеют иное функциональное назначение и вид материала, из которого изготовлены, обладают отличными физико-химическими характеристиками, нежели вышеприведенные товары 1-го и 19-го классов МКТУ.

Доводы истца относительно его заинтересованности в отношении вышеназванных товаров 19-го класса МКТУ основаны не на однородности этих товаров с иными товарами 1-го и 19-го классов МКТУ, а лишь на предположении, что при проведении экспертизы Роспатент может применить "широкий" подход при определении однородности товаров.

Вместе с тем из имеющегося в материалах дела решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации усматривается, что экспертизой были признаны однородными товарам 1-го класса МКТУ лишь такие товары 19-го класса МКТУ как "вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия".

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении товаров 1-го и 19-го классов МКТУ не используется ответчиком в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (21.08.2015), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 21.08.2012 по 20.08.2015 включительно.

Между тем в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик какие-либо доказательства использования спорного товарного знака в вышеназванный период не представил.

Осуществление работ по созданию высокотехнологического целлюлозного продукта из возобновляемого растительного сырья, в том числе при выполнении услуг для государственного заказчика, разработка технической документации и иные мероприятия, связанные с особенностями технологического цикла производства целлюлозного продукта, вопреки ошибочному мнению ответчика, доказательством использования спорного товарного знака не являются, поскольку в силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ непосредственно не связаны с введением продукта в гражданский оборот.

Таким образом, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все представленные ответчиком в материалы дела доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о недоказанности использования ответчиком в спорный период товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 459949.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Несмотря на неоднократные предложения суда урегулировать спор во внесудебном порядке, в связи с чем судебное разбирательство откладывалось судом, стороны инициативы в проведении соответствующих переговоров не проявили, возможностью для достижения мирового соглашения не воспользовались.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежащими частичному удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

исковые требования компании ЦФФ ГмбХ унд Ко. КГ/CFF GmbH & Co. KG удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "TOPCELL" по свидетельству Российской Федерации N 459949 в отношении товаров 1-го класса МКТУ "бумага баритовая, бумага для диазокопирования, бумага для светокопий, бумага сенсибилизированная, бумага фотометрическая; вещества для консервации фармацевтических препаратов; вещества для матирования; вещества для отделения и разложения жиров; вещества для умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества клеящие природные; вещества химические для вспенивания бетона; вещества химические для консервирования пищевых продуктов; газопоглотители [химически активные вещества]; добавки химические для буровых растворов; гликоли; добавки химические для инсектицидов; древесина дубильная; желатин для использования в фотографии; желатин для промышленных целей; казеин; катализаторы, в том числе биохимические; клеи для афиш, клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток, клеи для обоев, клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [за исключением канцелярского или бытового клея]; клейковина [клей природный] за исключением канцелярского или бытового; коагулянты; крахмальный клейстер [клей] [за исключением канцелярского или бытового клея]; масса бумажная; масса древесная; мастика для прививки деревьев; мастики масляные [шпатлёвки]; материалы для абсорбции масел синтетические; материалы пластические [сырье]; материалы фильтрующие [растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; мягчители; пластификаторы; препараты для придания водонепроницаемости цементу [за исключением красок]; препараты обезвоживающие; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты ферментативные; препараты химические для лабораторных анализов; препараты химические для научных целей; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку [за исключением красок]; продукты дистилляции [перегонки] древесного спирта; производные целлюлозы [химические вещества], в том числе нитрат целлюлозы, ацетат целлюлозы, альфа-целлюлоза, бета- и гама-целлюлозы, гемицеллюлоза; микрокристаллическая целлюлоза, наноцеллюлоза, порошкообразная целлюлоза; протеины необработанные; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических перевязочных материалов; спирт древесный; средства консервирующие для бетона [за исключением красок и масел]; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; удобрения для сельского хозяйства; усилители химические для бумаги; химикаты; химикаты для лесного хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты для очистки радиаторов; химикаты для садоводства и огородничества [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для сельского хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; эфиры целлюлозы простые; эфиры целлюлозы сложные" и товаров 19-го класса МКТУ "бумага строительная; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; картон из древесной массы [конструкции]; картон строительный; материалы армирующие; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия; материалы строительные, в том числе вязкие; плиты для дорожных покрытий; покрытия дорожные деревянные; растворы строительные".

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с акционерного общества "Государственный научный центр Лесопромышленного комплекса" (ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5, корп. 3А, Москва, 105120, ОГРН 1157746577603) в пользу компании ЦФФ ГмбХ унд Ко. КГ/CFF GmbH & Co. KG (Arnstadter Str. 2, D-98708, Gehren, Germany) 6000 (Шесть тысяч) руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Е.Ю. Пашкова

Р.В. Силаев