Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2016 г. по делу N СИП-388/2015 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку истцом представлены доказательства его заинтересованности в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом ответчик не представил доказательств надлежащего использования им спорного товарного знака в течение трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2016 г. по делу N СИП-388/2015

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 2 февраля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Голофаев В.В., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы управления бизнесом" (г. Зеленоград, к. 1205, н.п. 1, Москва, 124460, ОГРН 1027700253283)

к компании Эдвантест Корпорэйшн/Advantest Corporation (32-1, Asahicho 1-chome, Nerimaku Tokio 179-0071)

о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны словесного товарного знака "AirTap" по международной регистрации N 1063162 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования,

к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Савостина Н.В. и Кривельская О.В. (по доверенности от 30.06.2015);

ответчик и третье лицо надлежаще извещены, своих представителей в судебное заседание не направили.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы управления бизнесом" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании Эдвантест Корпорэйшн/AdvantestCorporation (далее - компания) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны словесного товарного знака "AirTap" по международной регистрации N 1063162 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что является производителем смарт-карт, которые используются как универсальное платежное средство, пропускные карты, автомобильные ключи, как документ для идентификации личности человека, а также разработкой сопутствующего программного обеспечения. Помимо этого истец осуществляет консультирование и помощь небольшим производителям смарт-карт, поставку готовых решений для нужд бизнеса и производства, розничную торговлю техническими носителями информации.

Общество имеет намерение использовать в своей деятельности обозначение "AIRTAG", в связи с чем закупило необходимое оборудование, разработало единую рекламную концепцию по индивидуализации и продвижению на рынок продукции с использованием названного обозначения, а также подало заявку в Роспатент на регистрацию соответствующего товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ.

При этом, по сведениям истца, ответчик не использует спорный товарный знак на территории Российской Федерации для однородных товаров 9-го класса МКТУ.

В целях надлежащего уведомления ответчика о настоящем судебном процессе судом предпринята попытка его извещения по правилам Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), в соответствии с которыми Судом по интеллектуальным правам был направлен запрос о вручении копии определения о принятии искового заявления и назначении предварительного судебного заседания от 31.07.2015 в уполномоченный орган страны места нахождения ответчика.

Также судебная корреспонденция была направлена ответчику напрямую по известным суду адресам ответчика и была вручена получателю 19.10.2015, о чем свидетельствуют почтовые уведомления, имеющиеся в материалах дела.

Согласно пункту IX Заявления Российской Федерации по Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 Конвенции.

Частью 2 статьи 15 Гаагской конвенции предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в настоящей Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Учитывая, что Японией не заявлены возражения относительно извещения непосредственно лица, находящегося за границей (пункт "а" статьи 10 Гаагской конвенции), коллегия судей приходит к выводу о том, что судом были исчерпаны все возможные меры извещения ответчика о настоящем судебном разбирательстве.

Однако отзыв на исковое заявление в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, компания не представила.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представители истца требования поддержали, выступили по доводам, изложенным в исковом заявлении, просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Компания и Роспатент, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения искового заявления, в том числе путем размещения публичной информации на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru о процессуальном состоянии дела и публикации судебных актов, явку своих представителей в суд первой инстанции не обеспечили.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей компании и Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака "AirTap" по международной регистрации N 1063162, зарегистрированного в отношении товаров 7, 9 ("электронные компоненты для беспроводного приема электроэнергии; приборы для беспроводного приема электроэнергии, их составные части и принадлежности; электронные компоненты для беспроводной передачи электроэнергии, приборы для беспроводной передачи электроэнергии, их составные части и принадлежности; электронные компоненты для беспроводного приема и передачи электроэнергии; приборы для беспроводного приема и передачи электроэнергии, их составные части и принадлежности; приборы и оборудование радиосвязи; оборудование и приборы для связи с применением радиоприемников; телеметрические приборы и инструменты дистанционного управления; приборы для проведения испытаний на электромагнитную безопасность и прочих испытаний; оборудование для электростанций; измерительные и испытательные приборы и инструменты; телекоммуникационные системы и оборудование; электронные приборы и оборудование и их составные части"), 10, 11, 12, 15, 28-го и услуг 37, 39, 42-го классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что названный товарный знак не используется правообладателем на территории Российской Федерации на протяжении последних трех лет, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении всех товаров 9-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГКРФ, Кодекс) заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.09.2013 N 5793/13.

Аналогичный подход отражен и в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015).

В подтверждение своей заинтересованности истец представил в материалы дела доказательства, подтверждающие осуществление обществом подготовительных действий: контракт от 17.12.2014 N RU/58041759/00145 между обществом (покупатель) и компанией Юангмингжи Текнолоджи Ко., Лтд. (продавец) на покупку оборудования для производства пластиковых карт, запасных частей, установочного программного обеспечения и аксессуаров, счет-проформу от 18.12.2014 N YMJ-IV-2014-12-18-03, счет-фактуру от 01.06.2015 N YMJ-IV-2015-06-01-06, упаковочный лист от 01.06.2015 N YMJ-IV-2015-06-01-06; контракт от 28.10.2014 N RU/58041759/00142 между обществом (покупатель) и компанией КОЛОР-ДЕК ИТАЛИ С.Р.Л. (продавец) на покупку оборудования для производства пластиковых брелоков, запасных частей, установочного программного обеспечения и аксессуаров, счет-проформу от 30.03.2015; контракт от 14.10.2013 N RU/58041759/00116 между обществом (покупатель) и компанией Тианджин Боюань Нью Материалс Ко., Лтд. (продавец) на покупку приспособления для ламинирования пластиковых листов, расходных материалов, инвойс от 20.11.2013 N В13-174Е, счет-проформу от 15.01.2014 N В14-018Е, счет-фактуру от 20.11.2013 N В13-174Е; договор купли-продажи от 27.09.2013 N 1309144 между обществом с ограниченной ответственностью "НИССА ЦЕНТРУМ" (продавец) и обществом (покупатель) на приобретение оборудования и выполнение пуско-наладочных работ с приложениями к нему; договор подряда от 01.02.2015 N PARTN-129/2015 между обществом (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Смарт Системз" (исполнитель) на выполнение по поручениям общества работы и / или отдельно взятых технологических операций, относящихся к производству пластиковых карт, RFID брелоков AIRTAG, бэйджей, лент и прочего; договор от 02.09.2013 N 020913-ПО01 между обществом (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "ИЕСА Дизайн" на оказание услуг по проведению мероприятий, направленных на увеличение посещаемости сайта общества smart-card.ru; договор от 01.02.2015 N PARTN-128/2015 между обществом (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Лоджик Телеком" на разработку тематического печатного буклета под условным наименованием "Брошюра AIRTAG" с приложением N 1 к нему, акт от 30.06.2015 сдачи-приемки выполненных работ к этому договору; брошюры с продукцией, маркированной обозначением "AIRTAG" (PET-наклейки с полноцветной печатью и RFID-меткой; пластиковые наклейки с полноцветной печатью и RFID-меткой для крепления на металлические поверхности; пластиковые наклейки с полноцветной печатью и RFID-меткой; брелоки с HF-меткой и полноцветной печатью; защищенные пластиковые наклейки с полноцветной печатью и RFID-меткой), содержащие контактные данные общества; товарную накладную от 29.04.2015 N 132 и счет-фактуру от 29.04.2015 N 00000132 на поставку обществу коробки isbc-cards "AIRTAG"; ответы на коммерческие предложения общества о приобретении брелоков "AIRTAG".

Кроме того, общество представило в материалы дела договор от 27.07.2009 N 27/07/2009 на оказание услуг в области интеллектуальной собственности между обществом (доверитель) и обществом с ограниченной ответственностью "Кард Патент" (поверенный) и дополнительное соглашение от 11.03.2014 N 46 к нему с поручением поверенному подготовить и подать в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "AIRTAG" для товаров 9-го класса МКТУ; заявку от 20.03.2014 N 2014708671 в Роспатент на регистрацию названного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ "устройства радиочастотной идентификации (RFID системы); детали, компоненты устройств радиочастотной идентификации (RFID систем), в том числе модули RFID ридеров и считывателей, RFID метки, ридеры, считыватели, записывающие устройства для передачи информации и связи с RFID метками, устройства программирования для программирования RFID меток, где RFID метки представлены в форме карт, тегов или брелоков для ключей; контактные смарт-чипы; чипы (интегральные схемы), а именно RFID карты; маршрутизаторы данных для компьютерных сетей, используемые в области безопасности и контроля доступа; компьютерное программное обеспечение для выпуска и управления RFID метками; носители информации магнитные; носители информации оптические; оборудование для обработки и защиты информации"; уведомление Роспатента от 20.05.2015 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, согласно которому это обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи с его сходством до степени смешения со спорным товарным знаком, зарегистрированным для однородных товаров 9-го класса МКТУ.

Оценив в совокупности представленные доказательства, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, для однородных товаров 9-го класса МКТУ, в отношении которых заявлены исковые требования.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 9-го класса МКТУ, для которых истцом испрашивается правовая охрана для обозначения "AIRTAG", и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, однородны и имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, изготовлены из одних и тех же материалов.

При этом судом учтено, что радиочастотная идентификация (RFID) - это технология автоматической бесконтактной идентификации объектов при помощи радиочастотного канала связи. Идентификация объектов производится по уникальному цифровому коду, который считывается из памяти электронной метки, прикрепляемой к объекту идентификации. Считыватель содержит в своем составе передатчик и антенну, посредством которых излучается электромагнитное поле определенной частоты.

Таким образом, и товары, подготовка к производству которых осуществлена истцом, и товары, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, относятся к электротехнике, к беспроводной передаче энергии и/или данных, что свидетельствует об их однородности.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (22.07.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по международной регистрации N 1063162, исчисляется с 22.07.2012 по 21.07.2015 включительно.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно положениям части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, доводы заявителя не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело заявителем доказательств не заявил.

Таким образом, требования общества о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака "AirTap" по международной регистрации N 1063162вследствие его неиспользования в отношении товаров 9-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, подлежат удовлетворению.

Судебные расходы распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы управления бизнесом" удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации вследствие его неиспользования правовую охрану товарного знака "AirTap" по международной регистрации N 1063162 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в регистрации.

Взыскать с компании Эдвантест Корпорэйшн/Advantest Corporation в пользу общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы управления бизнесом" 6000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин