Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2016 г. по делу N СИП-372/2015 Суд отменил принятое ранее решение, которым отказано в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, и направил дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, поскольку суду необходимо определить наличие или отсутствие заинтересованности истца в отношении спорных товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и при наличии такой заинтересованности исследовать доказательства, представленные обществом в подтверждение факта использования спорного товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2016 г. по делу N СИП-372/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2016 года.

В полном объеме постановление изготовлено 18 февраля 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Данилова Г.Ю.,

членов президиума:Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Абдуллиной Айгуль Анваровны (г. Уфа, ОГРНИП 312028021500122) на решение Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2015 по делу N СИП-372/2015 (судьи Голофаев В.В., Булгаков Д.А., Васильева Т.В.)

по исковому заявлению Абдуллиной Айгуль Анваровны к обществу с ограниченной ответственностью "Альмонд" (ул. Пролетарская, д. 33-35, г. Калининград, 236040, ОГРН 1113926015169) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 280506 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Абдуллиной Айгуль Анваровны - Кандауров Р.Ю. (по доверенности от 30.04.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "Альмонд" - Гринь Е.В. (по доверенности от 03.08.2015).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Абдуллина Айгуль Анваровна (далее - ИП Абдуллина А.А., предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Альмонд" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Аллея" по свидетельству Российской Федерации N 280506 в отношении всех товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным права от 17.07.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2015 в удовлетворении заявленного ИП Абдуллиной А.А. требования отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ИП Абдуллина А.А., ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение судом норм материального права при принятии решения, просит это решение отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции, установив, что истец осуществляет деятельность по розничной реализации одежды, а также подал заявку на регистрацию обозначения "Аллея" в качестве товарного знака для индивидуализации услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), пришел к неправильному, противоречащему правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и пункте 40 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), выводу об отсутствии его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров 25-го и услуг 35-го классов МКТУ.

При этом истец указывает, что осуществляемая им деятельность по реализации одежды однородна услугам "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров" 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а обжалуемое решение суда первой инстанции выводов об обратном не содержит.

Кроме того, истец просит принять во внимание, что именно суд первой инстанции должен был определять достаточность представленных истцом в подтверждение своей заинтересованности доказательств, а при их недостаточности - обязан был предложить истцу предоставить дополнительные доказательства (статьи 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), однако при рассмотрении настоящего дела не предлагал истцу дополнить свою правовую позицию и представить дополнительные доказательства в подтверждение таковой.

Отзывы на кассационную жалобу обществом и Роспатентом не представлены.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители ИП Абдуллиной А.А. и общества.

Роспатент, уведомленный о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству и назначении судебного заседания, а также посредством размещения этого судебного акта в сети Интернет в картотеке арбитражных дел, своего представителя в судебное заседание суда кассационной инстанции не направил, что не является препятствием для проведения судебного заседания в отсутствие его представителя в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ИП Абдуллиной А.А. доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил ее удовлетворить.

В свою очередь представитель общества против доводов кассационной жалобы возражал по мотивам, изложенным в письменных возражениях, просил обжалуемый судебный акт оставить без изменения как законный и обоснованный.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, общество является правообладателем товарного знака "Аллея" по свидетельству Российской Федерации N 280506, зарегистрированного в отношении товаров "обувь; одежда; головные уборы" 25-го и услуг "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров" 35-го классов МКТУ.

ИП Абдуллина А.А., ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака вследствие фактического осуществления ею предпринимательской деятельности по розничной реализации непродовольственных товаров, а именно одежды, а также подачи заявки на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "Аллея" в отношении широкого перечня услуг 35-го класса МКТУ, включающего помимо прочего розничную и оптовую продажу продовольственных и непродовольственных товаров, магазины, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), предъявила настоящий иск о досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака для всех товаров и услуг, в отношении которых этот знак зарегистрирован.

В обоснование заявленного иска ИП Абдуллина А.А. указывала на то, что фактически оказывает услуги, тождественные и однородные услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а также однородные товарам, для которых он зарегистрирован.

По результатам оценки представленных истцом доказательств суд первой инстанции признал подтвержденным факт осуществления истцом деятельности по розничной реализации одежды.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что истцом подана заявка N 2015720160 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Вместе с тем суд первой инстанции указал, что из представленных истцом доказательств не следует как оказание им услуг 35-го класса МКТУ либо однородных им, так и реального намерения использовать обозначение "Аллея" в своей деятельности и осуществления необходимых подготовительных действий к такому использованию.

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции не признал истца заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, исключительное право на который принадлежит ответчику, и отказал в удовлетворении иска по этому мотиву, не исследуя вопрос использования товарного знака ответчиком.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе ИП Абдуллиной А.А., выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Поэтому применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как следует из правовой позиции, изложенной в пунктах 40, 42 Обзора, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, осуществляющее предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Как установлено судом первой инстанции, ИП Абдуллина А.А. осуществляет предпринимательскую деятельность по реализации одежды и подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком общества, для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ, включая такие услуги как "розничная продажа непродовольственных товаров, услуги оптовой и розничной торговли, реализация товаров, магазины", то есть услуг, соответствующих осуществляемой ею деятельности.

Согласно описанию 35-го класса МКТУ в него включены услуги, осуществляющиеся через оптовые и розничные магазины.

Таким образом, суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что осуществляемая предпринимателем деятельность не относится к услугам 35-го класса МКТУ.

При этом судебный акт не содержит мотивов, по которым деятельность, осуществляемая ИП Абдуллиной А.А., и относящаяся к 35-му классу МКТУ, не признана однородной услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу, что при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции неправильно применил статью 1486 ГК РФ, не учел правовые позиции, приведенные в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, пунктах 40, 42 Обзора, что является основанием для отмены принятого по настоящему делу решения (части 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Для разрешения вопроса о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика по всем заявленным позициям необходим не только анализ однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых осуществляется предпринимательская деятельность истца, услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика, но и анализ однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых осуществляется предпринимательская деятельность истца, товарам 25-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Следует учитывать, что при установлении однородности товаров (услуг) необходимо принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В свою очередь услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. Конкретная услуга "реализация одежды" предназначена для реализации конкретного товара - одежды.

При изложенной ситуации товар "одежда" и услуга "реализация одежды" могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В пункте 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, отмечено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги: например, "программы для компьютеров" (9 класс МКТУ) и "составление программ для компьютеров" (42 класс МКТУ); "одежда" (25 класс МКТУ) и "пошив одежды" (40 класс МКТУ); "очки (оптика)" (9 класс МКТУ) и "услуги оптиков" (44 класс МКТУ); "издания печатные", "продукция печатная" (16 класс МКТУ) и "полиграфия", "печать офсетная" (40 класс МКТУ), "издание книг" (41 класс МКТУ).

Поскольку анализ однородности деятельности, осуществляемой ИП Абдуллиной А.А., товарам и услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак общества, невозможен на стадии кассационного производства, дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует устранить указанные недостатки, определить наличие или отсутствие заинтересованности истца в отношении товаров 25-го класса МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и при наличии такой заинтересованности исследовать доказательства, представленные обществом в подтверждение факта использования товарного знака.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2015 по делу N СИП-372/2015 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Г.Ю. Данилов

Члены президиума

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина