Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2016 г. по делу N СИП-347/2015 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении на территории РФ правовой охраны товарного знака, поскольку правообладатель спорного товарного знака не представил доказательств его надлежащего использования, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2016 г. по делу N СИП-347/2015

Резолютивная часть решения объявлена 20 января 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 26 января 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Кручининой Н.А.,

судей - Васильевой Т.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Артемовой С.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Новомосковский завод керамических материалов" (ул. Новая, д. 1В, г. Новомосковск, Тульская обл., 301652, ОГРН 1027101416253) к компании AKGYALITIMVEINSAATMALZEMELERISANAYIVETICARETANONIMSIRKETI (Kemalpaa Cad. No: 25 IIKKENT-ZMR, 35070, Turkey) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 858134 вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности".

В судебном заседании приняла участие представитель акционерного общества "Новомосковский завод керамических материалов" Фомина Т.Г. (по доверенности от 01.01.2016 N 573).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Новомосковский завод керамических материалов" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании AKG YALITIM VE INSAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 858134 вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности".

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель общества, ссылаясь на представленные в материалы дела доказательства, поддержала заявленные требования в полном объеме.

Компания в судебное заседание явку представителя не обеспечила. Копии определения о назначении предварительного судебного заседания с надлежащим образом заверенными переводами на турецкий язык были направлены ответчику через Министерство юстиции Турецкой Республики (статья 3 Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (г. Гаага, 15.11.1965).

Копии указанных судебных актов вручены представителю компании в Турецкой Республике, о чем Министерство юстиции Турецкой Республики проинформировало суд.

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

Таким образом, судебное заседание проведено в отсутствие представителей компании и третьих лиц в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что компания является правообладателем комбинированного товарного знака по международной регистрации N 858134, зарегистрированного 13.04.2005 сроком до 13.04.2025 в отношении следующих товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "товарный бетон, товарный раствор, товарный гипс, товарный цветных штукатурок; строительные панели из бетона; бетонных труб, жестких труб и их частей (не из металла), для зданий; панелей стен, балок и колонн из бетона, включенные в этот класс, кровельные материалы, не металлических, сборных конструкций из бетона, передвижные конструкции и сооружения из бетона, пучков бетон; железобетонные опоры для линий электропередач и линий связи, барьеры из бетона, скамейки из бетона; кирпича, кровля черепица, блоки бетонные для здания, коньковая черепица, памятники и скульптуры из бетона, ячеистого автоклавного бетона строительные материалы и элементы; ячеистого автоклавного бетона стеновые блоки применимо с маломощным слоем раствора и регулярного раствора, ячеистого автоклавного бетона этаж блоков, теплоизоляционных плит, армированных несущими панелей, быстровозводимых строительных материалов, автоклавного ячеистого бетона шлак".

Общество, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 858134 в отношении всех товаров 19-го класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, и полагая, что названный товарный знак не используются правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны на территории Российской Федерации.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя общества, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с пунктом (1) C статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Из буквального толкования статьи 1486 ГК РФ не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Свою заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знаков общество обосновывает тем, что оно осуществляет коммерческую деятельность, связанную с производством и введением в гражданский оборот товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по международной регистрации N 858134, а также имеет реальное намерение использовать в своей деятельности обозначение, обладающее признаками сходства со спорным товарным знаком.

Так, рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что общество заинтересовано в регистрации в качестве собственного товарного знака обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком в части изобразительного элемента, поскольку использует его в целях индивидуализации товаров на рынке Российской Федерации уже более года, и указанное обозначение приобрело различительную способность среди потребителей.

В подтверждение своей заинтересованности общество указало, что им поданы следующие заявки в Роспатент на регистрацию собственных товарных знаков:

35-го класса МКТУ - демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

19-го класса МКТУ - глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина кирпичная; кирпичи; кирпичи огнеупорные; кирпичи керамические; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мозаики строительные; облицовки для стен неметаллические для строительства; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; плитка напольная неметаллическая; плитки строительные неметаллические; плитка керамическая; плитка керамическая, покрытая глазурью; плитка керамическая для стен, полов и потолков.

35-го класса МКТУ - демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

19 класса МКТУ - кирпичи; кирпичи огнеупорные; кирпичи строительные и облицовочные.

35 класса МКТУ - демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

В соответствии с уведомлениями Роспатента комбинированное обозначение по заявке N 2014700523, N 2014700524, 2013745009 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения, в том числе, с изобразительным элементом комбинированного товарного знака по международной регистрации N 858134, зарегистрированного для однородных товаров 19-го класса МКТУ, а испрашиваемое изобразительное обозначение по заявке N 2013745009 может быть зарегистрировано в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

В подтверждение реального осуществления коммерческой деятельности по производству и реализации товаров, относящихся к 19-му классу МКТУ, обществом в материалы дела представлены:

- копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 за 01.01.2014 - 08.06.2015;

- копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 (готовая продукция) за 01.01.2014 - 08.06.2015;

- копия Отчета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социологии Российской Академии наук о проведении экспертной оценки наличия/отсутствия сходства до степени смешения ряда заявленных на регистрацию обозначений общества.

В соответствии с представленной в материалы дела Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 01.06.2015 в отношении общества основным видом его деятельности является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.

Согласно уставу истца, утвержденному решением от 25.03.2015, в качестве одного из видов его деятельности указано производство и реализация строительных материалов и конструкций.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что вышеперечисленные документы, исходя из принципов оценки доказательств, подтверждают факт заинтересованности общества в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

При заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначениями, которые истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров и услуг, а также однородность последних с товарами и услугами, в отношении которых спорному обозначению предоставлена правовая охрана.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13.

Тождественность и однородность товаров, в производстве и обороте которых участвует истец, и товаров 19-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, у суда сомнений не вызывают, поскольку и те, и другие имеют общее место продажи, круг потребителей, являются товарами широкого потребления и могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что истец имеет намерение осуществлять деятельность по производству и реализации товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).

В соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), доминирование элемента в обозначении может быть вызвано как его более крупными размерами, так и более удобным для восприятия расположением в композиции. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Пунктом 6.3.3 Методических рекомендаций N 197 установлено, что изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Если при сравнении изобразительного элемента комбинированного обозначения с изобразительным товарным знаком будет установлена их тождественность или сходство до степени смешения, то заявленное комбинированное обозначение может быть отнесено к сходным до степени смешения с выявленным изобразительным знаком.

Товарный знак по международной регистрации N 858134 является комбинированным, состоит из изобразительного и словесного элементов:

Словесный элемент "AKG GAZBETON" выполнен заглавными буквами латинского алфавита.

С учетом положения, занимаемого элементами в общей композиции, а также влияния на индивидуализирующую функцию обозначения, изобразительный элемент следует считать доминирующим.

В соответствии с абзацем 5 пункта 3 Методических рекомендаций N 197 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о сходстве до степени смешения обозначений по заявкам N 2014700523, 2013745009, 2014700524, с товарным знаком по международной регистрации N 858134, поскольку в данном случае имеется полное вхождение изобразительного элемента спорного товарного знака в заявленные на регистрацию обозначения, с небольшими отличиями по цветовому решению, что свидетельствует о наличии достаточного основания для признания данных обозначений сходными до степени смешения в целом.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что общество является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 858134 в отношении товаров 19-го класса МКТУ, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (29.06.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 29.06.2012 по 28.06.2015 включительно.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Из материалов дела следует, что компания в судебные заседания явку представителя не обеспечивала, в ходе судебного процесса своих возражений и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представила.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчик, надлежащим образом извещенный о рассмотрении дела, распорядился своими процессуальными правами добровольно, не представив суду доказательства в подтверждение своей правовой позиции. Компанией не доказан факт использования товарного знака по международной регистрации N 858134, а также не представлены доказательства того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в испрашиваемой части вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что компанией не подтверждено использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на компанию.

Руководствуясь статьями 110, 167, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования акционерного общества "Новомосковский завод керамических материалов" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 858134 вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации.

Взыскать с AKG YALITIM VE INSAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Kemalpaa Cad. No: 25 IIKKENT-ZMR, 35070, Turkey) в пользу акционерного общества "Новомосковский завод керамических материалов" (ул. Новая, д. 1В, г. Новомосковск, Тульская обл., 301652, ОГРН 1027101416253) 6 000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева