Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2016 г. по делу N СИП-217/2015 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении на территории РФ правовой охраны товарного знака, поскольку правообладатель спорного товарного знака не представил доказательств его надлежащего использования, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2016 г. по делу N СИП-217/2015

Резолютивная часть решения объявлена 9 марта 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 16 марта 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи -Булгаков Д.А.,

судей - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Прокоповичем Н.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Бау Микс" (ул. Октябрьская магистраль, д. 3, г. Новосибирск, 630099, ОГРН 1105476067421) к компании LASSELSBERGER GmbH (ЛАССЕЛСБЕРГЕР ГмбХ) (Worth 1, A-3380 Pochlarn, Austria)о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 809274, в отношении услуг 37-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а именно "строительство, ремонт".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., 30 корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, не явились.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Бау Микс" (далее - истец, ООО "Бау Микс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании LASSELSBERGER GmbH (ЛАССЕЛСБЕРГЕР ГмбХ) (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "BAUmix" по международной регистрации N 809274, в отношении услуг 37-го класса по Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно "строительство, ремонт".

Предъявляя в суд исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком спорного товарного знака в отношении указанных услуг непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела, извещены надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд учитывает, что извещения о судебном процессе, направленные с нарушением норм международного договора Российской Федерации, обеспечивающих государственные гарантии защиты находящимся под ее юрисдикцией на ее территории лицам, не могут считаться надлежащими.

Подобные ненадлежащие извещения сами по себе не должны порождать у получивших их лиц какие-либо неблагоприятные правовые последствия, связанные с неучастием в судебном процессе. Однако если указанные лица, получив такие извещения, все-таки приняли участие в процессе, в том числе посредством представления объяснений суду иностранного государства, то впоследствии они уже не могут ссылаться на ненадлежащее уведомление о судебном разбирательстве. Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 N 3366/13 по делу N А40-88300/11-141-741.

От ответчика 28.05.2015 поступил отзыв по системе "Мой арбитр" (л.д.101-102) в котором он, указывает, что согласно определению суда судебное заседание назначено на 01.06.2015, но ответчик не может принять участие в указанном судебном заседании и ответчик не получил от истца искового заявления и приложенных к нему документов. Ответчик пояснил, что ему необходимо время для получения искового заявления и подготовки к рассмотрению данного дела.

Также ответчик указал, что уведомление ответчика должно быть произведено в дипломатическом порядке, с учетом срока, установленного для надлежащего уведомления иностранного лица, участвующего в деле.

Таким образом, в настоящем деле ответчик, получив определение Суда по интеллектуальным правам о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, не выразил намерения участвовать в судебном разбирательстве и не направлял свои возражения против иска.

При этом истец представил суду доказательства заблаговременного направления ответчику копии иска и документов приложенных к нему (л.д. 5).

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей сторон и третьего лица, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению полностью в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, истец 30.09.2013 подал в Роспатент заявку N 2013733627 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "BAU MIX" для товаров 06, 19, услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения заявки было отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначения "BAU MIX", поскольку в результате экспертизы заявленного словесного обозначения для товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 39, 42-го классов МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком "BAUmix", международная регистрация N 809274 на имя LASSELSBERGER GmbH (конвенционный приоритет 23.04.2003, дата подачи 16.07.2003) для однородных товаров и услуг 19, 37, 39-го классов МКТУ; со словесным товарным знаком "BAUMAX", международная регистрация N 863855 на имя Baumax Aktiengesellschaft (конвенционный приоритет 09.11.2004, дата подачи 28.01.05) для однородных товаров 06, 19, 37-го классов МКТУ.

Согласно сведениям из Международного Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 16.07.2003 произведена регистрация товарного знака "BAUmix" за N 809274 на имя ответчика -компании LASSELSBERGER GmbH.

Спорный товарный знак зарегистрирован в том числе в отношении услуг 37-го класса МКТУ, а именно "строительство, ремонт".

Согласно подпункту 1 пункта "С" статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

В силу пункта 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в Марракеше 15.04.1994), если использование товарного знака является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования товарного знака относится на ответчика.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика, истец привел следующие доводы, подтвержденные доказательствами.

ООО "Бау Микс" более восьми последних лет предлагает на рынке России строительные услуги, индивидуализированные обозначением "BAU MIX". ООО "Бау Микс" является строительной организацией, основным направлением деятельности которой, в соответствии с кодом ОКВЭД 45.21 является производство общестроительных работ.

Так в материалы дела истцом представлены распечатки из сети Интернет о его деятельности.

На сайте ООО "Бау Микс" - http://www.baumix.ru размещена информация об услугах истца, в том числе, по строительству зданий, сооружений и их комплексов.

Деятельность ООО "Бау Микс" сертифицирована, в обоснование чего в материалы дела представлены: свидетельство от 03.06.2011 N 4544 о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; сертификат соответствия системы менеджмента качества при выполнении работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства от 30.07.2012; свидетельство от 10.11.2014 N 10718 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Кроме того, ООО "Бау Микс" рекламирует и продвигает на рынок свои услуги, презентует их на выставках, проводит рекламные акции, разрабатывает сувенирную продукцию, о чем в материалы дела представлены доказательства, в том числе фотографии сувенирной продукции.

В подтверждение довода об оказания истцом услуг по строительству, им представлены договоры на выполнение строительно-монтажных работ от 16.07.2013, 29.07.2014, 18.04.2014, 05.08.2014.

Также истец 30.09.2013 подал в Роспатент заявку N 2013733627 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "BAU MIX" в том числе для услуг 37-го класса МКТУ, "восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы краснодеревщика [ремонт]; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; реставрация мебели; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство дамб; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; уход за бассейнами; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов.".

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Согласно правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Спорный товарный знак ответчика "BAUmix" зарегистрирован в отношении услуг 37-го класса МКТУ: "строительство, ремонт".

Суд пришел к выводу, что истец доказал свою заинтересованность в отношении услуг 37-го класса МКТУ: "строительство, ремонт", так как им представлены доказательства осуществления деятельности на территории России, связанной с оказанием услуг третьим лицам, по строительству объектов недвижимости.

При этом осуществление данного строительства накладывает на истца обязательства по ремонту таких объектов, как гарантийному, послегарантийному, так к и текущему.

Следовательно, такие услуги как "строительство" и "ремонт" являются взаимодополняемыми в силу выполняемых ими функций: строительство - возведение новых объектов и ремонт - приведения построенных объектов в пригодное для надлежащего использования состояние.

То есть истец в своей обычной хозяйственной деятельности, осуществляет услуги, однородные услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак ответчика.

Также суд соглашается с выводом Роспатента о том, что спорный товарный знак сходен до степени смешения с тем обозначением, которое заявлено истцом в качестве товарного знака (л.д. 25).

При этом суд приходит к выводу о явном сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений истца и ответчика в силу их явного графического и фонетического сходства, так как в их состав входят доминирующие словесные элементы "BAU MIX".

Кроме того ООО "Бау Микс" уже является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации от 04.10.2012 N 472209 (дата приоритета 07.06.2011) в отношении услуг 35, 39, 42-го классов МКТУ.

Учитывая изложенное суд пришел к выводу о том, что истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "BAUmix" по международной регистрации N 809274, в отношении услуг 37-го класса "строительство, ремонт".

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Заявленные по настоящему делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении части услуг 37-го класса МКТУ не используется в течение последних трех лет, в связи с чем, правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении этих товаров.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (05.05.2015), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 05.05.2012 по 04.05.2015 включительно.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 ГК РФ доказательства фактического использования спорного товарного знака в отношении заявленных истцом услуг 37-го класса МКТУ ответчиком суду не были представлены, равно как и доказательства того, что имелись уважительные причины, препятствующие такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При данных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что ответчик не доказал использование спорного товарного знака в отношении заявленных истцом услуг 37-го класса МКТУ в трехлетний период, предшествовавший подаче настоящего иска.

Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам признает исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении заявленных услуг, вследствие их неиспользования, обоснованными и подлежащими удовлетворению полностью.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Вместе с тем, представленная истцом в подтверждение факта уплаты государственной пошлины за подачу искового заявления копия платежного поручения не может быть принята судом в качестве надлежащего доказательства этого факта, поскольку в материалы дела не представлен оригинал этого платежного поручения.

В случае представления оригинала данного платежного поручения вопрос о распределении судебных расходов по настоящему делу может быть рассмотрен судом в порядке, предусмотренном статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Бау Микс" удовлетворить полностью.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 809274, в отношении услуг 37-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а именно "строительство, ремонт".

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина