Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 марта 2016 г. по делу N СИП-632/2015 Отказывая в признании недействительным решения Роспатента, которым было отказано в удовлетворении возражения на решение, принятое в результате экспертизы спорного обозначения, суд исходил из того, что спорный словесный элемент не может ассоциироваться в сознании потребителей только с заявителем и выпускаемыми им товарами, поскольку до даты приоритета использовался различными лицами при маркировке своей продукции в качестве указания на характеристики товара

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 марта 2016 г. по делу N СИП-632/2015

Резолютивная часть решения объявлена 1 марта 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 9 марта 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгаков Д.А.,

судей - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Прокоповичем Н.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" (ул. Лермонтова, 3, Пенза, 440026, ОГРН 1025801101006) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., 30 корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения Роспатента от 29.09.2015 N 2013705418, которым было отказано в удовлетворении возражения от 13.04.2015 на решение, принятое в результате экспертизы обозначения "ВЕЧЕРНЕЕ" по заявке N 2013705418.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС) (Бережковская наб., 30 корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общество с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ" (ул. Свердлова, д. 4, Пенза, 440031).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Ласунская А.В. (по доверенности от 05.10.2015 N 36),

от Роспатента - Русаков И.А. (по доверенности от 22.01.2016),

от Федерального института промышленной собственности (ФИПС) - Русаков И.А. (по доверенности от 22.01.2016),

от общества с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ" - извещен, представитель не явился.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью Фирма "Биокор" (далее - общество "Биокор", общество с ограниченной ответственностью "Биокор") обратилось с заявлением в Суд по интеллектуальным правам о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 29.09.2015, которым было отказано в удовлетворении возражения заявителя от 13.04.2015 и оставлено в силе решение Роспатента от 12.01.2015 о государственной регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения по заявке N 2013705418 с указанием словесного элемента "ВЕЧЕРНЕЕ" в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Требование заявителя обосновано тем, что словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" в оспариваемом обозначении по заявке N 2013705418 не указывает на назначение товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также, по мнению заявителя, приобрел различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Таким образом, по мнению заявителя (общества "Биокор"), решение Роспатента принято в нарушение пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС), общество с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ" (далее - общество "ПАРАФАРМ").

Представитель общества "Биокор" в судебном заседании поддержал доводы заявления, просил суд удовлетворить заявление общества.

Представитель Роспатента и ФИПС в судебном заседании, отзыве (т.д. 10, л.д. 12-20) указал, что доводы заявителя не обоснованы и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков. Против удовлетворения заявленных требований возражал.

Общество "ПАРАФАРМ", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Дело рассмотрено в порядке, установленном статьями 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев заявление, изучив материалы дела, выслушав мнение представителей общества "Биокор", Роспатента, ФИПС, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для его удовлетворения в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, комбинированное обозначение со словесным элементом "ВЕЧЕРНЕЕ" по заявке N 2013705418 с приоритетом от 21.02.2013 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя общества "Биокор" в отношении товаров 5-го класса МКТУ "диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)".

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 12.01.2015 принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных товаров 5-го класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента "ВЕЧЕРНЕЕ" на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указанный элемент характеризует заявленные товары 5-го класса МКТУ.

Общество "Биокор" не согласилось с решением Роспатента от 12.01.2015 в части исключения из правовой охраны товарного знака словесного элемента "ВЕЧЕРНЕЕ" и 13.04.2015 подало в Роспатент возражение.

Решением Роспатента от 29.09.2015 в удовлетворении указанного возражения отказано, что послужило основанием для обращения общества "Биокор" с настоящим заявлением в суд.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты нарушенного права в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов.

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из смысла норм статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая разъяснения, данные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6 и Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996, основанием для принятия решения суда о признании незаконным ненормативного правового акта, решения или действия государственного органа является одновременное несоответствие этого ненормативного правового акта, решения или действия закону или иному правовому акту, а также нарушение оспариваемым актом прав и законных интересов заявителя, обратившегося в суд с соответствующим требованием.

Частью 4 указанной статьи установлено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Заявителем соблюден срок, предоставленный для обращения в суд.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6/8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2322087 и принятие по его результатам решений находится в рамках полномочий Роспатента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, обрамленного сверху и снизу горизонтальной полосой, внутри которого расположены словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ", выполненный в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, расположенной над буквами "ЧЕР".

При этом несмотря на оригинальную художественную проработку словесного элемента, он легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово "ВЕЧЕРНЕЕ".

Как следует из словарно-справочных материалов, прилагательное "вечернее" является производным от существительного "вечер".

"Вечер" - это часть суток от окончания дня до наступления ночи (Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С.А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998).

Суд учитывает, что вышеназванное значение словесного элемента "ВЕЧЕРНЕЕ" было указано самим заявителем - обществом "Биокор" в описании заявленного обозначения при подаче соответствующей заявки в Роспатент.

Из вышеприведенного определения понятия "ВЕЧЕРНЕЕ" следует, что прилагательное "ВЕЧЕРНЕЕ" указывает на время суток.

При этом, принимая во внимание, что спорный товарный знак заявлен для товаров 5-го класса МКТУ "диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)", словесный элемент заявленного обществом "Биокор" обозначения "ВЕЧЕРНЕЕ" будет восприниматься потребителями как характеристика соответствующих товаров, в частности как указание на время приема указанных препаратов.

Более того суд принимает во внимание, что Роспатентом было учтено, что данное обстоятельство было установлено арбитражными судами первой, апелляционной и кассационной инстанций при рассмотрении дела N А40-70632/12.

Так арбитражными судами по указанному делу установлено, что в случае маркировки обозначением "ВЕЧЕРНЕЕ" товаров 5-го класса МКТУ, данное обозначение будет восприниматься потребителями как указание на время приема указанных товаров.

Также, данный вывод подтверждается документами, представленными самим заявителем в материалы административного дела в Роспатент, копия которого приобщена судом к материалам настоящего дела.

Так, согласно рекламным публикациям в СМИ за 2006-2009, 2011-2014 годы, использование драже "ВЕЧЕРНЕЕ", в состав которого входит комплекс лекарственных трав: валериана, мята, хмель, показало свою эффективность в борьбе со стрессом и бессонницей. Прием нескольких драже перед сном помогает быстрее и легче заснуть.

В представленных копиях сертификатов соответствия "МАРКА ГОДА" за 2009-2014 годы содержится информация о том, что биологически активная добавка к пище "ВЕЧЕРНЕЕ" - это мягкое успокаивающее средство, рекомендуется при стрессе, состоянии тревожности, нарушении сна.

Указанные факты свидетельствуют о том, что препарат "ВЕЧЕРНЕЕ" содержит лекарственные травы, обладает успокаивающими и снотворными свойствами, принимается вечером. Кроме того, тот факт, что словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" характеризует товары, в отношении которых испрашивается его правовая охрана, подтверждается его использованием до даты приоритета заявленного обозначения различными лицами для указания на назначение товаров.

В частности, согласно сведениям из сети Интернет общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Энергия здоровья" выпускает биологически активные добавки к пище под названием "ОРИГИТЕЯ. Вечернее+пустырник" (http://origitea.com/).

Российский фармацевтический завод Гален производит биологически активные добавки к пище "Фитосбор "Алфит-16" Вечерний" и "Фитосбор "Алфит-18" Вечерний" (http://www.mosmedclinic.ru/pharmacologv/prepdesc/86730).

Закрытое акционерное общество "Эвалар" использует обозначение "Вечерний" в названии своего товара "Эвалар БИО успокаивающий вечерний" (www.evalar.ru/shop/evalar-bio-uspokaivayushhiy-vechemiy).

При этом как следует из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы), заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар.

В связи с изложенным Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что словесному элементу "ВЕЧЕРНЕЕ" не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 5-го класса МКТУ, указанных в перечне заявки N 2013705418, на основании положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку он характеризует заявленные товары.

При этом довод заявителя о предоставлении правовой охраны товарному знаку "ВЕЧЕРНЕЕ" на территории некоторых иных стран мира правомерно не принят Роспатентом во внимание в силу следующего.

Факт регистрации товарного знака "ВЕЧЕРНЕЕ" в других странах не является согласно действующему законодательству основанием для предоставления правовой охраны словесному элементу "ВЕЧЕРНЕЕ" на территории Российской Федерации.

Возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации оценивается исходя из положений российского законодательства и фактических обстоятельств, связанных с использованием и регистрацией данного обозначения, сложившихся на территории Российской Федерации.

Так ссылка заявителя на регистрацию в Российской Федерации иных товарных знаков, например, "НОЧНОЙ" по свидетельству Российской Федерации N 429020, не может быть принята во внимание, поскольку сами товарные знаки, а также обстоятельства их регистрации отличаются от имеющихся в настоящем деле и не являются предметом настоящего спора. Согласно правовой позиции президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 08.11.2006 N 8215/06 по делу N А40-21077/05-83-193, оценка охраноспособности товарного знака должна проводиться с учетом обстоятельств и доказательств конкретного дела. Ссылки на регистрации аналогичных/схожих товарных знаков сами по себе не могут быть приняты во внимание.

В отношении довода заявителя - общества "Биокор" о том, что словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" заявленного обозначения в результате его длительного использования приобрел различительную способность в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 5-го класса МКТУ, выпускаемых обществом "Биокор", суд отмечает следующее.

Как указано в абзаце 7 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (в редакции действующей на момент подачи заявки) положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы, отражающих многолетнюю практику экспертизы заявленных обозначений, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением.

Заявителем - обществом "Биокор" в Роспатент были представлены документы, свидетельствующие о длительном использовании заявителем обозначения "ВЕЧЕРНЕЕ", в связи с чем, словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ", по мнению общества "Биокор", приобрел различительную способность в отношении заявленных товаров 5-го класса МКТУ.

При этом суд учитывает, что для приобретения различительной способности обозначением, изначально такой способностью не обладающим, заявителю - обществу "Биокор" следует доказать, что указанное обозначение в сознании потребителя не ассоциируется более с характеристиками товаров 5-го класса МКТУ, а ассоциируется исключительно с заявителем - обществом "Биокор" и его товарами.

Суд соглашается с выводом Роспатента о том, что анализ Роспатентом материалов административного дела, включая представленные заявителем (обществом "Биокор") материалов, показал, что они не доказывают приобретение словесным элементом заявленного обозначения "ВЕЧЕРНЕЕ" различительной способности в качестве средства индивидуализации товаров одного производителя в связи со следующим.

Суд принимает во внимание факты того, что прилагательные "Вечернее/Вечерний" кроме заявителя - общества "Биокор" активно использовались до даты приоритета обозначения по заявке N 2013705418 различными хозяйствующими субъектами в качестве указания, характеризующего товар 5-го класса МКТУ, в частности указывающего на время их приема.

До даты приоритета заявленного обозначения (21.02.2013) вместе с заявителем в одном регионе третье лицо - общество "ПАРАФАРМ" выпускало аналогичную продукцию под обозначением "Вечернее".

При этом Арбитражным судом Пензенской области при рассмотрении дела N А49-5713/2010 установлено, что продукция общества "ПАРАФАРМ", маркированная обозначением "Вечернее", в период 2009-2010 года выпускалась большими объемами.

Также Роспатент, принимая оспариваемое решение учитывал, что на имя общества с ограниченной ответственностью "МИР ОФИСА" (первоначальный правообладатель данного товарного знака - общество с ограниченной ответственностью "Аптека Доктор") в отношении товаров 5-го класса МКТУ предоставлена правовая охрана товарному знаку "Вечернее валерьяна+хмель+мята" по свидетельству Российской Федерации N 447068 с приоритетом от 05.02.2010, в котором все словесные элементы исключены из самостоятельной правовой охраны.

При этом суд отмечает, что в Роспатент в ходе рассмотрения возражения заявителя - общества "Биокор" в Роспатент от общества с ограниченной ответственностью "Мир Офиса" и общества "ПАРАФАРМ" поступило письмо, в котором указанные лица возражали против предоставления правовой охраны словесному элементу "ВЕЧЕРНЕЕ".

К данному письму были приложены доказательства использования обществом "ПАРАФАРМ" словесного элемента "ВЕЧЕРНЕЕ" до даты приоритета заявленного обозначения в отношении однородных товаров.

В частности, в Роспатент были представлены копии свидетельств о государственной регистрации биологически активной добавки к пище "Вечернее Плюс Валериана+Пустырник" от 2011 и 2012 годов; копии удостоверений о качестве и безопасности на отдельные партии продукции под названиями "Вечернее Форте", "Вечернее валерьяна+хмель+мята", "Вечернее Плюс Валериана+Пустырник" за период с 2011 по 2013 год; копии договоров поставки с приложенными товарными накладными и платежными поручениями за период с 2009 по 2015 год, заключенных обществом "ПАРАФАРМ" с различными компаниями о поставке, в том числе, продукции под названиями "Вечернее Форте", "Вечернее валерьяна+хмель+мята", "Вечернее Плюс Валериана+Пустырник".

Поэтому суд полагает, что Роспатент сделал правомерный вывод о том, что словесный элемент "ВЕЧЕРНЕЕ" не может ассоциироваться в сознании потребителя только с заявителем (обществом "Биокор") и выпускаемыми им товарами 5-го класса МКТУ, поскольку до даты приоритета обозначения по заявке N 2013705418 использовался различными лицами при маркировки своей продукции в качестве указания на характеристики товара.

Следовательно, обозначение "ВЕЧЕРНЕЕ" не могло приобрести различительную способность в отношении товаров исключительно заявителя - общества "Биокор".

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 29.09.2015 соответствует нормам действующего законодательства, в связи с чем в удовлетворении требования общества "Биокор" следует отказать.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Биокор" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина