Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2016 г. N С01-179/2016 по делу N А46-7311/2015 Постановление суда апелляционной инстанции, которым взыскана компенсация за нарушение исключительного авторского права на персонаж иллюстрированного литературного произведения, оставлено без изменения, поскольку установлено сходство до степени смешения спорной мягкой игрушки с товарным знаком истца и наличие в спорной игрушке признаков переработки персонажа иллюстрированного литературного произведения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2016 г. N С01-179/2016 по делу N А46-7311/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 29 марта 2016 года

Полный текст постановления изготовлен 31 марта 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Сима-ленд" (ул. Черняховского, д. 86/8, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620010, ОГРН 1056605235983) на постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2015 (судьи Семенова Т.П., Зорина О.В., Шарова Н.А.) , принятое в рамках дела N А46-7311/2015

по иску компании Карт Бланш Гритингс Лимитед/Carte Blanche Greetings Limited (Чичестер бизнес Парк 3, Чичестер, Западный Суссекс РО20 2ФТ/Unit 3, Chichester Business Park, Chichester, West Sussex, PO20 2FT)

к индивидуальному предпринимателю Савченко Галине Николаевне (г. Омск, ОГРНИП 312554302500224) и обществу с ограниченной ответственностью "Сима-ленд"

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и исключительного авторского права на персонаж иллюстрированного литературного произведения,

установил:

компания Карт Бланш Гритингс Лимитед/Carte Blanche Greetings Limited (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд Омской области с иском (с учетом последующего привлечения соответчика):

1) к индивидуальному предпринимателю Савченко Галине Николаевне (далее - предприниматель) о взыскании:

- 10 000 руб. компенсации (с учетом уточнений) за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 855249,

- 10 000 руб. компенсации (с учетом уточнений) за нарушение исключительного авторского права на персонаж иллюстрированного литературного произведения "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю" - медвежонка "Тэтти Тедди",

2) к обществу с ограниченной ответственностью "Сима-ленд" (далее - общество) о взыскании

- 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 855249, выразившееся в импорте товара с артикулом N 321380,

- 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного авторского права на персонаж иллюстрированного литературного произведения "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю" - медвежонка "Тэтти Тедди", выразившееся в импорте товара с артикулом N 321380.

Решением Арбитражного суда Омской области от 24.09.2015 исковые требования Компании оставлены без удовлетворения.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2015 решение Арбитражного суда Омской области от 24.09.2015 отменено, требования к предпринимателю удовлетворены в полном объеме, требования к обществу удовлетворены частично: взыскано 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительного авторского права на персонаж литературного произведения с иллюстрациями, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, оставив в силе решение Арбитражного суда Омской области от 24.09.2015.

По мнению общества, спорный персонаж представлен в виде иллюстраций к некоему произведению, изданному на английском языке в 2003 году. На русском языке, как указывает общество, данное произведение не издавалось и доказательств этому не представлено, в связи с чем российскому потребителю спорный персонаж не известен.

Согласно позиции общества, суд первой инстанции, сравнивая спорный персонаж и игрушку, пришел к обоснованному выводу о том, что между ними имеются очевидные различия. Так, спорная игрушка является очевидно оригинальной (имеет иное морфологическое строение, заостренную мордочку, иную фактуру материала, "лохматость" и прочее).

Также общество полагает, что разрешение вопроса о сходстве до степени смешения игрушки и спорного персонажа требует специальных познаний.

Кроме того, общество в кассационной жалобе указывает, что суд апелляционной инстанции не выявил и не указал конкретных признаков переработки персонажа в образе спорной игрушки. При этом, по мнению общества, истец при обращении с иском в суд не указал на характерные особенности своего персонажа, а также не представил доказательств наличия конкретных признаков и приемов переработки указанного персонажа. Как указывает общество, им представлены доказательства того, что спорная игрушка была изготовлена таким образом, чтобы не нарушать исключительные права истца на товарный знак и персонаж.

По мнению подателя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции, делая вывод об опасности сходства до степени смешения товарного знака истца и игрушки, не указал нормы права, обуславливающие указанные выводы.

Компания в отзыве, поступившем в суд 27.03.2016, доводы кассационной жалобы оспорила, просила оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Истец и ответчики, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явки своих представителей в суд кассационной инстанции не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, предприниматель 07.06.2015 реализовал мягкую игрушку, ранее приобретенную в интернет-магазине общества.

По мнению истца, ответчики без надлежащего разрешения правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, при отсутствии законных оснований использовали объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Полагая, что такими действиями ответчики нарушили исключительные права компании на персонаж "медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди" и товарный знак по международной регистрации N 855249, компания обратилась в арбитражный суд с соответствующим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исходил из недоказанности истцом принадлежности нарушенных прав и законных интересов, а также из того, что мягкая игрушка, на которую ссылается истец, не может быть признана переработкой персонажа литературного произведения с иллюстрациями, отсутствует сходство по степени смешения мягкой игрушки с товарным знаком истца.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, исходил из следующего.

Компания является обладателем исключительных прав на персонаж "медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди", а также на изобразительный товарный знак по международной регистрации N 855249, представляющий собой изображение верхней части туловища и головы медвежонка с голубым носом и заплаткой.

Как указал суд апелляционной инстанции, медвежонок "Ми ТУ Ю Тэтти Тедди" является персонажем серии произведений и представляет собой самостоятельный результат творческой деятельности, выраженный в объективной форме.

Авторские права истца на персонаж произведения подтверждаются аффидевитом автора иллюстраций произведения Стива Морт-Хилла и трудовым договором от 27.11.2010, заключенным между последним и истцом. На основании пункта 17.1 указанного договора Стив Морт-Хилл передал истцу все настоящие и будущие авторские права, права на дизайн и другие имущественные права на все материалы, написанные, созданные или разработанные им в связи с бизнесом или деятельностью истца.

Принадлежность компании исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 855249, зарегистрированный для товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков ("игрушки, игры, плюшевые, мягкие игрушки, игрушки с набивкой из фасоли, мозаики и паззлы, безделушки для вечеринок, надувные шары, гимнастические и спортивные товары, елочные украшения"), подтверждается соответствующим свидетельством.

Суд апелляционной инстанции установил, что спорная мягкая игрушка представляет собой переработанный объект авторского права (персонаж), выполненный с подражанием медвежонку "Ми Ту Ю Тэтти Тедди", о чем свидетельствует использование при ее изготовлении материала такого же цветового сочетания, что и у объекта исключительного авторского права компании (серая шерсть, голубой нос), а также пропорции и характерное расположение его черт, типичная сидячая поза, характерные заплатки.

Кроме того, сравнив спорный товар с товарным знаком истца по правилам Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), суд признал их сходство до степени смешения.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанций пришел к обоснованному выводу о том, что ответчики нарушили исключительные права компании на указанный персонаж и товарный знак.

Определяя размер компенсации, суд апелляционной инстанции учел фактические обстоятельства дела, однократность нарушения, отсутствие доказательств промышленного производства, характер допущенного нарушения, а также исходил из принципов разумности и справедливости.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемого судебного акта, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении нормы права, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что постановление суда апелляционной инстанции не подлежит отмене или изменению, поскольку выводы суда соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, сделаны при правильном применении норм процессуального и материального права.

Так, в силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе литературные произведения, произведения живописи, графики и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно пункту 3 той же статьи авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

Таким образом, при определенных установленных законом условиях персонаж произведения может быть признан объектом авторского права.

В пункте 29 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что поскольку согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Согласно пункту 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное (статья 1257 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения).

Авторские права распространяются на персонаж произведения, если по своему характеру он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечает требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1259 ГК РФ, то есть выражен в какой-либо объективной форме, в том числе в форме изображения.

Использованием персонажа может являться, в частности:

1) воспроизведение персонажа в любой форме, независимо от того, в какой форме он был создан изначально. При этом воспроизведением персонажа признается не использование конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), а использование деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым;

2) переработка персонажа, под которой понимается создание нового производного персонажа на основе характерных черт изначального.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения) в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В пункте 43.2 постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии с пунктом 34 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), незаконное использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, является нарушением исключительных прав на такой товарный знак.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж и товарный знак обоснованы.

Соответствующий вывод апелляционного суда надлежащим образом мотивирован.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на персонаж и товарный знак не опровергнут ответчиками и не оспорен в кассационной жалобе, в связи с чем выводы суда апелляционной инстанции в данной части не проверяются судом кассационной инстанции.

Доводы кассационной жалобы общества фактически сводятся к несогласию с выводами суда апелляционной инстанции относительно установления сходства до степени смешения спорной мягкой игрушки с товарным знаком истца и наличия в спорной игрушке признаков переработки персонажа вышеназванного иллюстрированного литературного произведения.

Однако коллегия судей считает, что судом апелляционной инстанции верно применены выработанные в правоприменительной практике подходы (критерии) выявления сходства до степени смешения обозначений (объектов) с охраняемыми товарными знаками, а также переработки объектов авторского права (персонажей).

Так, вопреки аргументации заявителя кассационной жалобы наличие внешнего сходства между персонажем иллюстрированного литературного произведения и товаром (игрушкой) ответчика является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения или переработки используемого произведения (его персонажа). Основное значение имеют характерные отличительные признаки, легко узнаваемые всеми: имя, внешний вид и иные символы, позволяющие узнавать героя произведения, формирующие его образ.

Как отмечено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Аналогичный подход допустим и при сопоставлении выраженного в объективной форме - в форме рисунка персонажа иллюстрированного литературного произведения с объемной игрушкой. Вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, при наличии очевидного сходства двух объектов разрешение соответствующего вопроса не требовало специальных познаний, в том числе и в области искусствоведения, и правомерно разрешен судом самостоятельно с позиций рядового потребителя.

При этом наличие или отсутствие дополнительных, второстепенных по своей сути, элементов (атрибутов, аксессуаров) образа персонажа, как то: отсутствующие, по утверждению заявителя кассационной жалобы, на спорной игрушке декоративные стежки, присутствующие у игрушки элементы одежды (аксессуары) и пр., не могли повлиять на оспариваемый ответчиком вывод суда об использовании (воспроизведении, копировании, подражании) в товаре ответчиков принадлежащих истцу объектов исключительных прав. Принципиальное значение для правильного разрешения вопроса о наличии сходства с товарным знаком и (или) признаков воспроизведения либо переработки объекта исключительного авторского права имеет общее впечатление потребителя от сопоставления таких объектов.

Довод о том, что спорный персонаж представлен в виде иллюстраций к произведению, не известному российскому потребителю, отклоняется коллегией судей с учетом положений Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1224 о присоединении к названной Конвенции), Всемирной конвенции об авторском праве (заключена в Женеве 06.09.1952, вступила в действие для СССР 27.05.1973), Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (принят постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.1996 N 1503 "О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков"), в соответствии с которыми в отношении исключительных прав на указанные в них произведения и товарные знаки в Российской Федерации применяется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности.

Доводы об оригинальности спорной мягкой игрушки либо о существовании в литературе и изобразительном искусстве и иных объектов авторского права, являющихся персонажами иных литературных произведений, отклоняются коллегией судей, как направленные на переоценку установленных апелляционным судом фактических обстоятельств дела и его выводов относительно входящих в предмет доказывания вопросов факта, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

Право оценки в силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принадлежит суду, рассматривающему спор по существу.

Иные доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, также сводятся к несогласию ответчика с оценкой доказательств, выполненной апелляционным судом, и сделанными на ее основе выводами. Соответствующие доводы заявлены без учета ограниченной компетенции суда кассационной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Несогласие заявителя кассационной жалобы с оспариваемыми выводами суда не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Как следствие, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для удовлетворения кассационной жалобы по заявленным в ней основаниям.

Коллегия судей не усматривает и процессуальных нарушений, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловными основаниями для отмены судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2015 по делу N А46-7311/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Сима-ленд" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Н. Тарасов