Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2016 г. по делу N СИП-712/2015 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не были представлены доказательства, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака либо его неиспользовании по независящим от него причинам

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2016 г. по делу N СИП-712/2015

Резолютивная часть решения объявлена 26 апреля 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 27 апреля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ФЭШНТВ" (Подкопаевский пер., д. 5, Москва, 109028, ОГРН 1077759059850)

к компании ФЭШН ТиВи Программгезельшафт мбХ/FASHION TV Programmgesellschaft mbh (Wassagasse 4, A-1090, Vienna, Austria),

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200), закрытого акционерного общества "ИНТЕРМОДА" (Большой Каретный пер., д. 24, Москва, 127051, ОГРН 1127747293783),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 986883A в отношении всех услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести изменения в Международный реестр товарных знаков в части прекращения правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 986883A,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Гумбург Н.В. (по доверенности от 22.12.2015), Стукалова В.В. (по доверенности от 19.02.2016);

от ответчика и третьих лиц, извещенных о времени и месте рассмотрения дела путем направления в их адрес копий определений о принятии искового заявления к производству, о назначении судебного разбирательства заказными письмами с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, представители не явились, установил:

общество с ограниченной ответственностью "ФЭШНТВ" (далее - общество "ФЭШНТВ", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании ФЭШН ТиВи Программгезельшафт мбХ/FASHION TV Programmgesellschaft mbh (далее - компания ФЭШН ТиВи, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 986883A в отношении услуг 35-го класса МКТУ, перечисленных в регистрации, вследствие его неиспользования, а также об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) внести изменения в Международный реестр товарных знаков в части прекращения правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 986883A.

Определением суда от 26.01.2016 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены Роспатент и закрытое акционерное общество "ИНТЕРМОДА" (далее - общество "ИНТЕРМОДА").

В обоснование иска общество "ФЭШНТВ" ссылается на то, что по его информации компанией ФЭШН ТиВи (ответчиком) или иным лицом спорный товарный знак в отношении услуг 35-го класса МКТУ не используется в течение последних трех лет, предшествующих подаче настоящего искового заявления.

В подтверждение своей заинтересованности в предъявлении настоящего иска общество "ФЭШНТВ" указывает на то, что им 21.12.2015 в Роспатент была подана заявка N 2015741920 на регистрацию комбинированного обозначения с буквенным элементом "f" в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 38-го и 41-го классов МКТУ, однако из-за сходства заявленного обозначения с товарным знаком ответчика последний будет препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором он с заявленными требованиями не соглашается. В обоснование своих возражений ссылается на то, что действия истца по подаче искового заявления являются злоупотреблением правом, поскольку направлены не на защиту каких-либо нарушенных прав, а на освобождение истца (его контрагентов) от юридической ответственности за использование не принадлежащего ему товарного знака, включая репутацию товарного знака, на ограничение конкуренции, на обход закона с противоправной целью. Компания ФЭШН ТиВи полагает, что добившись прекращения правовой охраны спорного товарного знака, истец намерен придать законный характер своим действиям по неправомерному использованию товарного знака ответчика и оказывать услуги с использованием указанного товарного знака.

По мнению ответчика, истец не является заинтересованным лицом, поскольку кроме заявки N 2015741920 не представил других доказательств в подтверждение своей заинтересованности. При этом отмечает, что услуги, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и услуги, которые оказывает истец, не являются однородными. Кроме того, ответчик полагает, что при прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец сможет недобросовестно пользоваться известностью и репутацией, которая была создана правообладателем при использовании товарного знака.

Компания ФЭШН ТиВи также обращает внимание, что использование спорного товарного знака осуществляется обществом "ИНТЕРМОДА" на основании зарегистрированного договора коммерческой концессии.

В дополнениях к исковому заявлению общество "ФЭШНТВ" отмечает, что с учетом сходства заявленного им на регистрацию обозначения и спорного товарного знака диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные, является более широким, в связи с чем все "розничные услуги", перечисленные в регистрации по товарному знаку ответчика, следует считать однородными услугам, указанным истцом в заявке N 2015741920. Считает, что указанные услуги принадлежат к одной и той же родовой и видовой группе, имеют общие область и цель применения.

Истец обращает внимание на то, что на основании заключенных лицензионных договоров он осуществляет деятельность по ретрансляции телеканалов "Fashion TV Network" и "Fashion TV HD" посредством кабельной телекоммуникационной связи, то есть деятельность по оказанию услуг 41-го класса МКТУ. При этом указывает, что при трансляции телевизионных программ используется изображение многогранника, внутри которого расположен буквенный элемент "f".

Также общество "ФЭШНТВ" ссылается на то, что в рамках рассмотрения дела N А40-32692/2015 общество "ИНТЕРМОДА" обратилось к обществу "ФЭШНТВ" с иском о защите исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 986883A, что, по мнению истца, свидетельствует о наличии у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Роспатентом представлен отзыв на исковое заявление, в котором он указывает, что требование об обязании Роспатента внести изменения в Международный реестр товарных знаков в части прекращения правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 986883A противоречит Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков от 14.04.1981 и Протоколу к этому Соглашению от 1989 года, поскольку ведение Международного реестра товарных знаков осуществляется Международным бюро ВОИС, а не Роспатентом.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца и далее по тексту допущена опечатка. Дату Мадридского соглашения о международной регистрации знаков следует читать как "от 14.04.1891"

Представители истца в судебном заседании поддержали заявленные требования.

Ответчик и третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, компания ФЭШН ТиВи является правообладателем комбинированного товарного знака по международной регистрации N 986883А, представляющего собой стилизованный многогранник (бриллиант) с размещенной внутри буквой "f" (дата регистрации товарного знака 10.10.2008, дата истечения срока действия регистрации - 10.10.2018). Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ "розничные услуги в области отбеливающих препаратов и других веществ для стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерии, эфирных масел, косметики, лосьонов для волос, средств для чистки зубов; розничные услуги в области научных, морских, геодезических, фотографических, кинематографических, оптических, взвешивающих, измерительных, сигнализационных, контролирующих (надзорных), спасательных и обучающих приборов и инструментов, приборов и инструментов для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством, аппаратуры для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитных носителей информации, дисков для звукозаписи, торговых автоматов и механизмов для аппаратов с предварительной оплатой, кассовых аппаратов, счетных машин, оборудования для обработки данных и компьютеров, огнегасительных устройств; розничные услуги в области драгоценных металлов и их сплавов и изделий из благородных металлов или с покрытием из них, ювелирных изделий, драгоценных камней, часов и прочих хронометрических инструментов; розничные услуги в области бумаги, картона и изделий, изготовленных из этих материалов, печатной продукции, переплетного материала, фотографии, канцелярских товаров, клейких веществ для канцелярских и бытовых целей, материалов для художников, кистей, пишущих машинок и конторских принадлежностей (за исключением мебели), инструктивных и учебных материалов (за исключением аппаратуры), пластмассовых материалов для упаковки, типа печатников, печатных блоков; розничные услуги для мебели, зеркал, рам для картин, изделий из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, раковины, янтаря, перламутра, сепиолита и заменителей этих материалов или из пластмассы; розничные услуги в области бытовой или кухонной утвари и контейнеров, расчесок и губок, кистей (за исключением малярных кистей), материалов для изготовления кистей, изделий для целей очистки, железную стружку, необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла), изделия из стекла, фарфора и фаянса; розничные услуги в области одежды, обуви, головных уборов; розничные услуги в области мяса, рыбы, птицы и дичи, мясных экстрактов, консервированных, сушеных и вареных овощей и фруктов, желе, джемов, компотов, яиц, молоко и молочных продуктов, пищевых масел и жиров; розничные услуги для кофе, чая, какао, сахара, риса, тапиока, саго, искусственного кофе, муки и зерновых продуктов, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, мороженого, меда, патоки, дрожжей, пекарных порошков, соли, горчицы, уксуса, соусов (приправ), пряностей, льда; розничные услуги в области пива, минеральных и газированных вод и других безалкогольных напитков, фруктовых напитков и фруктовых соков, сиропов и других препаратов для изготовления напитков; розничные услуги в области алкогольных напитков" (представленный истцом перевод на русский язык заверен в нотариальном порядке).

Предъявляя в суд исковые требования, истец ссылается на наличие у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака и на неиспользование ответчиком этого товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителей истца, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности обществом "ФЭШНТВ" в материалы дела представлены следующие доказательства: свидетельство о регистрации средства массовой информации от 27.01.2012 ЭЛ N ФС77-48379; свидетельство о регистрации средства массовой информации от 27.01.2012 ЭЛ N ФС77-48380; лицензия на осуществление телевизионного вещания от 13.02.2008 серия ТВ N 13059 (на момент рассмотрения дела истек срок действия); лицензия на осуществление телевизионного вещания от 02.03.2012 серия ТВ N 20105 (на момент рассмотрения дела истек срок действия); лицензии на осуществление телевизионного вещания от 13.03.2012 серия ТВ N 20151; распечатки с сайта в сети Интернет http://ftvhannel.ru; договор на оказание услуг по созданию и размещению в эфире короткометражных аудиовизуальных произведений от 22.02.2015 N ФТВ-1/15; договор на оказание услуг по созданию и размещению в эфире короткометражных аудиовизуальных произведений от 02.02.2015 N ФТВ-2/15; договор на оказание услуг по созданию и размещению в эфире короткометражных аудиовизуальных произведений от 06.02.2015 N ФТВ-4/15; договор на оказание услуг по созданию и размещению в эфире короткометражных аудиовизуальных произведений от 25.02.2015 N ФТВ-5/15; договор на оказание услуг по созданию и размещению в эфире короткометражных аудиовизуальных произведений от 27.02.2015 N ФТВ-6/15; договор на оказание видеоуслуг от 27.06.2014 N 2.

Также истцом представлены доказательства подачи им 21.12.2015 в Роспатент заявки N 2015741920 на регистрацию комбинированного обозначения с буквенным элементом "f" в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 38-го и 41-го классов МКТУ, в том числе в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

В судебном заседании 26.04.2016 судом по ходатайству истца произведен осмотр интернет-сайта www.ftvchannel.ru, администратором которого согласно справке акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 26.03.2016 является истец.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив представленные истцом доказательства в соответствии с вышеназванными правилами, суд приходит к выводу о доказанности осуществления обществом "ФЭШНТВ" деятельности по ретрансляции телеканалов "Fashion TV Network" и "Fashion TV HD", являющихся средствами массовой информации, посредством кабельной телекоммуникационной связи, а также деятельности по оказанию услуг по созданию и размещению в эфире аудиовизуальных произведений.

Коллегией судей не принимаются доводы истца, связанные с обоснованием своей заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака наличием однородности между услугами 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика, и услугами 35-го класса МКТУ, перечисленными в заявке истца.

При этом суд исходит из того, что согласно правовой позиции, изложенной в пункте 40 Обзора, подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ. Таким образом, реальное намерение использовать товарный знак должно подтверждаться не только подачей заявки на регистрацию сходного обозначения в качестве товарного знака для индивидуализации однородных услуг, но и иными доказательствами, свидетельствующими о том, что истец либо непосредственно оказывает однородные услуги, либо сделал приготовления к оказанию таких услуг. При этом суд отмечает, что заявка подана истцом непосредственно перед обращением с настоящим иском.

Услуги 35-го класса МКТУ, перечисленные в международной регистрации N 986883А, представляют собой услуги по розничной продаже принадлежащих третьим лицам товаров различного рода (вида) и функционально назначения.

При этом обществом "ФЭШНТВ" доказательств того, что им оказываются иным лицам какие-либо услуги, которые относятся к 35-му классу МКТУ, не представлены.

Так, утверждая, что им осуществляется деятельность по оказанию рекламных услуг, истец ссылается на представленные договоры на оказание услуг по созданию и размещению в эфире короткометражных аудиовизуальных произведений. Однако из содержания этих договоров, носящих унифицированный характер, усматривается, что создаваемые и размещаемые истцом (исполнителем) материалы не должны относится к рекламе, а допускаемые упоминания о товаре, о средствах его индивидуализации, об изготовителе и продавце товара, интегрированные в аудиовизуальные произведения, не являются сведениями рекламного характера (раздел "Термины и определения", пункт 2.2.6 договоров). Приложенные к названным договорам акты оказания услуг также не свидетельствуют об оказании услуг рекламного характера.

В ходе осмотра в судебном заседании интернет-сайта www.ftvchannel.ru установлено, что на сайте размещены короткометражные аудиовизуальные произведения, содержащие информацию о направлениях моды, дизайнерах, проводимых мероприятиях в сфере моды. Вместе с тем, доказательств того, что данные произведения размещены истцом в целях рекламы товаров (услуг), производимых (оказываемых) третьими лицами, в материалах дела не содержится (не представлено доказательств наличия договорных отношений между истцом и третьими лицами).

Также суд не может признать обоснованным и довод истца о том, что его заинтересованность вытекает из предъявленного обществом "ИНТЕРМОДА" иска о защите исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 986883A.

Как следует из решения Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2016 по делу N А40-32692/2015, которым отказано в удовлетворении исковых требований, обществом "ИНТЕРМОДА" не предъявлялось требования о защите исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 986883A и при рассмотрении этого дела общество "ИНТЕРМОДА" не ссылалось на использование обществом "ФЭШНТВ" обозначения в виде стилизованного изображения бриллианта вместе с буквой "f" при оказании услуг 35-го класса МКТУ.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам считает, что осуществляемая истцом деятельность по ретрансляции телеканалов, оказанию услуг по созданию и размещению в эфире аудиовизуальных произведений может быть признана однородной деятельности по оказанию розничных услуг (розничным продажам) в области магнитных носителей информации, дисков для звукозаписи, для индивидуализации которых в том числе зарегистрирован товарный знак ответчика.

Признавая указанные услуги однородными, коллегия судей исходит из следующего.

В соответствии со статьей 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций).

Вышеперечисленные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

С учетом изложенных правил и рекомендаций деятельность истца по ретрансляции телеканалов, по оказанию услуг по созданию и размещению в эфире аудиовизуальных произведений, с одной стороны, и розничные услуги в области магнитных носителей информации и дисков для звукозаписи, с другой стороны, могут быть признаны однородными, поскольку первые могут быть предназначены для реализации конкретных товаров - магнитных носителей информации, дисков с записями аудиовизуальных произведений. При этом вышеназванные услуги могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Сходная правовая позиция выражена Судом по интеллектуальным правам в решении от 05.04.2016 по делу N СИП-713/2015, в котором участвовали те же лица.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам не может признать истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении остальных услуг 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, а именно: "розничные услуги в области отбеливающих препаратов и других веществ для стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерии, эфирных масел, косметики, лосьонов для волос, средств для чистки зубов; розничные услуги в области научных, морских, геодезических, фотографических, кинематографических, оптических, взвешивающих, измерительных, сигнализационных, контролирующих (надзорных), спасательных и обучающих приборов и инструментов, приборов и инструментов для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством, аппаратуры для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, торговых автоматов и механизмов для аппаратов с предварительной оплатой, кассовых аппаратов, счетных машин, оборудования для обработки данных и компьютеров, огнегасительных устройств; розничные услуги в области драгоценных металлов и их сплавов и изделий из благородных металлов или с покрытием из них, ювелирных изделий, драгоценных камней, часов и прочих хронометрических инструментов; розничные услуги в области бумаги, картона и изделий, изготовленных из этих материалов, печатной продукции, переплетного материала, фотографии, канцелярских товаров, клейких веществ для канцелярских и бытовых целей, материалов для художников, кистей, пишущих машинок и конторских принадлежностей (за исключением мебели), инструктивных и учебных материалов (за исключением аппаратуры), пластмассовых материалов для упаковки, типа печатников, печатных блоков; розничные услуги для мебели, зеркал, рам для картин, изделий из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, раковины, янтаря, перламутра, сепиолита и заменителей этих материалов или из пластмассы; розничные услуги в области бытовой или кухонной утвари и контейнеров, расчесок и губок, кистей (за исключением малярных кистей), материалов для изготовления кистей, изделий для целей очистки, железную стружку, необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла), изделия из стекла, фарфора и фаянса; розничные услуги в области одежды, обуви, головных уборов; розничные услуги в области мяса, рыбы, птицы и дичи, мясных экстрактов, консервированных, сушеных и вареных овощей и фруктов, желе, джемов, компотов, яиц, молоко и молочных продуктов, пищевых масел и жиров; розничные услуги для кофе, чая, какао, сахара, риса, тапиока, саго, искусственного кофе, муки и зерновых продуктов, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, мороженого, меда, патоки, дрожжей, пекарных порошков, соли, горчицы, уксуса, соусов (приправ), пряностей, льда; розничные услуги в области пива, минеральных и газированных вод и других безалкогольных напитков, фруктовых напитков и фруктовых соков, сиропов и других препаратов для изготовления напитков; розничные услуги в области алкогольных напитков", так как соответствующая деятельность истца и перечисленные услуги не являются однородными, поскольку эти услуги не могут соотносится между собой как род-вид, имеют различное назначение, условия оказания, разный круг потребителей услуг.

Таким образом, изложенные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности общества "ФЭШНТВ" в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 986883А только в отношении услуг 35-го класса МКТУ "розничные услуги в области магнитных носителей информации, дисков для звукозаписи".

Изложенные в отзыве на исковое заявление доводы компании ФЭШН ТиВи об отсутствии заинтересованности общества "ФЭШНТВ" в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ввиду того, что действия по обращению с настоящим иском направлены не на защиту каких-либо нарушенных прав, а на освобождение истца (его контрагентов) от юридической ответственности за использование не принадлежащего ему товарного знака, включая репутацию товарного знака, на ограничение конкуренции, на обход закона с противоправной целью, подлежат отклонению, поскольку из материалов дела усматривается, что истец является реально функционирующим юридическим лицом, использующим в своей деятельности, в том числе сходное с товарным знаком ответчика обозначение, а, следовательно, имеющим интерес в устранении препятствий для такого использования.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении услуг 35-го класса МКТУ не используется ответчиком в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (22.12.2015), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 22.12.2012 по 21.12.2015 включительно.

Между тем ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Возражая против заявленных требований, ответчик ссылается на то, что на территории Российской Федерации использование спорного товарного знака осуществляется обществом "ИНТЕРМОДА" на основании договора коммерческой концессии.

Однако ни ответчиком, ни обществом "ИНТЕРМОДА", привлеченным к участию в деле в качестве третьего лица, доказательств фактического использования в гражданском обороте спорного товарного знака не представлено. При этом вывод об использовании товарного знака с учетом положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не может быть сделан только на основании заключенного между компанией ФЭШН ТиВи и общество "ИНТЕРМОДА" договора коммерческой концессии.

Ответчик своими процессуальными правами не распорядился, доказательств использования спорного товарного знака либо его неиспользования по независящим от него причинам суду не представил, а доводы истца о наличии у него заинтересованности в предъявлении настоящего иска не опроверг.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в части услуг, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Требование об обязании Роспатента внести изменения в Международный реестр товарных знаков в части прекращения правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 986883A подлежит отклонению, поскольку Роспатент участвует в настоящем деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, тогда как ходатайств о привлечении его к участию в деле в качестве соответчика истцом не заявлялось.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1 статьи 11 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1981 (далее - Мадридское соглашение) функции, в том числе, связанные с международной регистрацией, осуществляются Международным бюро ВОИС.

Согласно пункту 1 правила 19 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению, когда международная регистрация признается недействительной и решение о признании регистрации недействительной не может более быть обжаловано, ведомство этой договаривающейся стороны, чей компетентный орган вынес решение о признании регистрации недействительной, уведомляет об этом Международное бюро.

Соответственно, в силу пункта 2 правила 19 приведенной инструкции Международное бюро вносит в международный реестр запись о признании международной регистрации недействительной вместе с данными, содержащимися в уведомлении о признании международной регистрации недействительной.

Учитывая изложенное на Роспатент не может быть возложена обязанность по внесению изменений в Международный реестр товарных знаков, в связи с чем в удовлетворении требований в этой части следует отказать.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания с ответчика в пользу истца судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления по следующим основаниям.

Исходя из положений пунктов 1, 3 и 8 статьи 45, статьи 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации плательщик государственной пошлины обязан самостоятельно, то есть от своего имени, уплатить ее в бюджет, если иное не установлено законодательством о налогах и сборах. Уплата государственной пошлины иным лицом за истца (заявителя) законодательством не предусмотрена.

Согласно пункту 1 статьи 26 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Из представленного истцом в материалы дела платежного поручения от 22.12.2015 N 429 следует, что плательщиком государственной пошлины выступает ООО "Инэврика".

Между тем, ни из платежного поручения, ни из иных материалов дела не следует, что ООО "Инэврика", уплатив государственную пошлину, действовало в качестве представителя общества "ФЭШНТВ".

Вместе с тем при представлении обществом "ФЭШНТВ" соответствующих доказательств вопрос о распределении судебных расходов подлежит рассмотрению судом в порядке статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ФЭШНТВ" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 986883A в отношении услуг 35-го класса МКТУ "розничные услуги в области магнитных носителей информации, дисков для звукозаписи".

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов