Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 мая 2016 г. N С01-1064/2015 по делу N А41-21823/2015 Постановление суда апелляционной инстанции о запрете ответчику использовать обозначение, сходное с товарным знаком истца, подлежит отмене, а дело - направлению на новое апелляционное рассмотрение, поскольку судом не в полной мере рассмотрено ходатайство ответчика о передаче дела на рассмотрение другого суда, а в указанном судебном акте не содержится мотивов, по которым суд пришел к выводу о необходимости отклонения ходатайства о передаче дела на рассмотрение другого суда

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 мая 2016 г. N С01-1064/2015 по делу N А41-21823/2015

Резолютивная часть постановления оглашена 10 мая 2016 года

Решение в полном объеме изготовлено 16 мая 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

Назаренко Руслана Игоревича

на решение Арбитражного суда Московской области от 25.06.2015 (судья Солдатов Р.С.) по делу N А41-21823/2015 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2016 (судьи Миришов Э.С., Епифанцева С.Ю., Закутская С.А.) по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Главобъект-Р" (ул. Нежинская, д. 9, г. Москва, 119501, ОГРН 1137746867378)

к Назаренко Руслану Игоревичу (Москва)

о запрете использовать обозначение, сходное с товарным знаком истца.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Главобъект-Р": Серго А.Г. (по доверенности от 02.12.2015),

от Назаренко Р.И.: Гринкевич А.П. (по доверенности от 20.02.2015).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Главобъект-Р" (далее - общество "Главобъект-Р") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "Элвис-Телеком" (далее - ЗАО "Элвис-Телеком") о запрете использовать обозначение, сходное с товарным знаком истца "KORADO", в доменном имени ответчика "KORADO.RU".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2015 года в качестве соответчика привлечен Назаренко Руслан Игоревич (далее - Назаренко Р.И.) (том 1, л.д. 90).

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил исковые требования, просил обязать ЗАО "Элвис-Телеком" аннулировать регистрацию доменного имени "KORADO.RU" на Назаренко Р.И. и зарегистрировать его на имя общества "Главобъект-Р", а также запретить Назаренко Р.И. использовать обозначение, сходное с товарным знаком истца "KORADO", в доменном имени "KORADO.RU" (том 1, л.д. 82).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2015 года из дела N А40-1638974/14 в отдельное производство выделено требование общества "Главобъект-Р" к соответчику Назаренко Р.И. о запрете использовать обозначение, сходное с товарным знаком истца "KORADO", в доменном имени "KORADO.RU".

Дело N А40-1638974/14 в части выделенных в отдельное производство требований истца передано на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области (том 1, л.д. 92).

Определением Арбитражного суда Московской области от 06 апреля 2015 года указанное дело принято к производству с присвоением номера А41-21823/15 (том 1, л.д. 1).

Решением Арбитражного суда Московской области от 25 июня 2015 года, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2016, исковые требования общества "Главобъект-Р" удовлетворены. Суд запретил Назаренко Р.И. использовать обозначение, сходное с товарным знаком "KORADO", в доменном имени "KORADO.RU" (том 2, л.д. 95-96).

Не согласившись с указанными судебными актами, Назаренко Р.И. обратился с кассационной жалобой, в которой просит отменить названное решение и постановление и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель ссылался на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

Так, ответчик обращает внимание на следующие нарушения, допущенные судами:

- исходя из субъектного состава лиц, участвующих в деле, производство по делу подлежало прекращению, но в нарушение требований закона суд апелляционной инстанции ходатайство ответчика о прекращении производства по делу не рассмотрел, определение о прекращении или об отказе в прекращении производства по делу не вынес;

- судебные акты по делу приняты с нарушением правил подсудности, а суд первой инстанции не рассмотрел ходатайство ответчика о передаче данного дела по подсудности в Арбитражный суд города Москвы, определение о передаче или об отказе в передаче дела не вынес; это нарушение не было устранено и судом апелляционной инстанции, определение по ходатайству Назаренко Р.И. о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд города Москвы, заявленное им также в суде апелляционной инстанции, не вынесено;

- в нарушение части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление суда апелляционной инстанции принято без учета обстоятельств, установленных решением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2015 г. по делу N СИП-439/2015;

- Назаренко Р.И. был привлечен Арбитражным судом города Москвы к участию в данном деле в качестве второго ответчика только определением Арбитражного суда города Москвы от 04.03.2015 г. по делу N А40-168974/14, при этом в обоснование заявленных им исковых требований к Назаренко Р.И. истец так и не сослался на обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о нарушении исключительных прав истца на товарный знак по Свидетельству N 361630 именно Назаренко Р.И., а не первым ответчиком - ЗАО "Элвис-Телеком";

- оспариваемые судебные акты приняты также без учета того, что истец не доказал наличие совокупности трех условий, при которых возможно принятие решения о запрете на использование без разрешения правообладателя его товарного знака, а суд не установил наличие совокупности указанных обстоятельств при принятии решения; в оспариваемых судебных актах суды установили лишь одно условие - сходство до степени смешения между обозначением, используемым ответчиком в доменном имени korado.ru, и словесным обозначением "KORADO", входящим в состав товарного знака истца, оставив при этом без внимания вопрос о наличии двух остальных условий, а именно: использование обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров; наличие (отсутствие) риска смешения спорных обозначений в результате использования;

- при принятии оспариваемых судебных актов суд не дал никакой оценки доводам ответчика о том, что требование истца о запрете использования доменного имени может быть расценено как "обратный захват" доменного имени;

- при принятии решения по делу суд не дал никакой оценки доводам ответчика о том, что действия правообладателя по регистрации товарного знака по Свидетельству N 361630 и действия истца по подаче иска являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией;

- при принятии оспариваемых судебных актов суды неправильно применили положения статьи 196, пункта 2 статьи 199, пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель заявителя доводы кассационной жалобы поддержал.

Истец возражал против ее удовлетворения, изложив свою правовую позицию в отзыве.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как было установлено судами, словесный товарный знак "KORADO" по свидетельству Российской Федерации N 361630 (дата приоритета от 11 июля 2006 года) зарегистрирован Роспатентом 09 октября 2008 года в отношении товаров 11-го, услуг 35-го, 37-го и 42-го классов МКТУ на имя общества "Главобъект".

Истцу стало известно, что ответчик зарегистрировал доменное имя "KORADO.RU", сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

В целях обеспечения доказательств по заявлению истца нотариусом г. Москвы Филипповой Л.Г. произведен осмотр интернет-сайта в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" по адресу www.korado.ru.

Протоколом осмотра от 13 сентября 2042 года зафиксировано, что ответчик использует доменное имя "KORADO.RU" (том 1, л.д. 30). Администратором доменного имени "KORADO.RU" значится ответчик.

Ссылаясь на то, что администрирование ответчиком доменного имени "KORADO.RU" нарушает исключительные права на принадлежащий истцу товарный знак "KORADO", в чем проявляется недобросовестная конкуренция, последний обратился в арбитражный суд с вышеуказанными исковыми требованиями.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что сходство до степени смешения между обозначением, используемым ответчиком в доменном имени "KORADO.RU", и словесным обозначением "KORADO", входящим в состав товарного знака истца, носит очевидный характер, поскольку обозначение "KORADO" полностью входит в обозначение, использованное в доменном имени ответчика, что согласуется с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, выслушав лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

В соответствии со статьей 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается правильным применением законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил, установленных законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими соглашениях по обстоятельствам дела, существу заявленных требований и возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в деле, и подаются в письменной форме, направляются в электронном виде или заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются арбитражным судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.

По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств арбитражный суд выносит определения.

Согласно положениям статьи 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд выносит определения в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, и в других случаях по вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства.

Определение выносится арбитражным судом в письменной форме в виде отдельного судебного акта или протокольного определения.

Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит во всех случаях, если указанным Кодексом предусмотрена возможность обжалования определения отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В других случаях арбитражный суд вправе вынести определение как в виде отдельного судебного акта, так и в виде протокольного определения.

Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, по правилам, установленным для принятия решения.

В соответствии со статьей 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении должны быть указаны:

1) дата и место вынесения определения;

2) наименование арбитражного суда, состав суда, фамилия лица, которое вело протокол судебного заседания;

3) наименование и номер дела;

4) наименования лиц, участвующих в деле;

5) вопрос, по которому выносится определение;

6) мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;

7) вывод по результатам рассмотрения судом вопроса;

8) порядок и срок обжалования определения.

Определение, выносимое в виде отдельного судебного акта, подписывается судьей или составом арбитражного суда, вынесшими это определение.

В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по которому выносится определение, мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и вывод по результатам рассмотрения вопроса.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения арбитражным судом вопроса о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда выносится определение.

Положениями статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также предусмотрена необходимость вынесения определения в виде отдельного судебного акта, который может быть обжалован, в случае прекращения производства по делу.

При этом исходя из смысла норм статей 159, 150, 151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения судом ходатайства стороны о прекращении производства по делу определение должно быть вынесено также и в случае отказа в удовлетворении такого ходатайства.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции ответчиком были заявлены ходатайства о прекращении производства по делу, а также о передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Вместе с тем в нарушение норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство о прекращении производства по делу не было рассмотрено судом апелляционной инстанции. Также в нарушение норм арбитражного процессуального законодательства в материалах дела отсутствует определение суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения ходатайства Назаренко Р.И. о передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В тексте постановления от 04.03.2016 не содержится мотивов, по которым суд пришел к выводу о необходимости отклонения ходатайства о передаче дела на рассмотрение другого суда, сведений о рассмотрении судом апелляционной инстанции ходатайства о прекращении производства по делу не имеется, резолютивная часть постановления от 04.03.2016 также не содержит результата рассмотрения этих ходатайств.

Данные нарушения норм процессуального права носят существенный, неустранимый характер и могли привести к принятию неправильного постановления апелляционного суда. На основании изложенного постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать законным и обоснованным.

Исходя из содержания пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 29 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции", если судами первой и (или) апелляционной инстанций допущена ошибка в применении и (или) толковании норм материального права, для исправления которой после отмены (изменения) судебных постановлений не требуется установления новых обстоятельств дела, представления, исследования и оценки доказательств, то суду кассационной инстанции следует принять новое судебное постановление (определение), не передавая дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции (пункт 5 части 1 статьи 390 ГПК РФ).

Аналогичные правила могут быть применены и в случае рассмотрения дела кассационной инстанцией арбитражного суда.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Принимая во внимание, что допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм процессуального права могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции считает необходимым отменить постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

При этом доводы кассационной жалобы по существу спора не могут быть исследованы до разрешения процессуального вопроса о подведомственности спора арбитражному суду, так как в случае удовлетворения ходатайства о прекращении производства по делу спор по существу не рассматривается.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, устранить отмеченные недостатки, рассмотреть заявленные сторонами ходатайства, а в случае, если суд придет к выводу об отсутствии оснований для прекращения производства по делу - с учетом положений пунктов 12 и 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дать оценку всем доводам апелляционной жалобы и вынести законный и обоснованный судебный акт.

В связи с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции вопрос о распределении судебных расходов, связанных с подачей кассационной жалобы, подлежит рассмотрению в соответствии с положениями статей 110-112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2016 по делу N А41-21823/2015 отменить. Дело N А41-21823/2015 направить на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

Н.Н. Погадаев