Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 мая 2016 г. N С01-302/2016 по делу N А40-86444/2015 Состоявшиеся судебные акты о взыскании штрафа и компенсации за нарушение условий лицензионного договора оставлены без изменения, поскольку факт нарушения ответчиком лицензионного договора установлен представленными в материалах дела доказательствами

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 мая 2016 г. N С01-302/2016 по делу N А40-86444/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 10 мая 2016 года

Полный текст постановления изготовлен 17 мая 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Суперкосметикс" (ул. Шкулева, д. 13/25, стр. 3, Москва, 109263, ОГРН 1097746101892) и общества с ограниченной ответственностью "Витим и Ко" (Каширский пр-д, д. 5, Москва, 115201, ОГРН 1027700260477)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2015 (судья Фатеева Н.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2016 (судьи Лаптева О.Н., Валиев Р.В., Лаврецкая Н.В.) по делу N А40-86444/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью "Суперкосметикс"

к обществу с ограниченной ответственностью "Витим и Ко"

о взыскании штрафа и вознаграждения по лицензионному договору,

и по встречному иску о взыскании штрафа.

В судебном заседании принял участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Суперкосметикс" - Гольский Д.Г. (по доверенности от 19.08.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "Витим и Ко" - Латынова Е.В. (по доверенности от 21.10.2015) .

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Суперкосметикс" (далее - общество "Суперкосметикс", правообладатель, лицензиар) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Витим и Ко" (далее - общество "Витим и Ко", лицензиат) о взыскании штрафа за нарушение пунктов 1.4 и 6.1 лицензионного договора от 18.01.2013 N РД0147422 в размере 1 000 000 долларов США и роялти в размере 1 537 рублей (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

Общество "Витим и Ко" обратилось со встречным иском о взыскании с общества "Суперкосметикс" 1 000 000 долларов США штрафа за нарушение пункта 7.4 указанного лицензионного договора.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2015 первоначальный иск удовлетворен частично - с общества "Витим и Ко" в пользу общества "Суперкосметикс" взыскан штраф в размере 200 000 долларов США в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты, а также роялти в сумме 1 537 рублей; в удовлетворении остальной части первоначального иска отказано. В удовлетворении встречного иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2016 решение суда первой инстанции изменено в части взыскания с общества "Витим и Ко" в пользу общества "Суперкосметикс" суммы штрафа и государственной пошлины - ввиду применения судом апелляционной инстанции статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) размер взысканного штрафа снижен до 100 000 долларов США; в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с судебными актами, общество "Суперкосметикс" и общество "Витим и Ко" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Общество "Суперкосметикс", ссылаясь в своей кассационной жалобе на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, просит решение и постановление изменить, удовлетворив исковые требования в полном объеме.

Доводы жалобы общества "Суперкосметикс" мотивированы тем, что буквальное толкование положений лицензионного договора возлагает на общество "Витим и Ко" обязанность уплатить штраф за 10 нарушений условий пунктов 6.1 и 1.1 этого договора, исходя из 100 000 долларов США за каждое из пяти нарушений по каждой из двух торговых точек, что в совокупности составляет 1 000 000 долларов США.

Ссылаясь на недоказанность обществом "Витим и Ко" несоразмерности взыскиваемого штрафа последствиям нарушения обязательств, общество "Суперкосметикс" указывает на отсутствие у суда апелляционной инстанции оснований для применения статьи 333 ГК РФ.

Указывая на допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм процессуального права, общество "Суперкосметикс" отмечает, что представленный обществом "Витим и Ко" договор о предоставлении рекламных услуг от 21.06.2013 N 210613-ПР был принят судом апелляционной инстанции в отсутствие доказательств невозможности представить данный документ в суд первой инстанции по уважительным причинам.

В свою очередь, общество "Витим и Ко" в своей кассационной жалобе, ссылаясь на нарушение и неправильное применение норм материального и процессуального права, указывает, что суды, не приняв в качестве доказательства согласования спорных торговых точек сопроводительное письмо, не указали, каким требованиям арбитражного процессуального законодательства не отвечает данное письменное доказательство, о фальсификации которого обществом "Суперкосметикс" в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено не было.

Отказ в удовлетворении встречного иска со ссылками на недоказанность фактов открытия правообладателем аптечных пунктов и использования в них товарного знака "COSMOTHECA", по мнению заявителя, противоречит представленному лицензиатом доказательству - распечатке с сайта правообладателя с перечнем салонов и магазинов "COSMOTHECA", в отношении одного из которых было указано, что торговая точка является аптекой.

В отзыве на кассационную жалобу общества "Витим и Ко" общество "Суперкосметикс" сослалось на законность и обоснованность принятых по делу в части отказа в удовлетворении встречного иска судебных актов.

Обществом "Витим и Ко" отзыв на кассационную жалобу общества "Суперкосметикс" не представлен.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представители сторон доводы своих кассационных жалоб поддержали, в удовлетворении жалоб оппонентов просили отказать.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Суд по интеллектуальным правам, выслушав представителей сторон, обсудив доводы кассационных жалоб, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, пришел к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (пункт 5 статьи 1235 ГК РФ).

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьями 12 и 329 ГК РФ исполнение договорного обязательства может быть обеспечено неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (статья 330 ГК РФ).

Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом "Суперкосметикс" (правообладатель, лицензиар) и обществом "Витим и Ко" (лицензиат) 18.01.2013 заключен лицензионный договор, зарегистрированный Федеральной службой интеллектуальной собственности 06.05.2014 N РД0147422, по условиям которого лицензиар предоставляет лицензиату на территории г. Москвы и Московской области за уплачиваемое лицензиатом вознаграждение неисключительную лицензию на использование товарного знака (знака обслуживания) "COSMOTHECA" по свидетельству Российской Федерации N 473514 за ежемесячное вознаграждение (роялти) в сумме - 1 000 рублей в год.

Оплата вознаграждения по договору производится не позднее 31 декабря каждого года (пункт 1.2 договора).

В соответствии с пунктом 1.3 договора лицензиат вправе использовать принадлежащий лицензиару товарный знак в соответствии с условиями, указанными в договоре - для размещения товарного знака на средствах наружной рекламы и информации, а также в элементах фирменного стиля торговых точек (аптек готовых лекарственных форм/аптечном пункте), принадлежащих лицензиату, и согласованных лицензиаром в порядке, установленном договором.

Пунктом 6.1 договора стороны установили обязанность лицензиата не позднее 30 дней после подписания договора письменно согласовать с лицензиаром оформление и использование каждой торговой точки, где будет использоваться товарный знак, согласно пункту 1.4 договора. При этом согласованию подлежат:

а) помещение торговой точки, включая место нахождения;

б) вариант вывески (согласно приложению 1 к договору);

в) количество персонала (продавцов-консультантов) в торговой точке;

г) ассортимент продукции, продаваемой в конкретной торговой точке.

Для согласования лицензиат направляет лицензиару письменный запрос на согласование торговых точек с приложением для каждой точки плана помещения, фотографий помещения, предполагаемого ассортимента продукции, а также расчета предполагаемого количества персонала (продавцов-консультантов).

Пунктом 1.4 договора установлены следующие условия использования товарного знака:

1) формат торговой точки, где разрешается использование товарного знака - аптека готовых лекарственных форм (аптечном пункте), реализующая потребителям также парфюмерно-косметическую продукцию, аксессуары и сопутствующие товары;

2) ассортимент продукции, реализуемой в торговой точке, где разрешается использование товарного знака, подлежит обязательному письменному согласованию лицензиаром;

3) внешнее оформление торговой точки, где разрешается использование товарного знака, в том числе дизайнерские решения, порядок и методика расстановки товаров (мерчендайзинг) определяется на основании письменных указаний лицензиара и является обязательным для лицензиата;

4) товарный знак может использоваться также для индивидуализации товаров, приобретаемых потребителями у лицензиара в торговых точках (аптечных пунктах), указанных в настоящем пункте, в том числе посредством его размещения на сопроводительной и/или деловой документации, в том числе бланках, конвертах, рекламных печатных изданиях и иной рекламной печатной продукции;

5) персонал торговых точек, где разрешается использование Товарного знака, должен быть одет в одежду, соответствующую письменным требованиям, предоставленным лицензиаром лицензиату.

По условиям последних абзацев пункта 6.1 договора для согласования лицензиат направляет лицензиару письменный запрос на согласование торговых точек с приложением для каждой точки плана помещений, фотографий помещения, предполагаемого ассортимента продукции, а также расчета предполагаемого количества персонала. В случае, если по истечении 30 календарных дней лицензиатом не будут получены письменные замечания лицензиара, то торговая точка считается согласованной.

В соответствии с пунктом 7.2 договора в случае нарушения лицензиатом условий, указанных в пункте 6.1 договора, лицензиат обязан уплатить лицензиару штраф в размере 100 000 долларов США по курсу ЦБ на день уплаты - за каждый факт нарушения договора.

Доказательствами, подтверждающими нарушение лицензиатом условий договора, служат фотографии и свидетельские показания, оформленные в форме акта, подписанного руководителем лицензиара (пункт 7.3 договора).

При этом пунктом 7.4 договора стороны согласовали, что на лицензиара в случае использования товарного знака на аптеках или аптечных пунктах, открытых лицензиаром на территории г. Москвы и Московской области без участия лицензиата, накладывается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) долларов США по курсу ЦБ на день уплаты - за каждый выявленный факт.

Обращаясь с иском о взыскании с лицензиата штрафа и вознаграждения по лицензионному договору, правообладатель указал, что при использовании товарного знака в двух торговых точках лицензиат не обращался к правообладателю за согласованием условий, указанных в пунктах 6.1 и 1.4 договора, чем нарушил пять условий договора по двум торговым точкам, где фактически использовался товарный знак, в связи с чем обязан уплатить лицензиару штраф в размере 1 000 000 долларов США, а также лицензионное вознаграждение за право на использование товарного знака "COSMOTHECA" в размере 1 000 (одна тысяча) рублей в год, которое не было уплачено с момента заключения договора.

В подтверждение факта использования лицензиатом товарного знака в торговых точках по адресам: Москва, Пресненская набережная, д. 2 и Москва, Охотный ряд, д. 2, а также фактов нарушения лицензиатом согласованных в пунктах 1.4 и 6.1 договора условий, правообладатель сослался на акты, свидетельские показания и фотоматериалы.

Заявляя встречное исковое требование о взыскании с правообладателя штрафа в размере 1 000 000 долларов США, лицензиат сослался на открытие правообладателем в городе Москве 10 торговых точек без участия лицензиата, что является нарушением пункта 7.4 договора.

В подтверждение данного обстоятельства лицензиат сослался на распечатку с сайта http://cosmotheca.com/ с перечнем салонов и магазинов "COSMOTHECA", принадлежащих правообладателю.

Удовлетворяя иск правообладателя в части взыскания с лицензиата роялти в размере 1 537 рублей, суд первой инстанции исходил из того, что доказательств оплаты вознаграждения по лицензионному договору лицензиатом в материалы дела представлено не было, при этом указанная заложенность им по существу не оспорена, в связи с чем подлежит взысканию в заявленном размере.

Относительно требования правообладателя о взыскании с лицензиата штрафа за несогласование условий, указанных в пунктах 6.1 и 1.4 договора, суд первой инстанции установил, что, исходя из буквального толкования пункта 6.1 договора, лицензиат обязан письменно согласовать с лицензиаром оформление и использование каждой торговой точки, где будет использоваться товарный знак. При этом в предмет согласования по каждой такой торговой точке входит, в том числе помещение торговой точки, включая место нахождения; вариант вывески; количество персонала (продавцов-консультантов) в торговой точке; ассортимент продукции, продаваемой в конкретной торговой точке. Ответственность за иные нарушения, на которые сослался правообладатель (не были согласованы торговые точки, в которых фактически использовался товарный знак "COSMOTHECA"; не был согласован вариант вывески для каждой торговой точки, не было согласовано и внешнее оформление каждой торговой точки, где фактически использовался товарный знак "COSMOTHECA", в том числе дизайнерский решения, порядок и методика расстановки материалов (мерчендайзинг); не было согласовано количество персонала (продавцов-консультантов) в каждой торговой точке; не был согласован ассортимент продукции, реализуемой в каждой из указанных торговых точек; не была согласована одежда персонала каждой торговой точки, где фактически использовался товарный знак "COSMOTHECA"), спорным договором не предусмотрена.

Ссылки лицензиата на то, что он в установленный срок направил правообладателю запрос на согласование оформления спорных торговых точек, суд первой инстанции отклонил, поскольку представленная копия сопроводительного письма не содержит отметок, позволяющих идентифицировать лицо, которому они были вручены (подпись, ФИО, указание на должностное положение либо наличие полномочий на получение документации, адресованной правообладателю).

Принимая во внимание отсутствие надлежащих доказательств исполнения лицензиатом согласованных в договоре условий, суд первой инстанции признал обоснованным и подлежащим частичному удовлетворению требование правообладателя о взыскании с лицензиата штрафа за два (по одному нарушению в отношении каждой торговой точке) допущенных нарушения пункта 6.1 договора на общую сумму 200 000 долларов США.

Заявленное лицензиатом встречное исковое требование о взыскании с правообладателя штрафа, предусмотренного пунктом 7.4 договора, оставлено судом первой инстанции без удовлетворения ввиду недоказанности фактов открытия правообладателем аптечных пунктов и использования товарного знака "COSMOTHECA".

При этом ссылки общества "Витим и Ко" на список магазинов с сайта правообладателя не признаны судом первой инстанции доказательством нарушения обществом "Суперкосметикс" своих обязательств по договору, поскольку данный список не содержит достоверных сведений о том, что магазины являются аптеками и на них используется товарный знак "COSMOTHECA", в то время как именно использование товарного знака "COSMOTHECA" в аптеках, открытых обществом "Суперкосметикс", является нарушением лицензионного договора.

Указав, что аптечная деятельность является лицензируемой, и в отношении каждой аптечной точки должна была быть получена лицензия, отражаемая в содержащихся в ЕГРЮЛ сведениях, суд первой инстанции также сослался на отсутствие таких лицензий у общества "Суперкосметикс".

Поскольку иных документов, подтверждающих нарушение правообладателем условий лицензионного договора, в материалы дела лицензиатом представлено не было, суд признал встречное исковое требование не подлежащим удовлетворению.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, в том числе по дополнительно представленным доказательствам, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Между тем, учитывая дополнительно представленные в материалы дела доказательства, в том числе договор поставки от 31.03.2011 N 15/11, заключенный между сторонами, товарные накладные на поставку товара в 2014 году (представлены в суд первой инстанции), договор о предоставлении рекламных услуг от 21.06.2013 N 210613-ПР, опубликованную статью об открытии аптеки, решение Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-3997/2015 (представлены в суд апелляционной инстанции), суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что правообладатель знал об открытии спорных торговых точек и осуществлял в указанные торговые точки поставку товара.

При таких обстоятельствах, с учетом формально допущенного со стороны лицензиата нарушения установленного договором порядка согласования торговых точек путем направления соответствующего извещения лицензиару, но при фактическом осуществлении торговли в торговых точках под контролем правообладателя, а также принимая во внимание, что в суде первой инстанции лицензиат заявлял о применении положений статьи 333 ГК РФ и снижении размера взыскиваемой неустойки (т. 2 л.д. 13-17), суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии в данном конкретном случае оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ и снижения размера штрафа до 100 000 долларов США, который является справедливым, достаточным и соразмерным нарушенному обязательству.

Суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении спора судами правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Содержащиеся в кассационной жалобе правообладателя доводы о необоснованном принятии судом апелляционной инстанции дополнительных доказательств - договора о предоставлении рекламных услуг от 21.06.2013 N 210613-ПР, не принимаются Судом по интеллектуальным правам в качестве оснований для отмены обжалуемого постановления, поскольку, как разъяснено в абзаце 5 пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции.

Иные доводы кассационных жалоб правообладателя и лицензиата сводятся к их несогласию с осуществленной судами оценкой представленных доказательств, не свидетельствуют о неправильном применении или толковании судами норм материального и процессуального права, по существу направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судами, и заявлены без учета определенных законом пределов рассмотрения дела судом кассационной инстанции.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Нарушений требований процессуального законодательства при сборе и оценке судами доказательств по делу суд кассационной инстанции не усматривает.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, а окончательные выводы судов основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по делу решения и постановления, в связи с чем кассационные жалобы удовлетворению не подлежат.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, так как не усматривает процессуальных нарушений при их принятии, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы за подачу кассационных жалоб в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2015 по делу N А40-86444/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Суперкосметикс" и общества с ограниченной ответственностью "Витим и Ко" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин