Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. по делу N СИП-655/2015 Суд частично удовлетворил заявленное требование и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку представленные ответчиком документы не подтверждают использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака способами, предусмотренными гражданским законодательством

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. по делу N СИП-655/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2016 года.

ГАРАНТ:

В соответствии с определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2016 г. по делу N СИП-655/2015 рассмотрение кассационной жалобы на настоящее решение будет проведено в закрытом заседании президиума Суда по интеллектуальным правам

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гызыевой К.Р.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление Philipp Plein/Филипп Пляйн (Santisstrasse 5, CH-8580 Amriswil, Switzerland)

к федеральному государственному унитарному предприятию "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (ул. Пречистенка, д. 20, Москва, 119034, ОГРН 1027700347840)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136658 в отношении товаров 21-го и 25-го классов МКТУ вследствие его неиспользования.

В качестве третьего лица к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Иванов А.С. (по доверенности от 22.09.2015), Ермакова И.А. (по доверенности от 22.09.2015);

от ответчика - Иванов Д.Б. (по доверенности от 25.12.2015), Шаховцева С.С. (по доверенности от 25.10.2015), Христофорова Н.К. (по доверенности от 10.05.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Philipp Plein (Филипп Пляйн, далее - истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "УПДК-Хайнс" (далее - общество "УПДК-Хайнс", правообладатель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136658 в отношении товаров 21-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

Исковые требования заявлены на основании статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы заинтересованностью истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, который, по мнению истца, в течение последних трех лет, предшествующих подаче настоящего иска, не используется правообладателем в отношении товаров 21-го и 25-го классов МКТУ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.03.2016 в связи с произведенной 10.02.2016 Роспатентом регистрацией договора об отчуждении оспариваемого товарного знака и перехода исключительного права на него общество "УПДК-Хайнс" заменено в порядке правопреемства на федеральное государственное унитарное предприятие "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (далее - ГлавУпДК, ответчик, новый правообладатель).

Ответчик в отзыве возражал против заявленного требования, указав на добросовестное использование принадлежащего ему товарного знака, а также на то, что истца нельзя признать заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака ввиду отсутствия доказательств того, что истец является производителем товаров, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направил. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие.

Представители истца в судебном заседании требования поддержали, представители ответчика возражали против удовлетворения иска.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, в результате регистрации Роспатентом 10.02.2016 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (номер регистрации - РД0191470) ответчик стал правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136658 с приоритетом от 05.08.1994, зарегистрированного Роспатентом 29.12.1995 в отношении, в том числе товаров 21-го класса МКТУ "домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими, расчески и губки, щетки, за исключением кистей, материалы для щеточных изделий, устройства и приспособления для чистки и уборки, металлические скребки для полов (стальная стружка), необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла, изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам" и товаров 25-го класса МКТУ "одежда, головные уборы".

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Кроме того, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

Так, заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим товарным знаком. Заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к "размытию" товарных знаков истца.

По смыслу закона не исключается и иное обоснование заинтересованности истца по данной категории споров.

К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (пункт 42 Обзора).

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

При этом подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак сама по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положением статьи 1486 ГК РФ (пункт 40 Обзора судебной практики).

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он является дизайнером модной одежды, обуви, сумок, ювелирных изделий, очков и аксессуаров, товаров для дома, мебели и интерьеров, которые продаются во многих странах, включая Российскую Федерацию, где открыто несколько магазинов под вывеской "Philipp Plein". При этом указанные товары, относятся, в частности, к 21-му классу МКТУ "домашняя или кухонная утварь и посуда, изделия из стекла и фарфора" и 25-му классу МКТУ "одежда, обувь, головные уборы" и являются однородными товарам 21-го и 25-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Кроме того истец указал, что ему принадлежит зарегистрированный, в том числе в отношении товаров 21-го класса МКТУ "домашняя или кухонная утварь и посуда, расчески, изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам" и товаров 25-го класса МКТУ "одежда, обувь, головные уборы" товарный знак по международной регистрации N 1207928, действие которой он намерен распространить на территорию Российской Федерации, для чего обратился в Роспатент с заявлением о предоставлении указанному товарному знаку правовой охраны на территории России, однако в связи с наличием на территории Российской Федерации ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136658, содержащего сходное до степени смешения обозначение, Роспатентом было вынесено предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом в материалы дела представлены распечатки с интернет-сайтов и рекламные материалы, в которых содержится информация об одежде, обуви и аксессуарах (сумки, ремни) под брендом "Philipp Plein", копия протокола нотариального осмотра сайта "www.plein.com" в сети Интернет от 09.09.2015, сведения о многочисленных публикациях в различных журналах о моде статей об открытии магазинов "Philipp Plein" в Москве и Санкт-Петербурге, проводимом в Москве модном показе "Philipp Plein", интервью с Филиппом Пляйном, а также нотариально заверенные копии каталога товаров "Philipp Plein" и выписки в отношении принадлежащего истцу товарного знака по международной регистрации N 1207928 (с переводами на русский язык).

Сходство до степени смешения используемого истцом обозначения и товарного знака ответчика сторонами не оспаривается, обусловлено наличием в них визуально похожих элементов с изображением буквы "Р" и ее зеркального отражения, выполненных в одинаковой внешней симметричной форме, совпадением цветовой гаммы (выполнены в черном цвете), а также общей идеей, заложенной в композиции из двух зеркально расположенных букв "Р".

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда" и "головные уборы", являющихся между собой однородными ввиду общего круга потребителей и целей применения, взаимодополняемости этих товаров, в результате чего не исключена принципиальная возможность возникновения у потребителя таких товаров представления о их принадлежности одному производителю.

Оспаривая заинтересованность истца в указанной части, ответчик ссылается на то, что фотографии розничных магазинов под вывеской "Philipp Plein", а также распечатки с сайта "www.plein.com" не подтверждают осуществление деятельности по производству и реализации одежды непосредственно истцом, поскольку на ценниках одежды и в разделе "контакты" названного сайта указан не истец, а общество с ограниченной ответственностью "М.И.Г.", доказательств связи которого с истцом в материалы дела не представлено.

Данные доводы ответчика суд отклоняет как не имеющие значения, поскольку согласно представленной истцом выписки с информационного интернет-ресурса "Whois" о сайте "www.plein.com" администратором данного сайта является сам истец и компания  PHILIPP PLEIN International AG, что в совокупности с иными представленными доказательствами подтверждает использование истцом на одежде, обуви и иных аксессуарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика.

Относительно товаров 21-го класса МКТУ, испрашиваемых истцом в заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а именно: "домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими, расчески и губки, щетки, за исключением кистей, материалы для щеточных изделий, устройства и приспособления для чистки и уборки, металлические скребки для полов (стальная стружка), необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла, изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам" суд полагает, что истец в данной части свою заинтересованность (производство, закупка, реализация) документально не подтвердил.

При этом суд также учитывает, что сам по себе факт подачи истцом заявки на предоставление правовой охраны товарному знаку истца на территории Российской Федерации в отношении названных товаров не является достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика.

Ссылки истца на то, что его заинтересованность в указанной части товаров обусловлена намерением истца предотвратить "размытие" принадлежащего ему товарного знака, обозначающего имя известного на международном уровне дизайнера, вследствие использования сходных обозначений различными лицами, не принимаются судом, поскольку из представленных истцом рекламных материалов и распечаток с интернет-сайтов широкая известность принадлежащего истцу товарного знака не усматривается.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Принимая во внимание недоказанность истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для товаров 21-го класса МКТУ, исследование использования товарного знака в этой части не требуется, доказыванию со стороны правообладателя подлежит использование товарного знака только в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда, головные уборы".

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (02.12.2015), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 02.12.2012 по 01.12.2015.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При этом в пункте 38 Обзора судебной практики разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование использования принадлежащего ему товарного знака ответчик сослался на то, что прежним правообладателем с 1994 года и новым правообладателем в настоящее время товарный знак используется для индивидуализации услуг, оказываемых на территории многофункционального комплекса "Парк Плейс" (Park Place), на протяжении всего периода работы которого товарный знак широко использовался и используется на различных предметах, в частности, на посуде (бутылках и бокалах, тарелках, стеклянных и пластиковых сувенирных досках) зонтах, сумках и рюкзаках, пледах и подушках, головных уборах, свитерах-толстовках и куртках.

В подтверждение данного довода ответчик сослался на наличие у него ряда договоров о заказе и приобретении у различных поставщиков вышеназванной продукции, закупаемой большими партиями с расчетом ее дальнейшего использования на протяжении нескольких лет.

Ответчик также отметил, что эта продукция распространяется им в качестве подарков арендаторам и гостям комплекса в честь различных праздничных и памятных дат, а также в качестве рекламных материалов с целью привлечения потенциальных клиентов.

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком документы в совокупности, пришел к выводу о недоказанности использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136658 в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда, головные уборы", для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны данного товарного знака.

Представленные ответчиком доказательства (договор поставки N 10 от 16.06.2010, договор купли-продажи N 84-пс-587/10-095 от 12.06.2010, договор N 766/12-54 от 14.02.2012) не относятся к исследуемому трехлетнему периоду, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака. Более того, к указанным договорам не приложены доказательства их фактического исполнения, некоторые из них содержат ряд пороков (отсутствуют подписи и печати сторон договора), а другие представлены в отношении тех товаров и услуг, досрочное прекращение правовой охраны в отношении которых истцом не испрашивается.

Копии писем партнеров и арендаторов ответчика, в которых указано на получение от последнего подарков (плед, майки, куртки, ветровки) и иной различной сувенирной продукции с логотипом "ПаркПлейс Москоу", также судом не принимаются ввиду их порочности - из них невозможно установить период получения подарков, два письма не содержат даты их написания.

Вещественные доказательства (кружка, тарелка, бокал, бейсболка, куртка, куртка-ветровка, сумка, зонт, лента для бейджа) с размещенным на них оспариваемым товарным знаком, осмотренные судом в судебном заседании, не содержат даты их производства, в связи с чем они не могут быть признаны судом надлежащими доказательствами, подтверждающими использование товарного знака в исследуемый трехлетний период, а указанный на тарелке год "2007" не относится к исследуемому периоду. Представленные ответчиком фотографии этих товаров не содержат реквизиты, позволяющие определить относимость изображенных на них предметов к исследуемому периоду.

Кроме того, такие товары, как тарелка, кружка, бокал, сумка, зонт, лента для бейджа не относятся к товарам "одежда, головные уборы", в отношении которых суд исследует вопрос об использовании товарного знака ответчиком.

Представленные ответчиком письменные показания Земцова В.В. судом не принимаются, а заявленное ходатайство о вызове данного лица в качестве свидетеля отклонено судом, поскольку использование товарного знака, исходя из характера и содержания фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию ответчиком в силу положений статей 1484, 1486 ГК РФ, не может быть подтверждено только свидетельскими показаниями.

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

На этом основании суд полагает, что все представленные ответчиком документы не подтверждают использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда, головные уборы" способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что истец документально подтвердил свою заинтересованность лишь в отношении товаров 25-го класса МКТУ "одежда, головные уборы", а ответчик не доказал фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении этих товаров, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Озвученные в судебном заседании доводы ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом ввиду направления им в адрес в Министерства иностранных дел Российской Федерации письма с просьбой о проверке обоснованности выдвигаемых со стороны юристов ответчика требований многомиллионной компенсации за предоставление согласия на регистрацию товарного знака истца отклоняются судом, поскольку из текста данного письма не усматривается какое-либо недобросовестное осуществление истцом своих гражданских прав, либо намерение причинить вред другому лицу, в том числе ответчику.

С учетом принятого по делу решения расходы по уплате государственной пошлины согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

На основании статей 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 4, 8, 9, 65, 75, 110, 121-123, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 136658 в отношении указанных в свидетельстве на товарный знак товаров 25-го класса МКТУ: "одежда, головные уборы".

В остальной части иска отказать.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации" (ОГРН 1027700347840) в пользу Philipp Plein/Филипп Пляйн расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин