Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. N С01-277/2016 по делу N А50-21319/2015 Вынесенные ранее судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. N С01-277/2016 по делу N А50-21319/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 17 мая 2016 года

Полный текст постановления изготовлен 23 мая 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" (ул. Талалихина, д. 41, стр. 14, Москва, 109316, ОГРН 1027739019934) на решение Арбитражного суда Пермского края (судья Кульбакова Е.В.) от 02.12.2015 по делу N А50-21319/2015 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи Кощеева М.Н., Виноградова Л.Ф., Суслова О.В.) от 20.02.2016 по тому же делу по иску закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" к индивидуальному предпринимателю Басалгиной Ирине Леонидовне (г. Пермь, ОГРНИП 304590725300141); при участии в судебном заседании представителей: от истца - Ременников И.Г. (по доверенности от 08.04.2015); от ответчика - Давыдова Д.В. (по доверенности от 11.02.2016), установил:

закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат" (далее - мясокомбинат) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к индивидуальному предпринимателю Басалгиной Ирине Леонидовне (далее - ИП Басалгина И.Л.) о взыскании 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, запрете использования товарного знака.

Решением суда Арбитражного суда Пермского края от 02.12.2015, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.016, в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе мясокомбинат просит отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

По мнению заявителя кассационной жалобы, материалами дела подтверждается, что используемое ответчиком при производстве и реализации рыбных закусок для пива обозначение "пивчики" тождественно товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 291221, принадлежащему истцу, зарегистрированному в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

В судебное заседание явились представители истца и ответчика.

Представитель истца доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил ее удовлетворить.

В свою очередь представитель ответчика с доводами истца не согласился, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебных актов (часть 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При рассмотрении спора судами установлено, что мясокомбинат является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак "Пивчики", что подтверждается свидетельством Российской Федерации на товарный знак (знак обслуживания) N 291221, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.06.2005 на основании заявки N 2004708701. Срок действия товарного знака продлен до 21.04.2024.

Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 29-го класса МКТУ.

Обращаясь с настоящим иском, мясокомбинат указал, что в июне 2015 года ему стали известны факты производства и реализации ИП Басалгиной И.Л. однородных товаров (закуски к пиву) под торговой маркой "Пивчики рыбные" в магазинах на территории г. Перми. В обоснование иска мясокомбинат представил фотографии товара, кассовый чек, потребовало взыскания компенсации за нарушение прав на товарный знак "Пивчики" в размере 300 000 рублей, кроме того, просил запретить использовать товарный знак при выпуске продукции.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что производимые истцом и ответчиком товары не являются однородными, используемые ответчиком обозначения производимого товара не сходны до степени смешения с товарным знаком, права на который зарегистрированы за истцом.

Суд апелляционной инстанции повторно рассмотрев заявленные исковые требования, установил, что товары, для которых зарегистрирован товарный знак истца (сырокопченые колбаски к пиву), и товар, реализуемый ответчиком (палочки из рыбы к пиву), относятся к одному классу потребительских товаров - пищевые продукты, а также имеют одно функциональное назначение - закуска к пиву, следовательно, являются взаимозаменяемыми. При этом суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции об отсутствии нарушения прав истца на товарный знак, дополнительно отметив, что отсутствует совпадение по основному виду - материал из которого изготовлена продукция, отсутствует визуальное сходство обозначений, поскольку ответчиком слово "пивчики" использовано в сочетании "пивчики рыбные вялено - сушеные в\у" и не как основное название продукции.

Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанций не учли следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 Кодекса).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах.

Между тем суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке других обозначений, цветовых различий, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 16577/11 от 17.04.2012, которое сохраняет свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 8-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и статью 2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации".

Таким образом, суды неправильно применили пункт 3 статьи 1484 ГК РФ к правоотношениям сторон и устанавливали наличие вероятности смешения используемого ответчиком обозначения, тождественного товарному знаку истца.

Кроме того, необоснованным является вывод судов о неоднородности товара, на упаковке которого ответчик размещает спорное обозначение (рыбные палочки (рыбка вяленная), относящийся к товарам 29-го класса МКТУ - мясо, рыба, птица и дичь), и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (изделия колбасные; продукты мясной переработки; сосиски; сардельки, относящиеся к 30-му классу МКТУ).

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06.

Однако суды не дали правовой оценки однородности товаров по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись формальным указанием на то обстоятельство, что товарный знак истца не зарегистрирован в отношении продуктов из рыбы, и указав, что товары изготавливаются из разных ингредиентов.

Между тем сравниваемые товары относятся к одному роду - продукты питания, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частями 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку судами не исследованы обстоятельства, подлежащие учету при определении размера компенсации, и принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его ограниченных полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует устранить допущенные нарушения, исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, изложив соответствующие выводы в решении с указанием мотивов отклонения тех или иных доводов или доказательств.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Пермского края от 02.12.2015 по делу N А50-21319/2015 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2016 по тому же делу отменить.

Дело N А50-21319/2015 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова