Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2016 г. по делу N СИП-180/2016 Суд частично удовлетворил заявленные требования по делу о признании частично не действительным патента РФ, поскольку авторство заявителя и его право на получение патента в рамках настоящего дела не оспорены, а также установлено, что в рамках настоящего спора Роспатент является ненадлежащим ответчиком, поскольку законодательство РФ не возлагает на него бремени по осуществлению проверки правомерности указания в заявлении о выдаче патента на изобретение лиц, на имя которых испрашивается патент

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2016 г. по делу N СИП-180/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 1 июня 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 6 июня 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аникиной Е.В.,

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Омской области, дело N СИП-180/2016

по исковому заявлению Макарова Олега Петровича (г. Омск)

к Шамаеву Алексею Николаевичу (г. Шатура, Московская область), Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании частично не действительным патента Российской Федерации N 2272410 "ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ТЕСТА С НАЧИНКОЙ" в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Макарова Олега Петровича, обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности выдать новый патент на изобретение, в котором в качестве патентообладателя указан Макаров Олег Петрович, и внесении соответствующих сведений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Макарова Олега Петровича - Рабецкий С.С. (по доверенности от 19.02.2016 N 55 АА 1393062),

от Шамаева Алексея Николаевича - Злобин М.В. (по доверенности от 13.03.2016 N 77 АБ 9360783).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Макаров Олег Петрович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Шамаеву Алексею Николаевичу, Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании частично не действительным патента Российской Федерации N 2272410 "Высокопроизводительное устройство для изготовления полуфабрикатов из теста с начинкой" в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Макарова О.П., обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности выдать новый патент на изобретение, в котором в качестве патентообладателя указан Макаров О.П., и внесении соответствующих сведений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

Рассматриваемое исковое заявление Макарова О.П. мотивировано тем, что он, являясь одним из авторов патента Российской Федерации N 2272410, не передавал Шамаеву А.Н. права на получение патента на созданное ими в соавторстве изобретение "Высокопроизводительное устройство для изготовления полуфабрикатов из теста с начинкой". Между тем Шамаев А.Н. без согласия Макарова О.П. оформил патент Российской Федерации на изобретение N 2272410, указав себя в качестве единственного патентообладателя, тем самым нарушив право Макарова О.П. как автора изобретения на получение патента.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что законодательством Российской Федерации на него не возложена обязанность проверять правомерность указания в заявлении о выдаче патента на изобретение лиц, на имя которых испрашивается патент, тогда как действия по регистрации указанного изобретения были осуществлены в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, Роспатент просил рассмотреть указанное дело в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель Макарова О.П. настаивал на заявленных требованиях, ссылаясь на представленные в материалы дела доказательства.

Представитель Шамаева А.Н. не согласился с заявленными требованиями, просил отказать в их удовлетворении.

Также представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу N СИП-208/2016.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 9 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае если арбитражный суд при рассмотрении дела установит, что в производстве другого арбитражного суда находится дело, требования по которому связаны по основаниям их возникновения и (или) представленным доказательствам с требованиями, заявленными в рассматриваемом им деле, и имеется риск принятия противоречащих друг другу судебных актов, арбитражный суд может приостановить производство по делу в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 этого Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Исходя из смысла указанной нормы процессуального законодательства, обязательным основанием для приостановления производства по делу является невозможность его рассмотрения до принятия решения по другому делу и вступления его в законную силу.

Объективной предпосылкой для применения названной процессуальной нормы является невозможность рассмотрения одного дела до принятия решения по другому делу, имеющему процессуальные или материальные последствия для разбирательства по первому делу.

Рассмотрение одного дела до разрешения другого дела признается невозможным, если обстоятельства, исследуемые в другом деле, либо результат его рассмотрения имеют значение для данного дела, то есть могут повлиять на результат его рассмотрения по существу. Следовательно, невозможность рассмотрения спора обусловлена тем, что существенные для дела обстоятельства подлежат установлению при разрешении другого дела в арбитражном суде и, если производство по делу не будет приостановлено, разрешение дела может привести к принятию незаконного судебного решения, неправильным выводам суда или к вынесению противоречащих судебных актов.

Данная норма направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам с пересекающимся предметом доказывания.

Заявленное представителем ответчика в ходе судебного заседания в суде первой инстанции ходатайство о приостановлении производства по делу мотивировано тем, что по делу N СИП-208/2016 оспаривается авторство Макарова О.П. на патент Российской Федерации на изобретение N 2272410.

Между тем требование о признании недействительным патента по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), может быть заявлено истцом к ответчику - патентообладателю.

В силу пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение в течение срока его действия может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 приведенной статьи.

Таким образом, заявитель ходатайства никак не мотивировал невозможность рассмотрения настоящего дела до разрешения дела N СИП-208/2016, в связи с чем, в удовлетворении ходатайства надлежит отказать.

При этом суд полагает необходимым отметить, что определением Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2016 по делу N СИП-208/2016 требование о признании недействительным патента на изобретение "Высокопроизводительное устройство для изготовления полуфабрикатов из теста с начинкой" по свидетельству Российской Федерации N 2272410 в части указания в качестве автора Макарова О.П. выделено в отдельное производство. Вместе с тем следует отметить, что установление в судебном порядке обстоятельств, исключающих авторство Макарова О.П. на изобретение "Высокопроизводительное устройство для изготовления полуфабрикатов из теста с начинкой" по свидетельству Российской Федерации N 2272410, может послужить основанием для пересмотра настоящего дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства до рассмотрения дела N СИП-208/2016.

В удовлетворении заявленного ходатайства об отложении судебного разбирательства судом также отказано, поскольку представителем Шамаева А.Н. не приведены доказательства невозможности рассмотрения дела в данном судебном заседании.

При этом суд обращает внимание, что в соответствии с положениями статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отложение судебного разбирательства по ходатайству лиц, участвующих в деле, является правом, а не обязанностью суда.

В судебном заседании также было рассмотрено заявленное представителем Шамаева А.Н. ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Сибирский деликатес" (далее - общество "Сибирский деликатес").

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

При решении вопроса о допуске в процесс на момент вынесения определения суд должен установить характер правоотношений между лицами, участвующими в деле, и обязан исходить из того, какой правовой интерес имеет данное лицо.

Суд удовлетворяет соответствующее ходатайство о привлечении к делу третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, только в том случае, если сочтет, что судебным актом могут быть затронуты его интересы.

Заявляя указанное ходатайство, представитель Шамаева А.Н. не привел доводов и не представил доказательств относительно того, каким образом итоговый судебный акт по настоящему делу может повлиять на права или обязанности общества "Сибирский деликатес".

Такие обстоятельства не усматриваются и из представленных в материалы дела доказательств.

В связи с изложенным, суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства Шамаева А.Н.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в части в связи со следующим.

Из материалов настоящего дела следует, что патент Российской Федерации N 2272410 на изобретение "Высокопроизводительное устройство для изготовления полуфабрикатов из теста с начинкой" с приоритетом от 25.02.2005 выдан по заявке N 2005105073.

В качестве авторов изобретения указаны Макаров О.П., Шамаев А.Н., в качестве патентообладателя - Шамаев А.Н.

Макаров О.П., ссылаясь на то, что патент на изобретение N 2272410 получен с нарушением подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, поскольку в спорном патенте он не указан в качестве патентообладателя, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с указанным Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение в течение срока его действия может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 приведенной статьи.

В пункте 2.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

При рассмотрении возражений против выдачи патента суды определяют основания для признания недействительным патента, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента.

Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента.

Аналогичные правила применяются и при рассмотрении судом споров об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение.

С учетом даты приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2272410 - 25.02.2005 - к спорным правоотношениям подлежат применению нормы Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I в соответствующей редакции (далее - Патентный закон), а в части, относящейся к порядку рассмотрения соответствующих требований - также нормы части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Положением пункта 1 статьи 7 Патентного закона было предусмотрено, что автором изобретения признается физическое лицо, творческим трудом которого оно создано.

Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними (пункт 2 статьи 7 Патентного закона).

В свою очередь, из положения пункта 1 статьи 8 Патентного закона следовало, что патент выдается: автору (авторам) изобретения, работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Таким образом, правом на получение патента обладали по общему правилу авторы изобретения.

При рассмотрении настоящего дела установлено, что Макаров О.П., творческим трудом которого, наряду с Шамаевым А.Н., создано изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2272410, указан в оспариваемом патенте в качестве его автора.

Таким образом, право Макарова О.П. как автора изобретения на получение патента презюмируется.

При этом суд принимает во внимание, что заявка по получение патента на изобретение подана Шамаевым А.Н., который указал в заявке от 25.02.2005 N 2005105073/13 в качестве авторов изобретения как Шамаева А.Н., так и Макарова О.П.

Соглашение, определяющее порядок пользования правами, принадлежащими авторам, в материалы настоящего дела не представлено (пункт 2 статьи 7 Патентного закона).

Следовательно, по общему правилу распоряжение правом на получение патента на изобретение осуществляется авторами совместно.

Между тем в оспариваемом патенте Макаров О.П. в качестве патентообладателя указанного изобретения не указан.

Доказательства, подтверждающие отчуждение Макаровым О.П. права на получение патента, в материалах дела отсутствуют.

При этом суд полагает необходимым отметить, что Роспатентом представлена копия заявления на выдачу патента Российской Федерации N 2005105073.

Согласно пункту 3.1 (6) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82: "В графе под кодом 71 приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица. В этой же графе отмечается, является ли заявитель автором изобретения, работодателем автора или правопреемником автора либо работодателя автора, или государственным заказчиком, или исполнителем (подрядчиком) работы по государственному контракту".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункту 3.1 (6) Правил" имеется в виду "пункту 3.1 (3) Правил"

В соответствии с пунктом 3.1.3 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Роспатента от 31.03.2004 N 43 (далее - Рекомендации), правопреемником автора изобретения могут выступать физические лица, на основании договора.

Таким образом, к правопреемникам автора относятся и лица, получившие права на основании договора об отчуждении права на получение патента.

Между тем при подаче заявки на получение патента Шамаев А.Н. не указал в соответствующей графе, что является правопреемником Макарова О.П. как автора изобретения.

Согласно пункту 3.5.7 Рекомендаций, если заявителем по заявке выступает несколько лиц (например, несколько физических лиц), то заявление о выдаче патента должно быть подписано всеми указанными лицами.

Из чего следует, что патент на изобретение может быть получен только с согласия всех авторов. При этом объем охраны, который указан в формуле изобретения, также определяется всеми авторами совместно.

В силу пункта 3.5.7 Рекомендаций, после подачи заявки ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности должно осуществляться всеми лицами, выступающими в качестве заявителя.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что требование Макарова О.П. о признании недействительным патента Российской Федерации N 2272410 на изобретение "Высокопроизводительное устройство для изготовления полуфабрикатов из теста с начинкой" в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Макарова О.П. подлежит удовлетворению, поскольку истец также должен быть указан в качестве патентообладателя наряду с Шамаевым А.Н. (первоначальным патентообладателем), удовлетворение этого требования направлено на восстановление его нарушенного права как автора изобретения на получение патента.

В то же время, суд первой инстанции соглашается с доводами Роспатента о том, что в рамках настоящего спора он является ненадлежащим ответчиком, поскольку законодательство Российской Федерации не возлагает на него бремени по осуществлению проверки правомерности указания в заявлении о выдаче патента на изобретение лиц, на имя которых испрашивается патент.

Указанное обстоятельство (предъявление иска к ненадлежащему ответчику) является основанием для отказа в удовлетворении иска.

Также суд первой инстанции не может удовлетворить требования Макарова О.П. об указании в патенте на спорное изобретение в качестве патентообладателя только Макарова О.П., поскольку авторство Шамаева А.Н. и, соответственно, его право на получение патента в рамках настоящего дела не оспорены.

В силу пункта 4 статьи 1398 ГК РФ патент признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 этого Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 1398 ГК РФ в случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Судебные расходы по делу по уплате государственной пошлине относятся на Шамаева А.Н. в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования Макарова Олега Петровича удовлетворить частично.

Признать недействительным патент Российской Федерации N 2272410 на изобретение "ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ТЕСТА С НАЧИНКОЙ" в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Макарова Олега Петровича.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) выдать новый патент па изобретение по заявке от 25.02.2005 N 2005105073/13 с указанием в нем в качестве патентообладателей Макарова Олега Петровича и Шамаева Алексея Николаевича и внести соответствующие сведения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с Шамаева Алексея Николаевича (г. Шатура, Московская область) в пользу Макарова Олега Петровича (г. Омск) 6 000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев