Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2016 г. по делу N СИП-144/2016 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении его правовой охраны, при этом ответчиком не представлено доказательств фактического использования им спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2016 г. по делу N СИП-144/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 июля 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 1 августа 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Поляниной А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества "Тайфун" (ул. Суетинская, 1А, Нижний Новгород, 603109, ОГРН 1095260003442)

к обществу с ограниченной ответственностью "Легион ДВ" (ул. Кирова, 25А, Владивосток, 690068, ОГРН 1052504122538)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 426350, вследствие его неиспользования в отношении всех товаров 17-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в свидетельстве Российской Федерации N 426350.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

Судебное заседание проведено в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Тайфун" (далее - общество "Тайфун") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением обществу с ограниченной ответственностью "Легион ДВ" (далее - обществу "Легион ДВ") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 426350, вследствие его неиспользования в отношении всех товаров 17-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в свидетельстве Российской Федерации N 426350.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество "Тайфун" представителя в судебное заседание не направило, заблаговременно заявило ходатайство, в котором просило рассмотреть дело в отсутствие его представителя, а также поддержало заявленные требования в полном объеме.

Общество "Легион ДВ" представителя в судебное заседание не направило, а также не представило отзыв или иные пояснения относительно настоящего спора.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности представителя в судебное заседание также не направила, заблаговременно представила отзыв на исковое заявление, в котором указала, что пояснений по существу спора дать не может и просила рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 426350 зарегистрирован с приоритетом от 14.12.2009 ни имя общества "Легион ДВ" для товаров 01, 02, и 17-го классов МКТУ, а именно для следующих товаров 17-го класса МКТУ "замазки; краски, лаки изоляционные; ленты изоляционные; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; прокладки уплотнительные; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки".

Общество "Тайфун", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 426350 в отношении товаров 17-го класса МКТУ, указанных в регистрации, и полагая, что названный товарный знак не используются правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о частичном досрочном прекращении его правовой охраны на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)).

Заявление общества "Тайфун" мотивировано тем, что общество "Легион ДВ" не использует спорный товарный знак в отношении товаров 17-го класса МКТУ в течение трех лет предшествующих дате обращения в суд с настоящим иском.

При этом общество "Тайфун" заинтересовано в досрочном прекращении правовой охраны данного средства индивидуализации и имеет реальное намерение использовать обозначение, сходное с обозначением спорного товарного знака для введения в гражданский оборот товаров 17-го класса МКТУ.

Так, общество "Тайфун" указывает, что обратилось в Роспатент с заявкой N 2015701001 для регистрации собственного товарного знака в отношении товаров и услуг 17, 19 и 35-го классов МКТУ.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении спорных товарных знаков общество "Тайфун" представило следующие документы: уведомление Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 28.01.2016 (т. 1 л.д. 7-8), решение Роспатента от 28.01.2015 о принятии заявки N 2015701001 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) (т. 1 л.д. 9-13), информацию о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 426350 (т. 1 л.д. 14), договор поставки от 30.11.2014 N 1ПК, заключенный между обществом "Тайфун" и обществом с ограниченной ответственностью Производительная компания "Тайфун" (далее - общество Производительная компания "Тайфун") (далее - договор N 1ПК) (т. 1 л.д. 48-49), договор поставки от 01.04.2015 N ПО 13, заключенный между обществом "Тайфун" и обществом с ограниченной ответственностью "Олимпика Ярославль" (далее - общество "Олимпика Ярославль") (далее - договор N ПО 13) (т. 1 л.д. 50-51), договор поставки от 01.01.2015 N ПО 10, заключенный между обществом "Тайфун" и обществом с ограниченной ответственностью "ПолимерТорг" (далее - общество "ПолимерТорг") (далее - договор N ПО 10) (т. 1 л.д. ), договор поставки от 01.01.2015 N ПО 2, заключенный между обществом "Тайфун" и обществом с ограниченной ответственностью "Тайфун Казань" (далее - общество "Тайфун Казань") (далее - договор N ПО 2) (т. 1 л.д. 54-55), договор поставки от 01.01.2015 N ПО 1, заключенный между обществом "Тайфун" и обществом с ограниченной ответственностью "Тайфун Нижний Новгород" (далее - общество "Тайфун Нижний Новгород") (далее - договор N ПО 1) (т. 1 л.д. 56-57), договор поставки от 01.01.2015 N ПО 5, заключенный между обществом "Тайфун" и обществом с ограниченной ответственностью "Тайфун Ростов-на-Дону" (далее - общество "Тайфун Ростов-на-Дону") (далее - договор N ПО 5) (т. 1 л.д. 58-59), договор поставки от 01.01.2015 N ПО 9, заключенный между обществом "Тайфун" и обществом с ограниченной ответственностью "Тайфун Саратов" (далее - общество "Тайфун Саратов") (далее - договор N ПО 9) (т. 1 л.д. 60-61), договор поставки от 01.01.2015 N ПО 12, заключенный между обществом "Тайфун" и обществом с ограниченной ответственностью "Тайфун Череповец" (далее - общество "Тайфун Череповец") (далее - договор N ПО 12) (т. 1 л.д. 62-63), договор поставки от 01.01.2015 N ПО 3, заключенный между обществом "Тайфун" и обществом с ограниченной ответственностью "Тайфун Киров" (далее - общество "Тайфун Киров") (далее - договор N ПО 3) (т. 1 л.д. 64-65), договор поставки от 01.01.2015 N ПО 4, заключенный между обществом "Тайфун" и обществом с ограниченной ответственностью Торговая Фирма "Страна Кровли" (далее - общество "Страна Кровли") (далее - договор N ПО 4) (т. 1 л.д. 66-68).

Как установлено судом и следует из представленных в материалы дела документов, общество "Тайфун" занимается предпринимательской деятельностью, связанной с оптовой торговлей строительными материалами, а именно поставками таких товаров как пенополистирол (пенопласт) и сэндвич-панели.

Так, в соответствии с пунктом 1.1 договором N 1ПК общество "Тайфун" заказало у общества Производительная компания "Тайфун" товар - пенополистирол (пенопласт) и сэндвич-панели.

В последствии истец заключил договоры N ПО 13, N ПО 10, N ПО 2, N ПО 1, N ПО 5, N ПО 9, N ПО 12, N ПО 3, N ПО 4, в которых выступил поставщиком данного товара для следующих контрагентов: общества "Олимпика Ярославль", общества "ПолимерТорг", общества "Тайфун Казань", общества "Тайфун Нижний Новгород", общества "Тайфун Ростов-на-Дону", общества "Тайфун Саратов", общества "Тайфун Череповец", общества "Тайфун Киров" и общества "Страна Кровли" (пункты 1.1).

Кроме того, общество "Тайфун" обратилось в Роспатент с заявкой N 2015701001 для регистрации собственного товарного знака в отношении товаров и услуг 17, 19 и 35-го классов МКТУ, в том числе для товаров "изоляторы; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; уплотнения водонепроницаемые" 17-го класса МКТУ.

Роспатент в уведомлении от 28.01.2016 проинформировал общество "Тайфун" о том, что обозначение по заявке N 2015701001 сходно до степени смешения с обозначением товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 426350 в отношении однородных товаров 17-го класса МКТУ, предоставив истцу возможность в течении шести месяцев дать свои пояснения относительно результатов проверки обозначения на соответствие требованиям законодательства.

При этом согласно информации из открытого реестра федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" на момент рассмотрения настоящего дела по заявке N 2015701001 ведется экспертиза обозначения.

Товарный знак "TAIFUN" по свидетельству Российской Федерации N 426350 является комбинированным, исполнен в сером, белом и черном цвете. Состоит из словесного элемента "TAIFUN", выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительной части, представляющей собой схематическое исполнение урагана (тайфуна). Изобразительная часть находится на заднем плане спорного товарного знака в качестве фона для словесного элемента.

Обозначение по заявке 2015701001 также является комбинированным. Словесная часть данного обозначения включает слова "ГРУППА КОМПАНИЙ ТАЙФУН", написанных в две строчки заглавными буквами кириллического алфавита. Изобразительная часть представляет собой многоугольник неправильной формы, который включает в себя изображения наложенных друг на друга заглавной буквы "Т" и строчной буквы "Ф". Словесная часть обозначения расположена под изобразительной. Обозначение по заявке N 2015701001 исполнено в красном цвете, за исключением букв "Т" и "Ф", которые выполнены шрифтом желтого цвета.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте 42, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Проанализировав обозначение спорного товарного знака и обозначение заявки N 2015701001, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии сходства до степени смешения по признакам графического, смыслового и звукового сходства между доминирующими элементами данных обозначений.

В обозначении спорного товарного знака, и в обозначении по заявке истца использован словесный элемент "ТАЙФУН" / "TAIFUN". При этом слово "TAIFUN", единственный словесный элемент спорного товарного знака, является транслитерацией русского слова "ТАЙФУН", выполненной буквами латинского алфавита.

Кроме того, в обозначении по заявке N 2015701001 элементом, влияющим на восприятие средства индивидуализации в целом, также является слово "ТАЙФУН", так как оно является наименованием группы компаний, а также его составные буквы использованы в изобразительной части обозначения.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Сравнение товаров 17-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и товаров 17-го класса МКТУ, в отношении которых подана заявка N 2015701001 с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары являются однородными, поскольку являются товарами одного рода и вида, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми.

При этом коллегия судей отмечает то, что предпринимательская деятельность истца непосредственно связана с осуществлением поставок изоляционных материалов.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу об однородности сравниваемых товаров.

Учитывая изложенное, суд полагает, что общество "Тайфун" доказало свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 426350 в отношении товаров 17-го класса МКТУ.

Для целей статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 названой статьи).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи искового заявления (17.03.2016) период времени, в течение которого обществу "Легион ДВ" следует доказать использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 426350 для сохранения его правовой охраны, исчисляется с 17.03.2013 по 16.03.2016 включительно.

Однако общество "Легион ДВ" не представило в суд доказательств использования спорного товарного знака, ровно как и пояснений относительно наличия уважительных причин его неиспользования.

Своими процессуальными правами обладатель исключительных прав на спорный товарный знак распорядился самостоятельно.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования закрытого акционерного общества "Тайфун" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 426350 в отношении всех товаров 17-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в регистрации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Легион ДВ" в пользу закрытого акционерного общества "Тайфун" 6 000 (Шесть тысяч) рублей государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина