Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2016 г. N С01-43/2016 по делу N СИП-64/2015 Суд отменил решение суда первой инстанции и признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, поскольку оспариваемое решение Роспатента не соответствует нормам гражданского законодательства и нарушает права заявителя, препятствуя получению им патента РФ на изобретение

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2016 г. N С01-43/2016 по делу N СИП-64/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 4 июля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 июля 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М.,

при участии судьи-докладчика Булгакова Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Григорьева Владимира Александровича (Москва) на решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 по делу N СИП-64/2015 (судьи Силаев Р.В., Пашкова Е.Ю., Снегур А.А.)

по заявлению Григорьева Владимира Александровича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.11.2014 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.07.2012 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение "Унифицированная оптическая схема разъемного соединителя волоконных световодов для разработки оптических преобразователей" по заявке N 2010117027.

В судебном заседании приняли участие:

Григорьев В.А. (паспорт);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барбашин В.А. (по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-542/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Григорьев Владимир Александрович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.11.2014 об отказе в удовлетворении возражения от 11.06.2013 на решение Роспатента от 04.07.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение "Унифицированная оптическая схема разъемного соединителя волоконных световодов для разработки оптических преобразователей" по заявке N 2010117027. Кроме того, Григорьев В.А. просил обязать Роспатент повторно рассмотреть упомянутое возражение.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 в удовлетворении заявления Григорьева В.А. отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Григорьев В.А., ссылаясь на несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела и недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд первой инстанции посчитал установленными, а также на неправильное применение норм материального права, полагая, что решение суда первой инстанции принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение от 07.12.2015 отменить и направить дело на новое рассмотрение.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции нарушил его право на получение квалифицированной экспертизы заявленного технического решения, не принял во внимание довод заявителя о незаконности изменения Роспатентом при производстве патентной экспертизы родовых понятий формулы изобретения, так как именно внесение экспертом Роспатента изменений в формулу изобретения привело Роспатент к выводу о несоответствии заявленного Григорьевым В.А. изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Заявитель указывает на то, что в нарушение пункта 1 статьи 1266 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) Роспатентом в ходе экспертизы было заменено заявленное им понятие "унифицированная оптическая схема разъемного соединителя волоконных световодов" на понятие "соединительный узел". Таким образом, заявленное Григорьевым В.А. изобретение было рассмотрено Роспатентом не в соответствии с заявленной им формулой.

Григорьев В.А. полагает, что Роспатент при вынесении оспариваемого решения пользовался терминологией, которая не подлежит применению при оценке высокотехнологичного технического решения в ситуации, когда применяемые в этой области техники термины закреплены в ГОСТ 26599-85 "Компоненты волоконно-оптических систем передачи. Термины и определения", а также в специализированной технической литературе.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод Роспатента о неизвестности из уровня техники сведений, на основании которых можно определить коэффициенты "Л" и "М", свидетельствует только об отсутствии соответствующих знаний у специалистов Роспатента в данной области техники, а не о несоответствии заявленного технического решения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Заявитель кассационной жалобы считает неправильным вывод Роспатента о том, что в заявленной формуле изобретения не охарактеризованы элементы конструкций и материалы, с помощью которых обеспечивается изменение параметров. При этом, по его мнению, для заявленного изобретения не важны ни конструкция, ни материалы соединителя, так как заявленная оптическая схема соединителя промышленно реализуется в соединителе любой конструкции, сделанном из любого материала.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что, основываясь на уровне техники и материалах заявки, легко в одном соединителе получить несколько схем с различными функциями преобразования соединителя. При этом варианты соединителей (реально существующих и применяющихся), реализованных по заявленной унифицированной схеме, доказывающие их промышленную применимость, подробно рассмотрены в возражении, поданном в Роспатент.

По мнению Григорьева В.А., суд первой инстанции не исправил ошибок, допущенных Роспатентом, а правильность оспариваемого решения от 07.12.2015 подтвердил на основе заключений лиц, не обладающих достаточными научными познаниями в области оптики.

Григорьев В.А. указывает, что им в суд первой инстанции была представлена заявка на изобретение N 2013157583, в отношении которой Роспатентом сделан вывод о соответствии заявленного технического решения условию патентоспособности "промышленная применимость". Однако, как полагает Григорьев В.А., техническое решение по названной заявке является лишь частным случаем реализации предложенного им технического решения по заявке, оцениваемой в настоящем деле, но суд первой инстанции сделал неправильный, не соответствующий применимым нормам материального права вывод о том, что основанием для отказа в предоставлении правовой охраны спорному изобретению явилось именно неуказание в заявке (и в возражении) источников информации, раскрывающих средства и методы, с помощью которых возможно реализовать соответствующее техническое решение. Вместе с тем согласно требованиям законодательства такие средства и методы должны быть описаны в заявке или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. Заявитель полагает, что сведения общетехнического характера, которые доступны из учебников и другой справочной технической литературы, должны быть известны специалистам Роспатента и требование об их предоставления заявителем необоснованно. Иные источники информации были приведены им как в заявке, так и в возражении.

Также Григорьев В.А. ссылается на то, что судом первой инстанции не дана объективная оценка событий, произошедших на заседании палаты по патентным спорам при Роспатенте, так как суд оставил без удовлетворения требования Григорьева В.А. предоставить видеозапись заседания коллегии палаты по патентным спорам и оставил без внимания доводы, приведенные им в опровержение утверждения Роспатента об отсутствии промышленной применимости заявленного Григорьевым В.А. технического решения.

В письменных пояснениях на кассационную жалобу Роспатент просит обжалуемое решение оставить без изменения, отмечая при этом, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что в действиях Роспатента, сопутствующих принятию оспариваемого решения, процедурных (процессуальных) нарушений, которые могли бы привести к принятию незаконного ненормативного правового акта, не усматривается.

По мнению Роспатента, названный вывод суда первой инстанции является обоснованным, поскольку доводы заявителя о нарушении процедуры не влияют на те обстоятельства, которые в соответствии с положениями статьи 1350 ГК РФ, подпунктов 2 и 3 пункта 24.5.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент ИЗ), послужили основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Роспатент указал, что в заявке N 2010117027 не приведено описание конструкции (в статическом состоянии) и работы заявленного устройства, раскрывающие, каким образом может быть получен его материальный эквивалент, характеризующийся всей совокупностью признаков, содержащихся в формуле изобретения, а в представленных Григорьевым В.А. с возражением источниках информации также не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам Григорьев В.А. доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал, просил решение суда первой инстанции отменить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения жалобы по основаниям, изложенным в письменных пояснениях на кассационную жалобу.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и возражениях на нее, выслушав мнения Григорьева В.А. и представителя Роспатента, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права при принятии решения, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу, что судебный акт подлежит отмене в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Григорьевым В.А. 30.04.2010 подана заявка N 2010117027 на выдачу патента на изобретение "Унифицированная оптическая схема разъемного соединителя волоконных световодов для разработки оптических преобразователей".

Заявленное изобретение охарактеризовано в формуле в следующей редакции:

"Унифицированная оптическая схема разъемного соединителя волоконных световодов, содержащая передающий световод с геометрическими (радиус сердечника световода - r, радиус поверхности торца световода) и оптическими (показатель преломления сердечника - , показатель преломления оболочки - ) параметрами и приемный световод с геометрическими (радиус сердечника световода - a, радиус поверхности торца световода - j) и оптическими (показатель преломления сердечника - , показатель преломления оболочки - ) параметрами, расположенными с продольным z и поперечным x рассогласованиями, отличающаяся тем, что геометрические (радиус сердечника световода - a, радиус поверхности торца световода - j) и оптические (показатель преломления сердечника - , показатель преломления оболочки - ) параметры приемного световода являются постоянными, а геометрические (радиус сердечника световода - r, радиус поверхности торца световода) и оптические (показатель преломления сердечника - , показатель преломления оболочки - ) параметры передающего световода являются переменными, изменение которых или изменение параметров z и x приводит к получению оптических схем преобразователей с амплитудной модуляцией интенсивности излучения:

- расположение торцов приемного и передающего световодов с одинаковыми геометрическими и оптическими параметрами на расстоянии с поперечным рассогласованием приводит к оптической схеме разъемного соединителя волоконных световодов, при этом функция преобразования соединителя определяется из выражения:

- расположение торцов приемного и передающего световодов с одинаковыми геометрическими и оптическими параметрами на расстоянии без поперечного рассогласования (x = 0) приводит к оптической схеме оптического прерывательного преобразователя линейных перемещений, при этом функция преобразования определяется из выражения:

- расположение торцов приемного и передающего световодов с разными оптическими (, и ) и геометрическими параметрами () при x = 0 или приводит к оптической схеме оптического отражательного преобразователя линейных перемещений, при этом функция преобразования определяется из выражения:

- для приемо-передающего канала с одним световодом;

- для приемо-передающего канала с двумя и более световодами;

- расположение торцов приемного и передающего световодов с разными оптическими (, и ) и геометрическими параметрами (, , , ) на расстоянии :

1) без поперечного рассогласования (x = 0) приводит к оптической схеме оптического отражательного преобразователя давления, при этом функция преобразования определяется из выражения:

- для приемо-передающего канала с двумя и более световодами;

2) с поперечным рассогласованием () приводит к оптической схеме оптического отражательного преобразователя давления, при этом функция преобразования определяется из выражения:

- для приемо-передающего канала с одним световодом;

- расположение торцов приемного и передающего световодов с одинаковыми геометрическими и разными оптическими (, ) параметрами без поперечного рассогласования (x = 0) на расстоянии z = 0 приводит к оптической схеме волоконно-оптического сигнализатора уровня жидкости, при этом функция преобразования определяется из выражения:

n - показатель преломления окружающей среды, при этом значения радиуса сердечника r передающего световода определяются значением радиуса сердечника a приемного световода, расстоянием z между торцами световодов и числовой апертуры приемного световода и выражаются зависимостью: , где ;

при этом структура оптической схемы и математических выражений для оптических преобразователей на основе одномодовых световодов аналогична структуре оптической схемы и математическим выражениям для оптических преобразователей на основе многомодовых световодов.".

По результатам патентной экспертизы решением Роспатента от 04.07.2012 заявителю отказано в выдаче патента на изобретение по заявке N 2010117027 в виду несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

При этом эксперт в заключении рассматривал соединительный узел между одним передающим световодом и одним приемным световодом, то есть схему соединения двух световодов, а для толкования такого понятия как "узел" использовал толковый словарь русского языка Ушакова. В заключении эксперта указано на непредставление заявителем сведений об известности коэффициента отражения R и коэффициента "Л", отвечающего за отражение мембраны, из курса физики за 8-й класс, а также на то, что в приведенном заявителем источнике (работа Зака Е.А.) не раскрыт приведенный в заявке коэффициент "М", отвечающий за отражение, рассеяние, поглощение и форму поверхности объекта контроля.

По результатам экспертизы сделан вывод о том, что в материалах заявки и в уровне техники не выявлены сведения, раскрывающие средства и методы для получения схемы соединителя с различными функциями преобразования соединителя при использовании передающего световода, выполненного таким образом, что его геометрические и оптические параметры изменяются, и приемного световода, выполненного таким образом, что его параметры являются постоянными, за счет изменения расстояния и поперечного рассогласования между указанными световодами. Эксперт указал также на невыявление сведений, раскрывающих возможность осуществления изменения параметров передающего световода, и сведений, позволяющих определить параметры "Л" и "М". На основании этих выводов дано заключение об отсутствии в материалах заявки средств и методов, обеспечивающих осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в предложенной формуле изобретения, то есть о несоответствии изобретения условию "промышленной применимости".

Не согласившись с данным решением Роспатента, Григорьев В.А. 11.06.2013 подал соответствующее возражение в Роспатент.

В возражении автор указал на искажение экспертизой родовых понятий формулы изобретения, неправомерное проведение экспертом исследования в отношении такого объекта, как "соединительный узел", в то время как был заявлен такой объект, как "унифицированная оптическая схема разъемного соединителя для разработки оптических преобразователей". Со ссылкой на ГОСТ 26599-85 "Компоненты волоконно-оптических систем передачи. Термины и определения" автор указал на то, что разъемный соединитель является не "узлом", а "устройством", подразумевающим систему расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом, определяющимся как сочленение оптических полюсов компонентов волоконно-оптической системы передачи данных (ВОСП), обеспечивающих передачу оптического излучения между ними. При этом, по мнению автора, "узел" технически может являться лишь частью "устройства", то есть сочленение может быть реализовано только в составе соединителя и относится к соединителю как часть изделия к целому изделию.

Также в возражении Григорьев В.А. сослался на недопустимость использования для толкования специализированных терминов толкового словаря русского языка при наличии вышеупомянутого ГОСТа, а также ГОСТ 25462-82 "Волоконная оптика. Термины и определения", дающих толкование используемых в техническом решении терминов, просил принять во внимание статью "Метрологическое обеспечение производства оптических соединителей" (Фаловский В.Ф., Малышев С.Н., Цуканов В.Н., 1992 г.).

Заявитель также указал, что в качестве ответа эксперту в отношении известности коэффициента "М" сослался на работу Зака Е.А. "Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией", посвященную в том числе исследованию коэффициента "М" и его влиянию на параметры волоконно-оптического преобразователя, однако экспертом это обстоятельство учтено при проведении экспертизы не было.

Григорьев В.А. пояснил, что если объектом контроля является мембрана датчика давления, то ее отражающие свойства определяются через коэффициент отражения "Л", если же объектом контроля является любое другое физическое тело, отличающееся от мембраны материалом, формой и чистотой обработки поверхности, то его отражающие свойства определяются через коэффициент отражения "М". При этом коэффициент "Л" определяется по справочнику, а коэффициент "М" и способ его определения детально разъяснен в упомянутой монографии Зака Е.А. в том числе при помощи экспериментально полученной функции преобразования. Кроме того, в возражении приведены примеры соединителей, реализованных по заявленной унифицированной схеме (преобразователь линейных перемещений прерывательного типа, преобразователь температуры, аттенюатор, соединитель переменной функции преобразования, соединитель с заданным уровнем оптических потерь и другие), имеются ссылки на реальное существование соединителей с определенными параметрами, представляющих собой частные случаи заявленного на регистрацию технического решения. К возражению приложены источники, на которые имеется ссылка в тексте возражения.

Данное возражение рассмотрено Роспатентом в порядке, установленном статьей 1248, пунктом 3 статьи 1387 ГК РФ, а также Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, применяемыми в части, не противоречащей ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения заявителя решением Роспатента от 19.11.2014 в его удовлетворении было отказано, решение Роспатента от 04.07.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2010117027 оставлено в силе.

В решении Роспатента от 19.11.2014 указано, что предложенная схема соединителя рассмотрена экспертом именно как устройство, а применение понятия "узел" продиктовано лишь необходимостью обозначить принадлежность указанных световодов одному устройству, представляющему совокупность взаимодействующих элементов.

При этом в заключении Роспатента, являющимся приложением к оспариваемому решению, указано, что в представленных материалах не содержится информация о том, каким образом в одном соединителе возможно получить несколько схем с различными функциями преобразования при использовании передающего световода, выполненного таким образом, что его геометрические и оптические параметры изменяются, и приемного световода, выполненного таким образом, что его параметры остаются постоянными; в формуле и описании отсутствует описание средства для обеспечения нагрева соединителя, средства для обеспечения продольного и поперечного рассогласования; в представленных источниках не содержатся сведения о коэффициентах "Л" и "М".

Решение Роспатента от 19.11.2014 мотивировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", поскольку в материалах, содержащихся в заявке N 2010117027 на дату ее подачи, не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле, а также отсутствием таких сведений в представленных заявителем источниках информации.

Не согласившись с решением Роспатента от 19.11.2014, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением от 07.12.2015 Суд по интеллектуальным правам в удовлетворении требований заявителя отказал, мотивировав свое решение соответствием оспариваемого решения Роспатента от 19.11.2014 требованиям законодательства.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, соответствия оспариваемого акта требованиям законодательства, а также нарушения оспариваемым ненормативным правовым актом прав и законных интересов заявителя в предпринимательской и иной экономической деятельности.

При рассмотрении заявления суд первой инстанции признал, что оспариваемый ненормативный акт принят Роспатентом в пределах предоставленной ему компетенции.

При проверке оспариваемого нормативного акта на предмет соответствия его законам и иным нормативно-правовым актам, суд руководствовался статьями 1350, 1375 ГК РФ, пунктами 10.7.4.3, 10.7.4.5, 10.8, 10.8.1.4, 24.5.1 Регламента ИЗ, а также принял во внимание ответы ученых, полученные на основании судебных запросов, направленных в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По результатам исследования материалов дела судебная коллегия пришла к выводу, что в представленных заявителем в материалах заявки и возражения источниках информации не приведены средства и методы, с помощью которых возможно без особого затруднения и без изобретательской деятельности осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

На основании изложенного суд первой инстанции, согласившись с выводом Роспатента о несоответствии заявленного технического решения условию патентоспособности "промышленная применимость", признал оспариваемое решение соответствующим требованиям действующего законодательства, отказав в признании его недействительным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по принятию оспариваемого решения.

Поскольку частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении этого вывода президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

По результатам рассмотрения доводов, изложенных заявителем в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В силу пункта 4 статьи 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

С целью совершенствования методических подходов при проведении экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение и при рассмотрении возражений в палате по патентным спорам приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2011 N 87 утверждено и введено в действие Руководство по экспертизе заявок на изобретения (далее - Руководство).

Как указано в пункте 4.1 части третьей Руководства ("Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретение по существу"), определение "промышленная применимость" не дает оснований ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном средстве, то есть целесообразности использования изобретения как такового, и предполагает лишь принципиальную пригодность его для использования в какой-либо из отраслей деятельности. При таком понимании рассматриваемого требования не должен возникать и вопрос о возможных масштабах использования изобретения для признания его промышленно применимым: этому требованию могут соответствовать и изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях.

Как разъясняется в пункте 4.2.1 части третьей Руководства ("Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретение по существу"), для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующей совокупности условий:

в описании изобретения, содержавшемся в заявке на дату подачи (а если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, то в описании или формуле), содержится указание назначения заявленного изобретения;

заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в указанных документах и чертежах или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения;

в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно пункту 4.4.1 названной части Руководства основной принцип оценки осуществимости - для каждого из признаков должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент. Это не означает, что такая ясность должна вытекать непосредственно из формулы. Оценивать достаточность раскрытия изобретений нужно на основании заявки в целом, включая описание, формулу и чертежи, если таковые имеются. Формула изобретения может содержать признаки, сформулированные на уровне функционального обобщения, свойства в виде термина, охватывающего разные формы выполнения. Описание же должно подтверждать, что за таким признаком стоят или могут стоять соответствующие материальные средства.

Так как проверка соответствия условиям патентоспособности осуществляется специалистом в области техники, не следует требовать от заявителя представления сведений общетехнического характера, которые доступны из учебников и другой справочной технической литературы.

Общий подход заключается в том, что проверка условия осуществимости при оценке промышленной применимости заявленного изобретения сводится к установлению возможности создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, на основе не только информации, содержащейся непосредственно в документах заявки, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения.

Таким образом, из вышеприведенных положений ГК РФ и Регламента ИЗ, а также раскрывающих и разъясняющих их рекомендаций следует, что средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле, могут содержаться в материалах заявки либо быть описанными в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, то есть должны учитываться знания, предшествующие дате приоритета изобретения.

При вынесении решения по результатам рассмотрения возражения Роспатент ограничен теми материалами (источниками), которые представлены подателем возражения, вместе с тем и в этой ситуации не могут не учитываться сведения, известные специалисту в соответствующей области знаний.

С учетом того, что Григорьев В.А. приводил в возражении многочисленные источники, а также указывал на известность для специалистов в соответствующей области тех данных и понятий, которые были указаны экспертизой как неизвестные, Роспатенту и суду первой инстанции необходимо было осуществить соответствующую проверку.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может направлять запросы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в целях подтверждения (опровержения) правильности применения судом первой инстанции норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта, получения разъяснений, выяснения профессионального мнения направил запросы в федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный центр волоконной оптики Российской академии наук, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (доктору физико-математических наук, доценту физического факультета Голованю Леониду Анатольевичу), федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики".

В указанных запросах президиум Суда по интеллектуальным правам просил дать ответ на следующие вопросы.

1. Приведены ли в заявке N 2010117027 описания конструкции (в статическом состоянии) и работы заявленного устройства, раскрывающие то, каким образом может быть получен его материальный эквивалент, характеризующийся всей совокупностью признаков, содержащихся в формуле изобретения?

2. Раскрывают ли представленные с возражением источники информации то, каким образом может быть получен материальный эквивалент изобретения по заявке N 2010117027, характеризующийся всей совокупностью признаков, содержащихся в формуле изобретения?

3. Позволяют ли содержащиеся в заявке N 2010117027 и представленных с возражением источниках информации сведения специалисту в соответствующей области техники, используя свои общие знания, осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле, без особого затруднения и без изобретательской деятельности?

4. Содержатся ли в источниках информации (ГОСТ 8.566-99: Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения; Кизель В.А. "Отражение света". Серия "Физика и техника спектрального анализа", М., 1973) сведения о коэффициенте "Л", который согласно материалам заявки N 2010117027 отвечает за отражение мембраны, которая, в числе прочего, характеризуется определенной формой поверхности и степенью ее обработки, влияющими на отражение? Известны ли сведения об этом коэффициенте (аналогичном ему) из всех знаний, предшествующих дате приоритета данного изобретения?

5. Содержится ли на перечисленных заявителем страницах источника (Зак Е.А. Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией. М.; Энергоатомиздат, 1989, б-ка по автоматике, вып. 670) информация о коэффициенте "М", который бы учитывал отражение, рассеяние, поглощение и форму поверхности объекта контроля? Известны ли сведения об этом коэффициенте (аналогичном ему) из всех знаний, предшествующих дате приоритета данного изобретения?

6. Представлены ли в книге, указанной в пункте 5 настоящего запроса, на рис. 2.18 экспериментальные функции преобразования волоконно-оптического преобразователя при исследовании влияния на них шероховатости поверхности для различных видов обработки стали, на рис. 2.23 экспериментальные функции преобразования преобразователя, полученные при отражении от алюминиевых цилиндров различного диаметра, на рис. 3.15 экспериментальные данные по отражению излучения от поверхностей с различными отражающими свойствами?

Из федерального государственного бюджетного учреждения науки Научный центр волоконной оптики Российской академии наук 21.04.2016 поступил письменный ответ N 11219+31-2521/46 о том, что поставленные в судебном запросе вопросы не относятся напрямую к компетенции данного учреждения и для получения ответов целесообразно обратиться в организации, непосредственно занимающиеся конструкторскими разработками волоконно-оптических устройств, перечисленные в этом письменном ответе.

Из ответа на запрос федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" следует следующее.

1. В заявке N 2010117027 дано описание оптической схемы соединителя волоконных световодов, позволяющие создать оптические преобразователи. Так, на с. 4-5 данной заявки предлагается расположить торцы приемного и передающего световодов на расстоянии друг от друга, при этом для различных вариантов оптического преобразователя возможно как совпадение осей волноводов, так и их поперечное смещение, а также использование световодов с различной числовой апертурой. Создание волоконно-оптического преобразователя - материального эквивалента заявленного устройства, характеризующегося всей совокупностью признаков, содержащихся в формуле изобретения, на основе приведенной оптической схемы представляется вполне возможным.

2. Представленные с возражением источники информации раскрывают способ изготовления волоконно-оптического преобразователя. В частности, такая информация содержится в книге Е.А. Зака "Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией" (М.: Энергоатомиздат, 1984).

3. Описанная в заявке N 2010117027 оптическая схема преобразователя позволяет специалисту осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле, без особого затруднения, не прибегая к изобретательской деятельности. Для этого требуется решить лишь стандартные инженерно-конструкторские задачи.

4. Коэффициент Л в формуле (9) заявки N 2010117027 представляет собой коэффициент отражения мембраны, используемой в датчике давления; из контекста следует, что рассматривается зеркальное отражение (с. 15 заявки). Определение коэффициента отражения содержится в ГОСТ 26148-84. "Фотометрия. Термины и определения". Величина коэффициента отражения в самом общем случае определяется показателем преломления и коэффициентом поглощения материала мембраны, ее структурой и толщиной, углом падения излучения на мембрану, длиной и поляризацией световой волны и иными факторами. Информация о коэффициенте отражения содержится в книге В.А. Кизеля "Отражение света" (М.: Наука, 1973), а также в многочисленных монографиях и учебных пособиях по оптике для высшей школы. Сведения об этом коэффициенте известны из всех знаний, предшествующих дате приоритета данного изобретения. Во многих случаях, например для однородного слоя металла с полированной поверхностью, величина коэффициента отражения может быть найдена в справочной литературе. Для конкретной мембраны с известной структурой коэффициент отражения может быть и рассчитан, и измерен в эксперименте.

В ГОСТ 8.566-99 сведения об указанном коэффициенте не содержатся. Данный источник имеет дело лишь с международной системой данных о физических константах и свойствах веществ и материалов и никоим образом не связан с определением или измерением оптических характеристик различных объектов.

5. Коэффициент М в формуле (8) заявки N 2010117027 обусловлен, в отличие от рассмотренного выше коэффициента Л, не только зеркальным, но и диффузным отражением. Указанные величины определены в ГОСТ 26148-84. "Фотометрия. Термины и определения". Сведения об этом коэффициенте известны из всех знаний, предшествующих дате приоритета данного изобретения. Действительно, коэффициент М пропорционален той доле зеркального и диффузного отражения, которое попадает в приемник; подробное описание величины этого сигнала требует учета формы. Этот коэффициент невозможно записать в аналитической форме. Известны различные подходы к определению величины полного (то есть включающего в себя как зеркальную, так и диффузную компоненты) отражения шероховатой поверхности. Многие из них требуют знания геометрии шероховатостей и численного моделирования.

В книге Е.А. Зака "Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией" (М.: Энергоатомиздат, 1989) приведена информация о функции преобразования А (с. 74, рис. 2.18), которой пропорционален коэффициент М.

6. В книге Е.А. Зака "Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией" (М.: Энергоатомиздат, 1989) на рис. 2.18 содержатся полученные экспериментально зависимости чувствительности и коэффициента преобразования от среднего размера шероховатости при различных видах обработки стали, на рис. 2.23 представлена зависимость коэффициента преобразования при отражении от алюминиевых цилиндров различного диаметра, но одинаковой шероховатости. На рис. 3.15 приведены данные по величине сигнала волоконно-оптического преобразователя для участков образца с различными отражающими способностями (изношенный шлифовальный круг с областями, содержащими на поверхности слой металла, для которых наблюдается хорошо заметный рост сигнала волоконно-оптического преобразователя).

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" в ответе от 26.05.2016 N 88-05-6/95 на перечисленные в судебном запросе вопросы сообщило следующее.

По первому вопросу: в заявке N 2010117027 не найдены описания конструкции работы заявленного устройства, раскрывающие возможность получения его материального эквивалента, характеризующегося всей совокупностью признаков, содержащихся в формуле изобретения.

По второму вопросу: в представленных с возражением источниках информации не обнаружено раскрытие того, каким образом может быть получен материальный эквивалент изобретения по заявке N 2010117027, характеризующийся всей совокупностью признаков, содержащихся в формуле изобретения.

По третьему вопросу: осуществление изобретения по содержащимся в заявке N 2010117027 и в представленных с возражением источниках информации затруднительно.

По четвертому вопросу: сведения о коэффициенте "Л", который согласно материалам заявки N 2010117027 отвечал бы за отражение мембраны, характеризующейся определенной формой поверхности и степенью ее обработки, ни в издании ГОСТ 8.566-99 "Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения", ни в книге Кизель В.А. "Отражение света". Серия "Физика и техника спектрального анализа", М., 1973 не найдены. Сведения об этом коэффициенте (или аналогичном ему) из знаний, предшествующих дате приоритета, не известны.

По пятому вопросу: в книге Зак Е.А. Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией. М.; Энергоатомиздат. 1989. б-ка по автоматике, вып. 670 информация о коэффициенте "М" содержится. Однако учитывает он не отражение, рассеяние, поглощение и форму поверхности объекта контроля, а связан с параметрами многокомпонентной центрированной оптической системы, заданной положением главных плоскостей и фокусных расстояний.

По шестому вопросу: в книге Зак Е.А. Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией. М.; Энергоатомиздат, 1989. б-ка по автоматике, вып. 670 на рис. 2.18 представлены функции преобразования волоконно-оптического преобразователя (ВОП) при отражении от металлов при различных видах их обработки, на рис. 2.23 представлено семейство экспериментальных функций преобразования ВОП, полученных при отражении от алюминиевых цилиндров с диаметром от 1 до 6 мм. На рис. 3.15 приведена временная диаграмма работы ВОП при оценке износа шлифованного круга в результате внедрения частичек металла в участки поверхности круга.

Рассмотрев содержащиеся в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу, что в оспариваемом решении Роспатентом использовалась для квалификации заявленного изобретения и определения его сущности общепринятая терминология, в то время как термины и определения, позволяющие дать правильную квалификацию спорного технического решения изложены в вышеназванных ГОСТах, а также в технической литературе, приведенной заявителем как в ответах эксперту, так и в поданном в Роспатент возражении. Неприменение к заявленному техническому устройству специальной терминологии не позволило Роспатенту осуществить его правильную квалификацию, определить сущность этого технического решения.

При этом выводы заключения не опровергают довод Григорьева В.А. о том, что Роспатент в ходе проведения экспертизы заявки N 2010117027 без наличия волеизъявления Григорьева В.А. рассмотрел предложенное в этой заявке решение "как материальный объект, а не его изображение", при этом изменив родовое понятие "унифицированная оптическая схема разъемного соединителя волоконных световодов" на "узел".

Ссылка Роспатента на непредоставление заявителем информации о том, каким образом в одном соединителе возможно получить несколько схем с различными функциями преобразования, сделана без учета возможности включения в формулу изобретения признаков, сформулированных на уровне функционального обобщения, а также свойств в виде терминов, охватывающих разные формы воплощения. Между тем именно на то, что в одном соединителе воплощены несколько схем с различными функциями преобразования, а также на то, что схема соединителя промышленно может быть реализована в различных конструкциях, сделанных из различных материалов, ссылался заявитель как в ответах эксперту, так и в поданном им возражении с приведением примеров таких реализаций и указанием используемых в примерах материалов. Вывод же Роспатента о неизвестности из указанных заявителем источников коэффициентов "Л" и "М", учитывая ответ на запрос, данный федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", может свидетельствовать о неполном учете сведений общетехнического характера.

В заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представителем Роспатента отмечено, что учет сведений общетехнического характера осуществляется исходя из квалификации среднего специалиста. Вместе с тем нормативное обоснование такого подхода Роспатентом не приведено, не уточнено специалиста какой квалификации.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что в нарушение части 1 статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатентом в настоящем деле не подтверждено несоответствие заявленного изобретения условию охраноспособности "промышленная применимость", не доказаны соответствие оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту и обстоятельства, послужившие основанием для принятия оспариваемого акта.

Таким образом, Роспатентом допущены существенные нарушения, которые не позволили ему всесторонне и объективно рассмотреть вопрос охраноспособности заявленного на регистрацию изобретения.

Суд первой инстанции указанные недостатки оспариваемого решения Роспатента не выявил и не проанализировал.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что указанные недостатки не могут быть устранены путем направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд не вправе подменять функции экспертного учреждения и восполнять те недостатки, которые допущены Роспатентом при рассмотрении возражения и вынесении оспариваемого решения. Кроме того, при выводе о соответствии заявленного изобретения условию охраноспособности "промышленная применимость" Роспатентом должна быть продолжена экспертиза заявленного на регистрацию изобретения на предмет его соответствия иным признакам охраноспособности.

В силу пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц должно содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Таким образом, в судебном акте должно содержаться указание на необходимость восстановления нарушенного права заявителя, а именно на обязание государственного органа совершить определенные действия по восстановлению нарушенного права.

Как разъяснено в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При этом отмечено, что в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Президиум Суд по интеллектуальным правам считает, что оспариваемое решение Роспатента от 19.11.2014 по заявке N 2010117027 не соответствует пунктам 1 и 4 статьи 1350 ГК РФ и нарушает права заявителя, препятствуя получению им патента Российской Федерации на изобретение, что в соответствии со статьей 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дает основания для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным и обязания Роспатента устранить нарушение прав заявителя.

Расходы в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 по делу N СИП-64/2015 отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.11.2014 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.07.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение "Унифицированная оптическая схема разъемного соединителя волоконных световодов для разработки оптических преобразователей" по заявке N 2010117027 как несоответствующее пунктам 1 и 4 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.07.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение "Унифицированная оптическая схема разъемного соединителя волоконных световодов для разработки оптических преобразователей" по заявке N 2010117027.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу Григорьева Владимира Александровича 450 (Четыреста пятьдесят) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

Д.А. Булгаков