Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 августа 2016 г. по делу N СИП-261/2016 Суд отказал в удовлетворении требования о признании действий по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции, поскольку истцом не представлены доказательства, свидетельствующие о регистрации товарного знака исключительно с намерением причинить вред другому лицу, в том числе истцу, а также не доказано иное заведомо недобросовестное осуществление ответчиком гражданских прав

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 августа 2016 г. по делу N СИП-261/2016

Резолютивная часть решения объявлена 3 августа 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 4 августа 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аникиной Е.В.

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Синепостолович Светланы Владимировны (г. Сочи, ОГРНИП 314236726200020) к обществу с ограниченной ответственностью "Тренд" (ул. Горького, д. 58, г. Сочи, 354000, ОГРН 1102366003079) о признании действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом, о признании действий по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции, о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака "EXOTIC" по свидетельству Российской Федерации N 447122.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняла участие представитель индивидуального предпринимателя Синепостолович Светланы Владимировны Самохвалова А.С. (по доверенности от 02.08.2016 N 3/16, полномочия проверены судьей Арбитражного суда Краснодарского края Савиным Р.Ю.).

Суд по интеллектуальным правам установил:

определением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.03.2016 заявление индивидуального предпринимателя Синепостолович Светланы Владимировны (далее - предприниматель) к обществу с ограниченной ответственностью "Тренд" (далее - общество "Тренд", общество), уточненное в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании действий по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447122 злоупотреблением правом, о признании действий по регистрации названного товарного знака актом недобросовестной конкуренции, о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака "EXOTIC" по свидетельству Российской Федерации N 447122 передано по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В силу части 4 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации споры о подсудности между арбитражными судами в Российской Федерации не допускаются.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.05.2016 указанное заявление принято к производству, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что действия ответчика по государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447122 являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией в отношении истца.

Истец поясняет, что целью регистрации обществом "Тренд" спорного товарного знака было вытеснение с рынка конкурента, а также дополнительное обогащение в форме получения компенсации в рамках дела N А32-21554/2014.

В обоснование доводов искового заявления предприниматель ссылается на то, что спорное обозначение "EXOTIC", впоследствии получившее правовую охрану в качестве товарного знака ответчика, было создано и введено в гражданский оборот истцом в мае 2009 года при открытии магазина по реализации товаров из экзотической кожи, располагавшегося по адресу: г. Сочи, ул. Несебрская, д. 6.

Предприниматель указывает, что с момента открытия магазина им проводилась широкая рекламная компания созданного бренда, которая позволила за короткий срок стать ему легко узнаваемым в городе Сочи. По мнению предпринимателя, данные обстоятельства подтверждаются дипломом участника выставки, договорами на оказание рекламных услуг, актами выполненных работ и фотоотчетом по монтажу рекламных вывесок и стендов по городу Сочи, публикациями рекламных материалов в различных журналах, копии которых представлены в материалы настоящего дела.

Кроме того, истец пояснил, что в течение 2009 - 2011 годов им размещалась реклама бренда "EXOTIC" в эфире телеканалов "Первый", "Россия", "НТК", НТВ, что подтверждается договорами, актами оказанных услуг, копии которых также представлены материалы настоящего дела.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, предприниматель делает вывод о том, что на момент подачи заявления на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447122 ответчик не мог не знать об использовании обозначения "EXOTIC" истцом.

Истец также указывает на то, что обществом в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, идентичное обозначению, используемому предпринимателем.

Последующее (после регистрации товарного знака) поведение ответчика также свидетельствует, по мнению предпринимателя, о том, что регистрация обозначения "EXOTIC" в качестве товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, так как общество "Тренд" использовало товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 447122 не для индивидуализации своих товаров и услуг, а лишь для вытеснения с рынка конкурента путем пресечения использования спорного обозначения.

В отзыве на исковое заявление общество против удовлетворения исковых требований возражает, просит применить к рассматриваемым правоотношениям общий срок исковой давности и отказать предпринимателю в соответствии с пропуском такого срока.

Роспатент также направил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопросы о признании действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией не относятся к его компетенции.

До начала судебного заседания от Роспатента и общества "Тренд" поступили ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие их представителей.

В судебном заседании представитель предпринимателя требования, изложенные в исковом заявлении, поддержал, ссылаясь на представленные в материалы дела доказательства.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя предпринимателя, суд пришел к следующим выводам.

Из материалов настоящего дела следует, что комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 447122 с приоритетом от 06.08.2010 зарегистрирован Роспатентом 11.11.2011 на имя общества в отношении следующих товаров и услуг:

18-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам;

25-го класса МКТУ - одежда, обувь, головные уборы;

35-го класса МКТУ - продвижение товаров для третьих лиц, включенных в 25 и 18 классы.

Дата истечения срока действия регистрации товарного знака - 06.08.2020.

Предприниматель, ссылаясь на то, что действия ответчика по государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447122 являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Исходя из буквального содержания данной нормы, требования о признании действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией могут быть заявлены в течение всего срока действия правовой охраны товарного знака.

При указанных обстоятельствах, суд признает несостоятельным заявление общества о пропуске предпринимателем срока исковой давности.

Между тем суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения требований предпринимателя в связи со следующим.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Российская Федерация является участником международных соглашений в области защиты интеллектуальной и промышленной собственности - патентов, товарных знаков, промышленных образцов и т.д., в том числе Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), согласно статье 10.bis которой всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции.

Такое понимание недобросовестной конкуренции было воспринято федеральным законодателем и нашло отражение сначала в Законе РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (статьи 4 и 10), а затем в Федеральном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (пункт 9 статьи 4 и статья 14), трактующих недобросовестную конкуренцию как деятельность, направленную на получение преимуществ, которая может противоречить не только законодательству и обычаям делового оборота (пункт 1 статьи 5 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)), но и требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, что расширяет область судебного усмотрения в сфере пресечения недобросовестной конкуренции и связано с многообразием форм и методов недобросовестной конкуренции, не все из которых могут прямо противоречить законодательству или обычаям делового оборота.

При этом из части 1 статьи 2 Федерального закона "О защите конкуренции" следует взаимосвязь условий применения соответствующих норм данного Закона и определенных статьей 10 ГК РФ правовых последствий "злоупотребления правом" и "использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции", что позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного аппарата антимонопольного законодательства (статья 4 Федерального закона "О защите конкуренции") обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ на основе исследования конкурентной тактики правообладателя (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 N 450-О-О).

Как разъяснено в пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Так, одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Приведенные выше конвенциальная и национальная нормы права (статья 10.bis Парижской конвенции и статья 10 ГК РФ) обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг.

Товарный знак в качестве средства индивидуализации не должен служить средством введения в заблуждение участников гражданского оборота и потребителей продукции в отношении производителя товара. Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

Равно регистрация такого товарного знака не должна иметь целью воспрепятствование нахождению на рынке товаров и услуг иного производителя, силами и действиями которого создана репутация соответствующего бренда.

Обращаясь с исковым заявлением по настоящему делу, предприниматель ссылается на наличие в действиях общества по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, по смыслу вышеприведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Утверждая, что целью ответчика является вытеснение с рынка конкурента, а также дополнительное обогащение в форме получения компенсации в рамках дела N А32-21554/2014, предприниматель ссылается на высокую степень узнаваемости среди потребителей города Сочи используемого им с 2009 года для индивидуализации деятельности магазина обозначения "EXOTIC".

Между тем установление степени узнаваемости обозначения среди потребителей не может осуществляться судом исходя из субъективного восприятия, основанного на своем жизненном и профессиональном опыте, а должно основываться на объеме доказательств, достаточном для такого вывода.

В силу части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 данной статьи).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Узнаваемость потребителями обозначений означает приобретение таким обозначением различительной способности.

В соответствии с пунктом 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

Для вывода о приобретении обозначением высокой различительной способности необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров (услуг) со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

По мнению предпринимателя, данные обстоятельства подтверждаются копиями диплома участника выставки, договоров на оказание рекламных услуг, актов выполненных работ и фотоотчетов по монтажу рекламных вывесок и стендов по городу Сочи, публикаций рекламных материалов в различных журналах, договоров на оказание рекламных услуг, актов оказанных услуг.

Между тем данные доказательства подтверждают лишь факт осуществления предпринимателем предпринимательской деятельности с использованием спорного обозначения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие возникновение у потребителей ассоциативной связи между обозначением "EXOTIC" и предпринимателем как лицом, использующим данное обозначение, для индивидуализации деятельности своего магазина.

При этом суд учитывает, что истец начал использовать обозначение "EXOTIC" в мае 2009 года, тогда как ответчик обратился с заявкой на регистрацию товарного знака уже 06.08.2010, однако доказательства приобретения обозначением "EXOTIC" высокой различительной способности на дату приоритета товарного знака в материалах дела отсутствуют.

Кроме того, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлены доказательства, свидетельствующие о регистрации товарного знака исключительно с намерением причинить вред другому лицу, в том числе предпринимателю, указанные действия не совершены в обход закона с противоправной целью, а также не доказано иное заведомо недобросовестное осуществление обществом гражданских прав.

Таким образом, доводы заявления о том, что действия ответчика по государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447122 являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией в отношении истца, носят предположительный характер и допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами не подтверждены.

Сам по себе факт предъявления правообладателем товарного знака иска о привлечении лица к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак не свидетельствует о злоупотреблении правом, поскольку такое право предоставлено нормами статьи 1515 ГК РФ.

При указанных обстоятельствах, суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения исковых требований о признании действий по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447122 злоупотреблением правом, о признании действий по регистрации названного товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Пунктами 1 и 2 статьи 11 ГК РФ установлено, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 названного Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, законом предусмотрен специальный административный порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

При указанных обстоятельствах, производство по делу в части требования предпринимателя о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака "EXOTIC" по свидетельству Российской Федерации N 447122 подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на предпринимателя.

Руководствуясь статьями 34, 110, 150-151, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

производство по делу N СИП-261/2016 в части требования Синепостолович Светланы Владимировны о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака "EXOTIC" по свидетельству Российской Федерации N 447122 прекратить.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев