Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 июля 2016 г. по делу N СИП-178/2016 Суд признал недействительным патент на полезную модель в части отсутствия указания в нем в качестве патентообладателя заявителя, поскольку в заявке на выдачу патента в качестве автора спорной полезной модели заявитель указан, следовательно, его следует считать соавтором этой полезной модели

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 июля 2016 г. по делу N СИП-178/2016

Резолютивная часть решения объявлена 12 июля 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 13 июля 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Качко К.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Макарова Олега Петровича (г. Омск)

к Шамаеву Алексею Николаевичу (г. Шатура) и Северьяновой Марианне Ильиничне (г. Якутск),

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) и Ковалева Константина Викторовича (г. Омск),

о признании патента Российской Федерации N 128457 на полезную модель "Устройство для раскатки теста и получения из него тестовой ленты (варианты)" недействительным в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Макарова Олега Петровича; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности выдать новый патент на полезную модель "Устройство для раскатки теста и получения из него тестовой ленты (варианты)" с указанием в качестве патентообладателя Макарова Олега Петровича; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Рабецкий С.С. (по доверенности от 19.02.2016 55АА N 1393062);

от Шамаева Алексея Николаевича - Стеценко В.В. (по доверенности от 17.04.2016 N 77АБ0487148);

от иных лиц, участвующих в деле, явка представителей не обеспечена, установил:

Макаров Олег Петрович (далее - Макаров О.П., истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к Шамаеву Алексею Николаевичу и Северьяновой Марианне Ильиничне о признании патента Российской Федерации N 128457 на полезную модель "Устройство для раскатки теста и получения из него тестовой ленты (варианты)" недействительным в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Макарова О.П.; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) выдать новый патент на полезную модель "Устройство для раскатки теста и получения из него тестовой ленты (варианты)" с указанием в качестве патентообладателя Макарова О.П.; обязании Роспатента внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Определением суда от 30.03.2016 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Роспатент и Ковалев Константин Викторович.

В обоснование исковых требований Макаров О.П. ссылается на то, что являясь наряду с Шамаевым А.Н. автором спорной полезной модели, права на получение патента Шамаеву А.Н. не передавал.

По утверждению истца, Шамаев А.Н. без его согласия оформил патент на спорную полезную модель, указав себя в качестве единственного патентообладателя, тем самым нарушив право Макарова О.П. как автора полезной модели на получение патента.

Роспатентом представлен отзыв на исковое заявление, в котором указывается, что у Роспатента отсутствует установленная законом или иным нормативным правовым актом обязанность осуществлять проверку правомерности указания в заявлении о выдаче патента авторов и лиц, на имя которых испрашивается патент, в связи с чем ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении о выдаче патента, несет представившее их лицо. При этом обращает внимание, в результате государственной регистрации от 08.01.2016 N РД0190584 договора об отчуждении исключительного права правообладателем спорной полезной модели является Северьянова М.И. К отзыву приложена справка из Государственного реестра полезных моделей Российской Федерации на полезную модель N 128457, а также материалы заявки N 2012149420 на выдачу спорного патента.

Ответчиками отзывы на исковое заявление не представлены.

В судебном заседании 12.07.2016 представитель истца уточнил предмет исковых требований, просил обязать Роспатент выдать новый патент на полезную модель с указанием в нем в качестве патентообладателей Макарова О.П. и Северьяновой М.И.

Уточнение предмета исковых требований принято Судом по интеллектуальным правам на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержал, просил суд уточненные требования удовлетворить.

Представитель Шамаева А.Н. возражал против удовлетворения искового заявления.

Северьянова М.И. и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили, что в силу частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, 20.11.2012 в Роспатент от Шамаева А.Н. поступила заявка N 2012149420 на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель "Устройство для раскатки теста и получения из него тестовой ленты (варианты)", в которой в качестве авторов полезной модели указаны Шамаев А.Н., Макаров О.П. и Ковалев К.В.

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом был выдан патент Российской Федерации N 128457 на полезную модель "Устройство для раскатки теста и получения из него тестовой ленты (варианты)", в котором в качестве патентообладателя указан Шамаев А.Н.

Согласно договору об отчуждении исключительных прав на изобретения и полезные модели от 27.11.2015, заключенному между Шамаевым А.Н. и Северьяновой М.И., обладателем патента на спорную полезную модель является Северьянова М.И. Переход исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 128457 зарегистрирован Роспатентом 28.01.2016 за N РД0190584.

Макаров О.П., полагая, что патент на полезную модель является недействительным в части отсутствия в нем указания на Макарова О.П. как на патентообладателя, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Изучив материалы дела, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) введена в действие с 01.01.2008, поэтому в силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.

При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки о выдаче патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Аналогичные правила применяются и при рассмотрении судом споров об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя).

Учитывая приведенные разъяснения и принимая во внимание, что заявка о выдаче патента на спорную полезную модель была подана 20.11.2012, суд приходит к выводу о том, что к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы части четвертой ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки).

В силу статьи 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Приведенной нормой устанавливается презумпция авторства лица, указанного в качестве авторства в заявке на выдачу патента, в силу которой это лицо не обязано представлять доказательства факта создания им объекта патентных прав. Бремя доказывания иного возлагается на лицо, оспаривающее авторство.

Пунктом 1 статьи 1348 названного кодекса предусмотрено, что граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

Принимая во внимание то обстоятельство, что Шамаев А.Н., Макаров О.П. и Ковалев К.В. указаны в заявке N 2012149420 в качестве авторов спорной полезной модели, указанных лиц следует считать соавторами этой полезной модели.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1357 названного кодекса право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору (пункт 2 статьи 1357 ГК РФ).

С учетом приведенных норм Макаров О.П., являющийся автором спорной полезной модели, первоначально обладал правом на получение патента на эту полезную модель. Однако в оспариваемом патенте Макаров О.П. в качестве патентообладателя полезной модели не указан.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с указанным Кодексом.

Поскольку ответчиками не представлено доказательств того, что право на получение патента на полезную модель было передано Макаровым О.П. Шамаеву А.Н. на основаниях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1357 ГК РФ, в том числе в силу заключенного договора об отчуждении права на получение патента на спорную полезную модель, Макаров О.П. должен быть указан в патенте в качестве патентообладателя. Удовлетворение этого требования направлено на восстановление его нарушенного права как автора полезной модели на получение патента, предусмотренного статьей 1357 ГК РФ.

Таким образом, исковые требования в части признания патента Российской Федерации N 128457 недействительным в связи с отсутствием указания в нем в качестве патентообладателя Макарова О.П. подлежат удовлетворению.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований, предъявленных к Шамаеву А.Н., так как это лицо на момент подачи настоящего искового заявления утратил статус обладателя патента Российской Федерации N 128457 и, предъявляя иск к нему, Макаров О.П. фактически предъявляет его к ненадлежащему ответчику.

При этом права Северьяновой М.И. как обладателя патента Российской Федерации N 128457 в установленном законом порядке никем не оспорены. Следовательно, Северьянова М.И. вместе с Макаровым О.П. должна быть указана в качестве патентообладателя спорной полезной модели.

Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 1398 ГК РФ в случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент (пункт 5 той же статьи).

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент аннулировать патент Российской Федерации N 128457 и выдать новый патент на полезную модель "Устройство для изготовления изделий из теста с начинкой" с указанием в нем в качестве патентообладателей Макарова О.П. и Северьяновой М.И.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, на основании вышеприведенной нормы судебные расходы, понесенные в связи с подачей настоящего искового заявления, относятся на надлежащего ответчика по настоящему делу Северьянову М.И. в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

исковые требования к Северьяновой Марианне Ильиничне удовлетворить.

Признать недействительным патент Российской Федерации N 128457 на полезную модель "Устройство для раскатки теста и получения из него тестовой ленты (варианты)" в части отсутствия указания в нем в качестве патентообладателя Макарова Олега Петровича.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) выдать новый патент на полезную модель по заявке от 20.11.2012 N 2012149420 с указанием в нем в качестве патентообладателей Макарова Олега Петровича и Северьяновой Марианны Ильиничны и внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

В удовлетворении исковых требований к Шамаеву Алексею Николаевичу отказать.

Взыскать с Северьяновой Марианны Ильиничны (г. Якутск, Республика Саха (Якутия) в пользу Макарова Олега Петровича (г. Омск) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов