Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2016 г. по делу N СИП-346/2016 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец подтвердил заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования, а ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании спорного товарного знака, и не заявлено об объективных обстоятельствах, препятствующих его использованию

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2016 г. по делу N СИП-346/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2016 года

Полный текст решения изготовлен 29 августа 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожина С.П.,

судьи - Голофаева В. В., Пашковой Е. Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шовть Е.А., рассмотрел исковое заявление иностранной компании "Нью Йоркер ЭС.ЭЙЧ.КЕЙ Джинс ГмбХ энд Ко.КГ" / "New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co.KG" (Киль, Германия) к обществу с ограниченной ответственностью "М.Т.ШУЗ" (пл. Гагарина, 1, г. Тверь, 170044, ОГРН 1066950065995) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "YORKER" по свидетельству Российской Федерации N 374370 в отношении всех товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в данном свидетельстве, в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трёх лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель истца Гришанова Г.И. (доверенность от 07.06.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания "Нью Йоркер ЭС.ЭЙЧ.КЕЙ Джинс ГмбХ энд Ко.КГ" /"New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co.KG" (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "М.Т.ШУЗ" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "YORKER" по свидетельству Российской Федерации N 374370 в отношении всех товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трёх лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании 06.07.2016 истец поддержал исковые требования.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о начале процесса с его участием, о времени и месте судебного разбирательства, в том числе посредством размещения соответствующей информации на сайте суда и в картотеке арбитражных дел, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил.

Роспатент направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Приведенные обстоятельства в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют рассмотрению дела по существу.

Как следует из материалов дела, участвующими в деле, словесный элемент "YORKER" по заявке N 2007714460 с датой приоритета от 16.05.2007 зарегистрирован Роспатентом 12.03.2009 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 374370 на имя общества, в отношении товар 25-го класса МКТУ: "обувь".

Истец свою заинтересованность в настоящем иске мотивирует тем, что он на протяжении многих лет осуществляет реализацию молодежной одежды. Истцу принадлежит сеть мульти-брендовых магазинов одежды "NEW YORKER", название торговой сети истца сходно до степени смешения со спорным товарным знаком. Как указывает истец, на настоящий момент в России открыто более 70 крупноформатных магазинов с использованием бренда "NEW YORKER". Кроме того, истец указывает, что выпускает собственную линию одежды, маркированную обозначением "NEW YORKER", и планирует приступить к ее продажам на территории Российской Федерации.

Дополнительно истец ссылается на то, что его фирменное наименование содержит обозначение "NEW YORKER", что с учетом названий магазинов, в которых истец реализует свою продукцию, подтверждает его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Поддерживая исковые требования, компания ссылается на следующие обстоятельства:

- компания выпускает собственную линию одежды и обуви под брендом "NewYorker";

- наличие в фирменном наименовании компании и в наименовании официального сайта компании словесного элемента "Yorker", который в свою очередь является тождественным со спорным товарным знаком;

- компания является правообладателем серии товарных знаков, на основании свидетельств NN 34669, 357302, 337254, в том числе со словесным элементом "NewYorker".

- компания не однократно предпринимала попытки по получению исключительных прав на данное обозначение для товаров 25-го класса МКТУ на территории Российской Федерации, в частности ей были поданы несколько национальных заявок; а также дважды подавала заявку на территориальное расширение своей международной регистрации по свидетельству N 723373.

- на обращения в Роспатент с заявкой на территориальное расширение своей международной регистрации по свидетельству N 723373 в отношении товаров 25-го класса МКТУ, однако уполномоченным органом в её адрес направлены уведомления, из которых следует, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со спорным товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных услуг.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве на спорный товарный знак, и его неиспользование правообладателем в отношении данных товаров в течение трёх лет, предшествующих дате подачи искового заявления, компания обратилась с настоящим исковым заявлением в суд.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

Материалами дела подтверждается факт заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении перечисленных им в исковом заявлении товаров 25-го класса МКТУ.

В качестве правового обоснования легитимной заинтересованности истцом представлены: заверенная копия выписки из Реестра суда г. Киль в отношении компании; информация, опубликованная Информационно-телекоммуникационная сети "Интернет" по адресу: http://www/neyorker.de/ru/moda; справочная информация о сети магазинов; образцы рекламных материалов, относящихся к открытию магазина "New Yorker" в Краснодаре; фотоснимки образцов одежды; копии зарубежных свидетельств о регистрации товарных знаков со словесным элементов "New Yorker"; сведения о заявках, подданных компанией в Роспатент; решение административного органа о 27.10.2015; фотографии обуви, обувных стоек витрин, размещенных по адресу: ул. Летниковкая, д. 16, Москва; справочная информация о магазинах, расположенных в торговых центрах; копии таможенных деклараций; копии счетов с частичным переводом на русский язык.

Означенные документы в установленном законом порядке правообладателем не оспорены, равно как и вопрос об однородности товаров и услуг оставлен на усмотрения суда.

В то же время, судебная коллегия обращает внимание на то, что вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения по заявке N 2011735534 и противопоставленного товарного знака, а также однородности товаров 25-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, и товаров, указанных в свидетельстве спорного товарного знака, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти и сторонами по делу это обстоятельство также не оспаривается.

При этом Суд по интеллектуальным правам учитывает, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В рассматриваемом случае сходства до степени словесных элементов противопоставляемых обозначений очевидна, ввиду доминирующего словесного элемента "YORKER".

Более того, судебной коллегией обращено внимание на то, что спорное обозначение тождественно произвольной частью фирменного наименования компании, а также с доменным именем, на котором расположен официальный сайт компании.

Таким образом, из представленных в материалы дела документов следует, что компания в ходе своей хозяйственной деятельности фактически участвует в производстве и реализации товаров 25-го класса МКТУ "обувь".

Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, приходит к выводу о наличии у компании легитимной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 25-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Относительно использования спорного товарного знака правообладателем в отношении товаров 25-го класса МКТУ Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (03.06.2016), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 03.06.2013 по 02.06.2016 включительно.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, равно как и доводы заявителя об отсутствии факта использования спорного товарного знака, не опроверг.

При этом судебная коллегия отмечает, что правообладателю спорного товарного знака, равно как и истцу разъяснялось о необходимости раскрытия доказательств по настоящему спора, оценка которых возможна именно судом первой инстанции, то есть, правообладатель, как и компания, воспользовался процессуальными правами и обязанностями, установленным Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в том объеме, в котором счел нужным.

В свою очередь непроявление добросовестности и осмотрительности со стороны правообладателя, не может свидетельствовать о нарушении его прав судом первой инстанции, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает заявленное исковое требование компании подлежащим удовлетворению в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 374370 в отношении услуг 25-го класса МКТУ, указанных в регистрации.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные при предъявлении настоящего иска, подлежат возложению на общество.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании "Нью Йоркер ЭС.ЭЙЧ.КЕЙ Джинс ГмбХ энд Ко.КГ" / "New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co.KG" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "YORKER" по свидетельству Российской Федерации N 374370 в отношении товаров 25-го класса МКТУ "обувь".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "М.Т.ШУЗ" в пользу "Нью Йоркер ЭС.ЭЙЧ.КЕЙ Джинс ГмбХ энд Ко.КГ" / "New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co.KG" 6000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова