Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2016 г. по делу N СИП-286/2016 Суд признал недействительным решение уполномоченного органа об удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в регистрации товарного знака, поскольку Роспатент вышел за рамки своих полномочий, отказав в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в части товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2016 г. по делу N СИП-286/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 августа 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 31 августа 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2016 г. N С01-1091/2016 по делу N СИП-286/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чесноковой Е.Н.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450019, ОГРН 1110280024832)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 08.02.2016 об удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.09.2014 об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2012737216.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Лебедева А.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-586/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 08.02.2016 об удовлетворении возражения на решение Роспатента от 08.09.2014 об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2012737216.

В обоснование заявленного требования общество ссылается на то, что Роспатент вышел за рамки своих полномочий, отменив решение Роспатента от 08.09.2014 о регистрации товарного знака в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), поскольку общество не подавало возражение на указанное решение Роспатента в этой части.

При этом заявитель отмечает, что исчерпывающий перечень случаев, когда заинтересованное лицо может пересмотреть решение о государственной регистрации товарного знака по собственной инициативе, содержится в пункте 4 статьи 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В отзыве на заявление Роспатент не согласился с доводами общества, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным, ссылаясь на пункт 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС).

По мнению заинтересованного лица, процедура, предусмотренная названным пунктом, при рассмотрении возражения заявителя была им соблюдена.

При этом, как отмечает Роспатент, при рассмотрении возражения общества им были выявлены дополнительные обстоятельства, не учтенные в решении от 08.09.2014, о которых общество было уведомлено и направило в ответ свои соображения.

До начала судебного заседания в суд от заявителя поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель Роспатента оспорил доводы общества, просил отказать в удовлетворении заявленного требования, выступил по доводам, изложенным в отзыве.

Заявитель надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя общества.

Выслушав доводы представителя заинтересованного лица, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 25.10.2012 общество подало в Роспатент заявку N 2012737216 на регистрацию товарного знака "ДЕРЕВЕНСКИЙ" в отношении товаров 29-го ("мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты, сыры; масла и жиры пищевые"), 30-го ("хлеб") и 32-го ("пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков") классов МКТУ.

Решением Роспатента от 08.09.2014 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 32-го класса МКТУ ("минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков").

В отношении товаров 29, 30-го и части товаров 32-го ("пиво") классов МКТУ в государственной регистрации заявленного обозначения было отказано ввиду его несоответствия пункту 6 статьи 1483 ГК РФ в связи со сходством до степени смешения с другими товарными знаками, зарегистрированными в отношении однородных товаров.

В Роспатент 25.12.2014 поступило возражение общества на решение Роспатента от 08.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное тем, что доводы, изложенные в заключении, составленном по результатам экспертизы, неправомерны; правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 411172 досрочно прекращена; экспертиза неправомерно не приняла во внимание письмо-согласие правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 196731.

По результатам рассмотрения указанного возражения 08.02.2016 Роспатентом принято решение изменить решение Роспатента от 08.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2012737216 в отношении части товаров 29-го класса МКТУ.

Полагая, что указанное решение является недействительным, нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения (25.10.2012) и даты подачи возражения обществом (25.12.2014), а также принимая во внимание, что решение Роспатента от 08.02.2016 оспаривается заявителем по процессуальным основаниям, суд установил, что правовая база для оценки охраноспособности этого обозначения включает в себя ГК РФ и Правила ППС.

Оспариваемый ненормативный правовой акт мотивирован тем, что на заседании коллегии палаты по патентным спорам 10.09.2015 коллегией были установлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29-го класса МКТУ с товарным знаком по свидетельствам Российской Федерации N 303157, а также с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 443737, зарегистрированным в отношении товаров 33-го класса МКТУ, однородных товарам 32-го класса МКТУ "пиво"; заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как используется разными лицами при маркировке однородных товаров.

При этом коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным снять указанное в решении о регистрации товарного знака основание, предусматривающее, что заявленное обозначение является описательной характеристикой, указывающей на свойства продукции, обладающей натуральным вкусом.

Вместе с тем коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в отношении товаров 32-го класса МКТУ, представляющих собой безалкогольные напитки, заявленное обозначение противоречит пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не обладает различительной способностью ввиду того, что безалкогольная продукция, маркируемая обозначением "ДЕРЕВЕНСКИЙ", выпускается различными предприятиями, в том числе выпускалась ими до даты приоритета заявленного обозначения.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки сходны до степени смешения в отношении части однородных товаров 29, 30, 32-го классов МКТУ, в связи с этим признала заявленное обозначение несоответствующим подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении части товаров 29-го, всех товаров 30-го и части товаров 32-го класса МКТУ. В то же время в отношении другой части товаров 29 класса МКТУ "мясо, птица и дичь; мясные экстракты; желе; молоко и молочные продукты; сыры" заявленное обозначение не противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Суд не может согласиться с указанным решением Роспатента в отношении товаров 32-го класса МКТУ (за исключением пива) по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня направления соответствующего решения.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

На основании пункта 4.8 Правил ППС при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5-1.8 названных Правил, коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы. В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявку на регистрацию товарного знака или заявку на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

Из анализа изложенных положений следует, что заявителю предоставляется возможность защищать свои права и законные интересы путем оспаривания соответствующих решений Роспатента, принимаемых по результатам проведения экспертизы заявленного на регистрацию обозначения. Право на оспаривание этих решений реализуется путем подачи возражения в Роспатент (в палату по патентным спорам).

При рассмотрении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака повторная экспертиза заявленного обозначения не осуществляется, а рассматриваются конкретные доводы подателя возражения относительно неправомерности принятого решения, а также представленные им в подтверждение своих доводов документы (в том числе дополнительные в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС).

Как следует из материалов дела, общество, будучи согласным с решением Роспатента от 08.09.2014 в части государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 32-го класса МКТУ ("минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков"), оспаривало его в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальных указанных в заявке товаров.

При обращении с возражением на решение Роспатента от 08.09.2014 в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, общество логично не приводило доводов, касающихся неохраноспособности заявленного обозначения в той части, в которой ему была предоставлена правовая охрана.

Таким образом, само общество, являющееся лицом, подавшим соответствующую заявку (заявителем), не оспаривало ту часть ненормативного правового акта Роспатента, согласно которой заявленное им обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака. С учетом этого целесообразно признать, что на решение Роспатента от 08.09.2014 в указанной части самим заявителем возражение фактически подано не было.

Между тем, как усматривается из оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента, соответствующие доводы были выдвинуты коллегией Палаты по патентным спорам, рассматривавшей возражения общества, на заседании 10.09.2015, чем названная коллегия в нарушение изложенных норм права вышла за пределы полномочий компетентного органа.

При этом судебная коллегия отклоняет довод Роспатента о том, что он действовал согласно пункту 4.8 Правил ППС, поскольку данный пункт предусматривает указание на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы в рамках доводов соответствующего возражения.

Однако вопреки данному правилу, Роспатент фактически принял во внимание не дополнительные обстоятельства в рамках возражения общества, а рассмотрел иные самостоятельные доводы, опровергающие решение экспертизы в той части, в которой оно обществом (заявителем) обжаловано не было, а следовательно не могло быть и проверено при рассмотрении возражения общества, не касающегося этой части решения экспертизы.

Пунктом 52 постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Судебная коллегия полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения общества являются существенными, поскольку общество не обжаловало решение Роспатента от 08.09.2014 в части регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, однако в результате рассмотрения его возражения указанное решение в этой части было отменено Роспатентом, чем были нарушены права и законные интересы общества в сфере предпринимательской деятельности.

В пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Таким образом, в случае признания недействительным решения, принятого по результатам рассмотрения возражения в административном порядке, суд в рамках устранения допущенного нарушения может обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия либо в случае необходимости повторно рассмотреть соответствующие заявление или возражение, на что указывает в резолютивной части решения суда.

Учитывая, что при рассмотрении возражения общества от 25.12.2014 Роспатент вышел за рамки своих полномочий, отказав в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 32-го класса МКТУ "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков", тогда как возражение на решения от 08.09.2014 в данной части не подавалось, суд в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым признать недействительным решение Роспатента от 08.02.2016 в названной части и обязать Роспатент зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке N 2012737216 в отношении перечисленных товаров 32-го класса МКТУ.

Таким образом, принятие в рассматриваемом деле судом решения о признании ненормативного правового акта Роспатента недействительным в части не влечет для Роспатента необходимости повторного рассмотрения возражений общества.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.02.2016 об удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.09.2014 об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2012737216 в части отказа в предоставлении правовой охраны названному товарному знаку в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков", как несоответствующее статье 1500 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке N 2012737216 в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков".

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" 3000 (Три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин