Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2016 г. по делу N СИП-278/2016 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака ввиду недоказанности ответчиком использования спорных товарных знаков в трехлетний период, предшествовавший дате подачи искового заявления

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2016 г. по делу N СИП-278/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 августа 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 29 августа 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чесноковой Е.Н.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества "ГИОТЭК" (Ленинский пр-т, д. 63/2, к. 1, Москва, 119296, ОГРН 1107746840002)

к обществу с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП" (ул. им. Горького А.М., д. 63, г. Саратов, 410012, ОГРН 1096450000151)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 434006 и N 286391 в отношении части товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д.30, к.1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании до перерыва приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "ГИОТЭК" - Егоров А.Д. (по доверенности от 28.04.2016 N 81),

от общества с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП" -Любенко Р.С. (по доверенности от 01.06.2016);

после перерыва:

от закрытого акционерного общества "ГИОТЭК" - Егоров А.Д. (по доверенности от 28.04.2016 N 81),

от общества с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП" -Любенко Ю.В. (по доверенности от 01.06.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "ГИОТЭК" (далее - общество "ГИОТЭК") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП" (далее - общество "ГЕОТЕК-ГРУПП") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 434006 и N 286391 в отношении части товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принято уточнение исковых требований, согласно которому истец просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 434006 в отношении части товаров 6-го класса МКТУ "колонны для сооружений, конструкций; соединения для труб; трубы, трубопроводы стальные"; досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 286391 в отношении части товаров 6-го класса МКТУ "металлические трубы".

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что является инжиниринговой компанией, специализирующейся на разработке новых технологий в сфере нефтедобычи, производстве на их основе высокоэффективных продуктов и оказании услуг нефтяным компаниям. При этом истец является крупным производителем и поставщиком нефтегазопромыслового, бурового геологоразведочного оборудования, в том числе обсадных и насосно-компрессорных труб (ЭмНКТ) и соединительных деталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием для скважин в нефтяной и газовой промышленности, в том числе для добычи агрессивных и высоковязких нефтей. Оборудование, производимое истцом, используется практически всеми российскими нефтегазовыми компаниями.

В целях регистрации своего обозначения для индивидуализации производимых товаров, истец подал в Роспатент заявку N 2014732918 на регистрацию товарного знака со словесным элементом "ГИОТЭК" в отношении товаров 6-го класса МКТУ. Однако Роспатент в результате экспертизы обозначения установил его сходство до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 434006 ("ГЕОТЭК") и N 286391 ("ГЕОТЕК"), зарегистрированными в отношении однородных товаров 6-го класса МКТУ.

К тому же общество "ГИОТЭК" отмечает, что основными видами деятельности общества "ГЕОТЕК-ГРУПП" являются научные исследования в области естественных и технических наук, и спорные товарные знаки для товаров 6-го класса МКТУ, в отношении которых истец просит прекратить их правовую охрану, обществом "ГЕОТЕК-ГРУПП" не используются.

Ответчик в отзыве на исковое заявление не согласился с заявленными требованиями, просил отказать в их удовлетворении, ссылаясь на то, что спорные товарные знаки используются на основании заключенных им лицензионных договоров.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме, полагая, что ответчик не подтвердил использование спорных товарных знаков для товаров 6-го класса МКТУ, в отношении которых заявлены исковые требования, в трехлетний период, предшествующий дате подачи искового заявления.

Представитель ответчика в судебном заседании просил отказать в удовлетворении заявленных требований, выступил по доводам, изложенным в отзыве. Заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-ПРИБОР" (ул. Им. Горького А.М., д. 63, г. Саратов, 410012, ОГРН 1046405007219; далее - общество НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР"), являющегося неисключительным лицензиатом ответчика, в целях представления последним доказательств использования товарного знака.

Данное ходатайство рассмотрено и отклонено судом протокольным определением, что зафиксировано в протоколе судебного заседания от 18.08.2016.

В судебном заседании 18.08.2016 в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв до 22.08.2016 10 часов 45 минут.

После перерыва судебное заседание было продолжено 22.08.2016 в том же составе суда.

При этом 19.08.2016 через систему "Мой арбитр" в суд поступило ходатайство общества НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, мотивированное тем, что между ответчиком и названным обществом заключены лицензионные договоры от 01.04.2011 и от 01.12.2009, согласно которым последнему предоставлено неисключительное право использования спорных товарных знаков. Общество НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" с 2006 года использует названные товарные знаки в частности для изготавливаемых им соединений для труб, колонн, удлинителей колонн, труб стальных капиллярных. С учетом этого общество НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" полагает, что если правовая охрана спорных товарных знаков будет прекращена, то его права будут нарушены, в связи с этим в целях предоставления документальных и иных доказательств использования товарного знака заявил указанное ходатайство.

Рассмотрев названное ходатайство, суд не находит оснований для его удовлетворения в связи со следующим.

На основании части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) (в редакции, действовавшей до 01.10.2014) лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 названного Кодекса. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014).

Таким образом, передача права использования товарных знаков по лицензионному договору должна быть зарегистрирована в установленном законом порядке, момент предоставления права по лицензионному договору определяется датой его регистрации. В противном случае у лицензиата не возникает права использования этого товарного знака на основании лицензионного договора.

В нарушение данного требования представленные обществом НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" лицензионные договоры от 01.04.2011 и от 01.12.2009 на использование спорных товарных знаков не зарегистрированы Роспатентом, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих сведений в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, тогда как общество НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" ссылается на использование спорных товарных знаков именно по лицензии, а с согласия и под контролем правообладателя.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что указанные лицензионные договоры вопреки доводу, изложенному в ходатайстве общества НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР", не могут свидетельствовать о наличии у него права использования спорных товарных знаков на основании названных лицензионных договоров и использовании их на основании этих лицензионных договоров, в связи с чем судебный акт по настоящему делу не может повлиять на права или обязанности общества НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" как лицензиата. Доказательств фактического использования в хозяйственной деятельности спорных товарных знаков обществом НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" не представлено.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что бремя доказывания использования товарного знака по делу о досрочном прекращении его правовой охраны лежит на правообладателе (ответчике), а не на третьем лице, в связи с чем вступление в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, исключительно в целях представления документальных и иных доказательств использования спорных товарных знаков (с учетом наличия иных механизмов получения доказательств) является нецелесообразным.

При таких обстоятельствах ходатайство общества НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, удовлетворению не подлежит.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента, надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения искового заявления.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество "ГЕОТЕК-ГРУПП" является правообладателем следующих товарных знаков:

словесного "ГЕОТЭК" по свидетельству Российской Федерации N 434006 с датой приоритета от 07.04.2010, зарегистрированного 29.03.2011, в отношении товаров 6-го (включая "колонны для сооружений, конструкций; соединения для труб; трубы, трубопроводы стальные"), 9-го и услуг 35, 37, 42, 45-го классов МКТУ;

словесного "ГЕОТЕК" по свидетельству Российской Федерации N 286391 с датой приоритета от 07.10.2002, зарегистрированного 07.04.2005 в отношении товаров 6-го (включая "металлические трубы"), 9-го и услуг 35, 37, 42-го классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в отношении части товаров 6-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении этих товаров.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В ходе установления однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 обращено внимание на то, что для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

В подтверждение своей заинтересованности истец представил в материалы дела следующие документы: титульные листы разработанных и утвержденных истцом технических условий ТУ 1390-001-68843974-2012 "Трубы стальные насосно-компрессорные с внутренним защитным силикатно-эмалевым покрытием", введенные в действие 10.01.2012, и ТУ 1390-002-68843974-2014 "Трубы и соединительные детали с внутренним силикатно-эмалевым покрытием", введенные в действие 14.01.2014; сертификат соответствия N РОСС RU.АГ98.Н09111 сроком действия с 07.08.2013 по 06.08.2016, выданный истцу на изготавливаемые им трубы стальные насосно-компрессорные с внутренним силикатно-эмалевым покрытием для скважин в нефтяной и газовой промышленности ("эмНКТ"); декларация о соответствии от 17.05.2013, выданная истцу на изготавливаемое им оборудование нефтегазопромысловое, буровое геологоразведочное, трубы стальные насосно-компрессорные с внутренним силикатно-эмалевым покрытием для скважин в нефтяной и газовой промышленности с маркировкой "эмНКТ"; титульный лист "Заключения экспертизы промышленной безопасности для целей подтверждения соответствия в системе добровольной сертификации в области промышленной безопасности "ТехноТестПБ" N 020-ТУ-2015 технических устройств: Трубы и соединительные детали с внутренним силикатно-эмалевым покрытием, т.м. "ГИОТЭК" по ТУ 1390-002-68843974-2014, серийный выпуск, производства ЗАО "ГИОТЭК", г. Москва"; статью "Эмаль против АСПО и коррозии труб" из журнала "Нефтегазовая вертикаль" 19/2012, содержащую сведения о том, что основными направлениями деятельности истца являются производство и поставка стальных труб с внутренним силикатно-эмалевым покрытием, металлопластовых труб для добычи и транспортировки агрессивных и высоковязких нефтей, а также оказание услуг по обработке призабойной зоны добывающих и нагнетательных скважин в целях повышения нефтеотдачи (приемистости) методом газоимпульсной обработки (ГИО); письмо от 06.10.2015 N 1478 акционерного общества "ТУРГАЙ ПЕТРОЛЕУМ" в адрес истца о положительных результатах использования насосно-компрессорных труб с внутренним силикатно-эмалевым покрытием "ГИОТЭК-24" по ТУ 1390-001-68843974-2012; заключение общества с ограниченной ответственностью "РН-СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ" по результатам внедрения насосно-компрессорных труб с внутренним силикатно-эмалевым покрытием (ТУ 14-2Р-320-2003) производства истца.

Исследовав и оценив перечисленные документы, суд приходит к выводу о том, что общество "ГИОТЭК" является производителем и поставщиком труб стальных насосно-компрессорных с внутренним защитным силикатно-эмалевым покрытием для скважин в нефтяной и газовой промышленности, соединительных деталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием, металлопластовых труб для добычи и транспортировки агрессивных и высоковязких нефтей.

Кроме того, в целях регистрации на свое имя комбинированного товарного знака со словесным элементом "ГИОТЭК" в отношении товаров 2-го и 6-го ("колонны обсадные для нефтяных скважин металлические, соединения для труб металлические, трубы металлические, трубы стальные") классов МКТУ истец подал в Роспатент заявку N 2014732918. Однако Роспатент в уведомлении от 12.11.2015, представленном в материалы дела, указал, что заявленное на регистрацию обозначение по результатам проверки его соответствия требованиям законодательства признано сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 434006 и N 286391 в отношении однородных товаров 6-го класса МКТУ, в связи с этим на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 6-го класса МКТУ.

В целях преодоления препятствий для регистрации товарного знака, истцом 14.01.2016 в адрес ответчика было направлено письмо N 04/01-16 с просьбой предоставить письмо согласие на регистрацию обозначения по названной заявке, представленное в материалы дела, которое осталось без ответа.

Сравнение перечней товаров, фактически производимых и реализуемых истцом, и товаров 6-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки и в отношении которых заявлены исковые требования, с целью определения их однородности показало, что эти товары идентичны или однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с этим указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При этом судебная коллегия признает однородными так же и товар 6-го класса МКТУ "колонны для сооружений, конструкций", для которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 434006, товарам, производимым истцом, поскольку согласно пояснениям представителя истца, данным им в судебном заседании после перерыва 22.08.2016, что зафиксировано в протоколе судебного заседания, этот товар представляет собой колонны нефтяные для установки скважин, которые также являются трубами, только другого диаметра и назначения. Представитель ответчика данный факт не оспорил, доказательств иного не представил.

С учетом изложенного, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения со спорными товарными знаками в отношении товаров 6-го класса МКТУ, идентичных или однородных товарам 6-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 434006 в отношении товаров 6-го класса МКТУ "колонны для сооружений, конструкций; соединения для труб; трубы, трубопроводы стальные" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 286391 в отношении товара 6-го класса МКТУ "металлические трубы".

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (05.05.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 434006 и 286391, исчисляется с 05.05.2013 по 04.05.2016 включительно.

Судебная коллегия отмечает, что ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем, лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

При этом в пункте 38 Обзора судебной практики от 23.09.2015 разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Ссылаясь на использование спорных товарных знаков в трехлетний период, предшествующий дате подачи настоящего искового заявления, ответчик представил в материалы дела лицензионные договоры от 01.04.2011 и от 01.12.2009, заключенные им с обществом НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" (лицензиат).

Однако, как указано выше, данные договоры не зарегистрированы Роспатентом в установленном законом порядке, в связи с чем не могут свидетельствовать об использовании спорных товарных знаков лицензиатом по лицензионному договору, а, следовательно, подтверждать использование спорных товарных знаков в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Вместе с тем, при установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

В судебном заседании 18.08.2016, продолженном после перерыва 22.08.2016, представитель ответчика пояснил, что указанные лицензионные договоры фактически представляют собой согласие ответчика на использование обществом НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" спорных товарных знаков. При этом, как неоднократно было указано представителями ответчика в судебном заседании, что зафиксировано в протоколе судебного заседания от 18.08.2016, какие-либо конкретные действия по контролю использования спорных товарных знаков правообладателем не осуществлялись, корпоративные связи между обществами "ГЕОТЕК-ГРУПП" и НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" отсутствуют.

Таким образом, представленные ответчиком лицензионные договоры могут свидетельствовать о наличии воли (согласия) правообладателя на использование спорных товарных знаков иным лицом, независимо от порока выражения это воли (отсутствие регистрации лицензионного договора).

Однако для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака иным лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака иным лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ и статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя по доказыванию использования спорных товарных знаков лежит на ответчике, в связи с чем именно ему надлежало представить соответствующие доказательства.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Судом неоднократно разъяснялось представителям ответчика бремя доказывания, возложенное на ответчика, возможность отложения судебного заседания, объявления перерыва и т.д., а также необходимость своевременного раскрытия и представления доказательств. Представители ответчика присутствовали во всех судебных заседаниях, в том числе в двух предварительных, однако доказательств фактического использования спорных товарных знаков не представляли. Такие доказательства были представлены ответчиком лишь после перерыва в судебном заседании 18.08.2016, который был объявлен также в связи с представлением ответчиком в судебном заседании доказательств (лицензионных договоров и технических паспортов изделий).

Согласно частям 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

Представители ответчика своими процессуальными правами распорядились самостоятельно, каких-либо ходатайств об отложении судебного заседания, объявлении перерыва, истребовании доказательств, в случае невозможности их самостоятельного получения, не заявили. В то же время названные лица злоупотребили процессуальными правами, нарушив порядок представления доказательств, установленный Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, поэтому судом, с учетом мнения представителя истца, было отказано в приобщении к материалам дела доказательств, представленных ответчиком после перерыва в судебном заседании.

Таким образом, ответчиком доказательств использования спорных товарных знаков ни самостоятельно, ни лицензиатом по лицензионному договору, ни под контролем правообладателя с соблюдением порядка их представления при добросовестном использовании процессуальных прав в материалы дела представлено не было.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о недоказанности ответчиком использования спорных товарных знаков в трехлетний период, предшествовавший дате подачи настоящего искового заявления.

Об объективных обстоятельствах, препятствующих использованию спорных товарных знаков, ответчиком не заявлено, соответствующих доказательств не представлено.

С учетом изложенного, требования общества "ГИОТЭК" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации по свидетельству Российской Федерации N 434006 в отношении части товаров 6-го класса МКТУ "колонны для сооружений, конструкций; соединения для труб; трубы, трубопроводы стальные" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 286391 в отношении части товаров 6-го класса МКТУ "металлические трубы", подлежат удовлетворению.

Судебные расходы распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на ответчика.

Руководствуясь статьями 51, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

ходатайство общества с ограниченной ответственностью НПП "ГЕОТЕК-ПРИБОР" о вступлении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, оставить без удовлетворения.

Исковое заявление закрытого акционерного общества "ГИОТЭК" удовлетворить.

Досрочно прекратить вследствие неиспользования правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 434006 в отношении части товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "колонны для сооружений, конструкций; соединения для труб; трубы, трубопроводы стальные".

Досрочно прекратить вследствие неиспользования правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 286391 в отношении части товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "металлические трубы".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП" (ОГРН 1096450000151) в пользу закрытого акционерного общества "ГИОТЭК" (ОГРН 1107746840002) 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин