Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 сентября 2016 г. N С01-617/2016 по делу N А40-164690/2015 Состоявшиеся судебные акты в части отказа в удовлетворении требования о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака отменены, а дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку нижестоящими судами доказан факт незаконного использования ответчиком в своем сокращенном фирменном наименовании обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, что подтверждено материалами дела и является бесспорным основанием для удовлетворения требования о взыскании компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 сентября 2016 г. N С01-617/2016 по делу N А40-164690/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 7 сентября 2016 года

Полный текст постановления изготовлен 12 сентября 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (Ленинградский проспект, д. 39, стр.29, Москва, 125167, ОГРН 1037714063078) на решение Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2016 по делу N А40-164690/2015 (судья Матюшенкова Ю.Л.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2016 по тому же делу (судьи Садикова Д.Н., Расторгуев Е.Б., Трубицын А.И.) по исковому заявлению федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" к обществу с ограниченной ответственностью "Центральное страховое и кредитное агентство" (Зеленый проспект, д. 34, комн.1, Москва, 111394, ОГРН 1127747107080) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" - Фиголь А.В. (по доверенности от 04.12.2015 N 134д), Трапезникова В.А. (по доверенности от 04.12.2015 N 135д/1).

Суд по интеллектуальным правам установил:

федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (далее - Спортивный клуб) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Центральное страховое и кредитное агентство" (далее - Страховое агентство) об обязании прекратить использование товарного знака со словесным элементом "ЦСКА" по свидетельству Российской Федерации N 157580; об обязании внести изменения в учредительные документы в части сокращенного наименования, исключить из названия сокращенного наименования Страхового агентства слово "ЦСКА" в течение 7 (семи) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; о взыскании 50 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 157580 (с учетом принятого судом уточнения в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2016 исковое заявление Спортивного клуба удовлетворено в части требования Спортивного клуба об обязании Страхового агентства прекратить использование обозначения "ЦСКА", тождественного товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 157580, при осуществлении деятельности по страхованию, финансовой оценке при страховании, информации и консультации в области страхования. В удовлетворении остальной части исковых требований Спортивному клубу отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Спортивный клуб обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального и процессуального права, просит названные судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы Спортивный клуб указал, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к неправомерным выводам об отсутствии оснований для удовлетворения требования Спортивного клуба о внесении Страховым агентством изменений в учредительные документы в части его сокращенного наименования.

При этом Спортивный клуб указал, что судами при рассмотрении дела было установлено, что Страховое агентство имеет сокращенное наименование "ООО "ЦСКА" и осуществляет деятельность в сфере страхования, в связи с чем суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца в части запрета Страховому агентству использования обозначения "ЦСКА", тождественного товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 157580, при осуществлении деятельности по страхованию, финансовой оценке при страховании, информации и консультации в области страхования.

По мнению Спортивного клуба, запрет такого использования возможен только путем изменения наименования ответчика и внесения соответствующих изменений в учредительные документы.

На основании изложенного, заявитель кассационной жалобы полагает, что суды первой и апелляционной инстанций неправомерно отказали в удовлетворении искового требования о внесении Страховым агентством изменений в учредительные документы в части его сокращенного наименования.

Кроме того, Спортивный клуб указал, что действия Страхового агентства по использованию спорного обозначения в своем сокращенном фирменном наименовании способны вызвать смешение в отношении деятельности, осуществляемой Страховым агентством и Спортивным, что напрямую противоречит положениям статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, что не было учтено судами при принятии обжалуемых судебных актов и отказе в удовлетворении соответствующего требования.

Также заявитель кассационной жалобы не согласился с выводами судов об отказе в удовлетворении требования Спортивного клуба о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного с принадлежащим Спортивному клубу товарным знаком, ввиду косвенности представленных Спортивным клубом доказательств такого использования.

Спортивный клуб указал, что им в материалы дела была представлена достаточная совокупность доказательств, подтверждающих факт незаконного использования Страховым агентством обозначения, сходного с товарным знаком Спортивного клуба, при осуществлении видов деятельности, однородных видам услуг Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых названный товарный знак зарегистрирован.

Исходя из названного обстоятельства, Спортивный клуб полагает, что требование о взыскании компенсации со Страхового агентства за нарушение принадлежащего Спортивному клубу исключительного права на товарный знак подлежало удовлетворению.

Страховое агентство отзыв на кассационную жалобу в суд не представило.

В судебное заседание явились представители Спортивного клуба, поддержали доводы кассационной жалобы, настаивали на ее удовлетворении.

Страховое агентство, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в суд кассационной инстанции своих представителей не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, Спортивный клуб является правообладателем товарного знака со словесным элементом "ЦСКА" по свидетельству Российской Федерации N 157580, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров и услуг 1-42-го классов МКТУ.

Полагая, что действиями Страхового агентства, выразившимися в использовании обозначения "ЦСКА" в своем сокращенном фирменном наименовании, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 157580, исключительное право на который принадлежит Спортивному клубу, когда право на его использование Страховому агентству не передавалось, Спортивный клуб обратился в арбитражный суд с иском о пресечении действий, нарушающих его исключительное право, о взыскании компенсации за такое нарушение.

Удовлетворяя исковое заявление Спортивного клуба в части требования об обязании Страхового агентства прекратить использование обозначения "ЦСКА", тождественного товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 157580, при осуществлении деятельности по страхованию, финансовой оценке при страховании, информации и консультации в области страхования, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь статьями 1229, 1233, 1252, 1483, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходили из факта принадлежности Спортивному клубу исключительного права на товарный знак, в защиту которого были заявлены требования, и неправомерного его использования ответчиком в сокращенном фирменном наименовании при оказании услуг в сфере страхования, однородных услугам, для которых зарегистрирован указанный товарный знак.

Отказывая в удовлетворении требования Спортивного клуба об обязании Страхового агентства внести изменения в учредительные документы в части сокращенного наименования и исключить из названия сокращенного наименования Страхового агентства слово "ЦСКА", суды первой и апелляционной инстанций указали, что наличие у Спортивного клуба исключительного права на товарный знак не может служить основанием для удовлетворения вышеназванного требования, поскольку ответчик вправе использовать такое фирменное наименование в отношении тех видов деятельности (услуг), для которых товарный знак Спортивного клуба не зарегистрирован.

Также суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требования Спортивного клуба о взыскании компенсации со Страхового агентства за незаконное использование товарного знака, в защиту которого предъявлен настоящий иск, указав на то обстоятельство, что Спортивный клуб представил лишь косвенные доказательства осуществления Страховым агентством страховой деятельности с использованием товарного знака истца (судебные акты арбитражных судов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Страхового агентства) при отсутствии прямых (фактических) доказательств такого использования.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав позицию присутствующего в судебном заседании представителя Спортивного клуба, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Как следует из обжалуемых судебных актов и не оспаривается лицами, участвующими в деле, Спортивному клубу принадлежит исключительное право на товарный знак "ЦСКА" по свидетельству Российской Федерации N 157580, дата приоритета товарного знака - 20.08.1996. Названный товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе в отношении таких услуг 36-го класса МКТУ, как "страхование, страхование жизни, морское от несчастных случаев, пожаров, от болезни, финансовые оценки при страховании, информация и консультации в области страхования".

В свою очередь Страховое агентство зарегистрировано в качестве юридического лица 01.11.2012, имеет сокращенное фирменное наименование "ООО "ЦСКА"".

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель нарушенного исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования в отношении фирменного наименования понимается запрет его использования в определенных видах деятельности.

На основании исследования материалов дела судами установлено, что Страховое агентство незаконно использовало в своем сокращенном фирменном наименовании обозначение "ЦСКА", сходное до степени смешения с товарным знаком "ЦСКА", принадлежащим Спортивному клубу, при оказании услуг в сфере страхования, однородных услугам, для которых зарегистрирован указанный товарный знак.

При таких обстоятельствах, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о наличии оснований для удовлетворения требования Спортивного клуба об обязании Страхового агентства прекратить использование обозначения "ЦСКА", тождественного товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 157580, при осуществлении деятельности по страхованию, финансовой оценке при страховании, информации и консультации в области страхования.

В отношении же довода заявителя кассационной жалобы о неправомерности отказа судов в удовлетворении искового требования об обязании Страхового агентства внести изменения в учредительные документы в части сокращенного наименования и исключить из названия сокращенного наименования слово "ЦСКА" судебная коллегия полагает необходимым обратить внимание на следующее.

Перечень способов защиты гражданских прав установлен в статье 12 ГК РФ и не является исчерпывающим.

Так, согласно абзацу 13 названной нормы права защита гражданских прав может быть осуществлена и иными способами, предусмотренными законом. При этом использование других способов защиты права допускается Гражданским кодексом Российской Федерации только при наличии прямого указания закона.

Гражданский кодекс Российской Федерации не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права; граждане и юридические лица в силу статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, однако, избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Из изложенного следует, что законодательством, определяющим способы защиты исключительных прав, в том числе защиты прав на товарный знак и фирменное наименование, такой способ защиты как предъявление требования о внесении изменений в учредительные документы, не предусмотрен, в связи с чем в удовлетворении этого требования судами первой и апелляционной инстанций было отказано правомерно.

Судебная коллегия также полагает необходимым обратить внимание заявителя кассационной жалобы на то обстоятельство, что с иском о понуждении к изменению фирменного наименования в соответствии с пунктом 5 статьи 1473 ГК РФ может обратиться только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в случае, если фирменное наименование не соответствует требованиям пунктов 3 и 4 данной статьи.

При этом суды первой и апелляционной инстанций обоснованно указали, что у лица, обладающего правом на фирменное наименование (как полное, так и сокращенное) в случае нарушения таким фирменным наименованием исключительного права иного лица на товарный знак, есть право выбора: либо изменить фирменное наименование, либо использовать фирменное наименование для видов деятельности, не нарушающих исключительное право правообладателя на принадлежащий ему товарный знак.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что доводы кассационной жалобы Спортивного клуба в части отказа судов в удовлетворении его требования об обязании ответчика изменить фирменное наименование, являются необоснованными, и в этой части кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Вместе с тем суд кассационной инстанции считает засуживающими внимания доводы Спортивного клуба о неправомерности отказа судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении искового требования о взыскании со Страхового агентства компенсации за незаконное использование обозначения, сходного с товарным знаком, принадлежащим Спортивному клубу.

Как уже указывалось, пункт 1 статьи 1252 ГК РФ в качестве способов защиты нарушенного права предусматривает возможность в целях его защиты предъявлять как требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право, так и требование о возмещении убытков, причиненных таким нарушением. При этом гражданское законодательство не содержит запрета на предъявление одновременно несколько требований, направленных на защиту нарушенного права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В настоящем споре заявлены требования о защите исключительных прав на товарный знак, в том числе требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право, и требование о взыскании компенсации за допущенное нарушение. Как уже указывалось, законодательством предъявление одновременно двух таких требований не запрещено.

Право предъявления требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака (вместо убытков, которые подлежат доказыванию) установлено статьей 1515 ГК РФ.

Так, в соответствии с частью 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом для привлечения к ответственности в виде взыскания компенсации, рассчитанной по правилам подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, необходимым и достаточным условием является доказанность факта нарушения исключительного права. Объем такого нарушения может повлиять только на выводы суда, связанные с размером компенсации, определяемой по усмотрению суда.

При этом доказанность факта нарушения исключительного права одновременно влечет удовлетворение как требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, так и требования о взыскании компенсации.

Как указывалось ранее, суды первой и апелляционной инстанций установили факт незаконного использования Страховым агентством в своем сокращенном фирменном наименовании обозначении "ЦСКА", сходного до степени смешения с товарным знаком "ЦСКА", принадлежащим Спортивному клубу, при оказании услуг в сфере страхования, однородных услугам, для которых зарегистрирован указанный товарный знак.

Таким образом, факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак судами был установлен.

Исходя из изложенного, судебная коллегия полагает неправомерными выводы судов об отсутствии оснований для удовлетворения требования истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака при установленном факте такого незаконного использования.

При том судебная коллегия полагает, что одни и те же доказательства не могут в рамках рассмотрении конкретного дела быть признаны судами подтверждающими факт нарушения (в целях удовлетворения требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право) и не подтверждающими такой факт (в целях отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации).

Поскольку факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак был судами установлен, у них отсутствовали основания для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации за незаконное использование такого товарного знака.

Указанные обстоятельства являются основанием для отмены решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций в этой части.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, а также неправильное применение норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 157580.

Принимая во внимание отсутствие у суда кассационной инстанции полномочий по установлению фактических обстоятельств и оценке имеющихся в деле доказательств (что необходимо для установления размера подлежащей взысканию компенсации), решение и постановление на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в указанной части подлежат отмене с направлением дела в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела в части требования истца о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 157580 суду первой инстанции необходимо установить размер подлежащей взысканию компенсации с учетом требований действующего законодательства, критериев и подходов, выработанных судебной практикой.

В остальной части обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат оставлению без изменения.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2016 по делу N А40-164690/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2016 по тому же делу в части отказа в удовлетворении требования о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Центральное страховое и кредитное агентство" в пользу федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 157580 отменить.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2016 по делу N А40-164690/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина