Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2016 г. по делу N СИП-694/2015 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку истец представил доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а ответчик не доказал факт его использования в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2016 г. по делу N СИП-694/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 сентября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 16 сентября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Погадаева Н.Н., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Поляниной А.А.,

при участии в предварительном судебном заседании представителя истца - Зорина Н.А. (по доверенности от 21.10.2015),

рассмотрев в открытом судебном заседании иск компании Декория Конфекшенери Ко., Лтд. / DEKORIA CONFECTIONERY CO., LTD (46, Хэнгмок-ро 192 беон-гил, Синчанг-миеон, Асан-си, Чунгчеонгнам-до, Республика Корея, 336-884, / 46, Haengmok-ro 192 beon-gil, Sinchang-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea, 336-884) к компании Карма С.р.л. / KARMA S.r.l (Виа Стефано Брун, н. 8, Салерно, Италия, I-84131 / Via Stefano Brun, n. 8, Salerno, Italy I-84131), при участии третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Decora" по международной регистрации N 1133671, установил:

компания Декория Конфекшенери Ко., Лтд. / DEKORIA CONFECTIONERY CO., LTD (далее - компания Декория) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании Карма С.р.л. / KARMA S.r.l (далее - компания Карма) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "Decora" по международной регистрации N 1133671 в отношении следующих товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): печенье миндальное и составы для кондитерских изделий и сладостей.

В качестве третьего лица к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании 15.09.2016 истец поддержал исковые требования.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о начале процесса с его участием, о времени и месте судебного разбирательства, в том числе посредством размещения соответствующей информации на сайте суда и в картотеке арбитражных дел, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил.

Согласно пункту IX Заявления Российской Федерации по Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключена в Гааге 15.11.1965) суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно была опубликована на сайте "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru) и на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru.

Исходя из изложенных обстоятельств, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося в судебное заседание представителя ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Роспатент направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Приведенные обстоятельства в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют рассмотрению дела по существу.

При разрешении спора суд исходил из следующего.

Компания Карма является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "Decora" по международной регистрации N 1133671, зарегистрированного 07.08.2012 в отношении товаров 2, 4, 8, 16-го и 30-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в том числе: печенье миндальное и составы для кондитерских изделий и сладостей (30-ый класс МКТУ). Товарному знаку предоставлена правовая охрана в том числе на территории Российской Федерации.

Компания Декория свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обосновывает тем, что она использует товарные знаки (обозначения), сходные до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении таких товаров 30-го класса МКТУ, как кондитерские изделия, жевательные конфеты, рисовые лепешки, леденцы на палочке, леденцовая карамель, марципан, жевательная резинка, за исключением предназначенной для медицинских целей, конфеты, сладости, леденцы, желейные кондитерские изделия, шоколад, съедобные украшения для кексов, пирожных, тортов, кондитерские изделия для украшения новогодних елок.

Компанией Декория поданы заявки на регистрацию товарных знаков со словесным обозначением "Decoria", словесный элемент которых фонетически сходен со словесным элементом спорного товарного знака.

Истец, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что спорный товарный знак не используется правообладателем в отношении указанных товаров, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г. (далее - Обзор) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

Материалами дела подтверждается факт заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении перечисленных им в исковом заявлении товаров 30-го класса МКТУ: печенье миндальное и составы для кондитерских изделий и сладостей. Так, истцом представлены материалы заявок на регистрацию товарных знаков со словесным обозначением "Decoria", договор купли-продажи от 27.05.2013 N DC/VVO/2013, счет-фактура от 25.09.2014 N DC 14027, экспортная декларация N 21310-14-100127U, декларация на товары N 10702030/250314/0021551, декларации о соответствии, распечатка интернет-страницы со сведениями о продаже на территории Российской Федерации мармелада и шоколада на палочке, примеры выкладки товаров производства истца в местах их продажи и образцы этикеток и упаковок товаров, рекламные материалы продукции, свидетельства N 400944276, 11845250, 5580357,4591806.

По мнению коллегии судей, представленные истцом документы, подтверждают фактическое ведение деятельности, связанной с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации кондитерских изделий, к которым относятся (однородны) и товары 30-го класса МКТУ, указанные в регистрации спорного товарного знака.

Однородные товары (услуги) - по сути не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Согласно правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 г. N 10268/02 и от 18.07.2006 г. N 2979/06 по вопросу об однородности товаров (услуг), однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (оказания).

Тождественность либо однородность товаров, вводимых в гражданский оборот истцом, товарам 30-го класса МКТУ, в отношении которых заявлены требования о досрочном прекращении правовой охраны, очевидна, ответчиком не оспаривается.

Коллегией судей также учтено, что истцом поданы заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесный элемент, по фонетическому критерию сходный до степени смешения со спорным товарным знаком.

В соответствии с пунктом 40 Обзора подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ. Однако указанное обстоятельство может быть учтено судом в совокупности с иными доказательствами в подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны.

Приведенные выше выводы суда в достаточной степени подтверждают заинтересованность истца в досрочном прекращении спорного товарного знака ответчика в отношении услуг, указанных в иске.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункт 41 Обзора).

Пунктом 2 той же статьи предусмотрено, что для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При этом согласно правовой позиции, приведенной в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Ответчик в суд не явился, возражений на иск и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака в трехлетний период, предшествовавший обращению истца в Суд по интеллектуальным правам, либо доказательств существования объективных препятствий к такому использованию не представил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Статьей 65 того же Кодекса установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. В соответствии с частью 2 статьи 9 названного Кодекса лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения на ответчика бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

иск компании Декория Конфекшенери Ко., Лтд. / DEKORIA CONFECTIONERY CO., LTD удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака со словесным обозначением "Decora" по международной регистрации N 1133671 в отношении товаров 30-го класса МКТУ: печенье миндальное и составы для кондитерских изделий и сладостей вследствие его неиспользования.

Взыскать с компании Карма С.р.л. / KARMA S.r.l (Виа Стефано Брун, н. 8, Салерно, Италия, I-84131 / Via Stefano Brun, n. 8, Salerno, Italy I-84131) в пользу компании Декория Конфекшенери Ко., Лтд. / DEKORIA CONFECTIONERY CO., LTD (46, Хэнгмок-ро 192 беон-гил, Синчанг-миеон, Асан-си, Чунгчеонгнам-до, Республика Корея, 336-884, / 46, Haengmok-ro 192 beon-gil, Sinchang-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea, 336-884) 6 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Н.Н. Погадаев

А.А. Снегур