Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2016 г. по делу N СИП-424/2016 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку истец представил доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а ответчик не доказал факт его использования в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2016 г. по делу N СИП-424/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Качко К.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Красникова Т.Е., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Климовой Н.А.) исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ЛУЧ" (мкр. Горский, д. 48, кв. 39, г. Новосибирск, 630032, ОГРН 1155476064248) к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Букет" (1-й Грайвороновский проезд, д. 3, Москва, ОГРН 1067746387345) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЛУЧ" по свидетельству Российской Федерации N 171757 в отношении части услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "ЛУЧ" - Слесарюк Н.В. (по доверенности от 01.06.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЛУЧ" (далее - общество "Луч") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Букет" (далее - общество "Букет") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЛУЧ" по свидетельству Российской Федерации N 171757 в отношении услуг "медицинский, гигиенический и косметический уход" 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебное заседание явился представитель общества "Луч".

Ответчик в судебное заседание своих представителей не направил, уведомлен о месте и времени проведения судебного заседания надлежащим образом, представил отзыв, в котором просил отказать в удовлетворении искового заявления общества "Луч".

В судебное заседание третье лицо своих представителей не направило, о месте и времени рассмотрения дела уведомлено надлежащим образом, представило сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), касающиеся оспариваемого товарного знака, а также отзыв на исковое заявление, в котором указало, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей ответчика и третьего лица в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества "Луч" поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении, просил исковые требования удовлетворить, полагая, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом "ЛУЧ" не использовался ответчиком в отношении части услуг 42-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, в трехлетний период до даты подачи искового заявления.

Свою заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака общество "Луч" обосновывает тем, что оно осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг маникюрного салона, однородных услугам 42-го класса МКТУ.

По мнению общества "Луч", регистрации его обозначения препятствует сходный до степени смешения товарный знак, принадлежащий обществу "Букет".

Также общество "Луч" обратило внимание на то обстоятельство, что произведенный им поиск сведений о наличии фактов использовании правообладателем оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых обществом услуг не дал никаких результатов.

При этом истец указал, что ранее он обращался к обществу "Букет" с просьбой представить письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке N 2015719995 в качестве товарного знака, в ответ на которую общество "Букет" подтвердило отсутствие интереса в осуществлении деятельности по оказанию услуг "медицинский, гигиенический и косметический уход" 42-го класса МКТУ и предложило истцу приобрести исключительное право на товарный знак. Также общество "Букет" указало, что в случае отказа истца в приобретении права на товарный знак, общество "Букет" обратится в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации в размере 2 500 000 рублей за незаконное использование его товарного знака.

В дополнительно представленных письменных пояснениях общество "Луч" указало на наличие в действиях общества "Букет" в соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) злоупотребления правом, выразившегося в обращении общества "Букет" с исковым заявлением к обществу "Луч" о защите исключительного права на оспариваемый товарный знак при том обстоятельстве, что указанный товарный знак самим правообладателем не используется.

Ответчик заявленное исковое требование не признал, по основаниям, изложенным в отзыве, просил в его удовлетворении отказать.

В отзыве общество "Букет" указало, что им был выявлен факт незаконного использования, принадлежащего ему оспариваемого товарного знака, что подтверждается контрольной фотосъемкой салонов "Маникюр и педикюр в 4 руки ЛУЧ" по следующим адресам:

- ул. Кирова, 37, г. Новокузнецк, "Студия Луч: маникюр и педикюр в 4 руки";

- ул. Молодежная, д. 8, пос. Кольцово, г. Новосибирск, "Студия Луч: маникюр и педикюр в 4 руки".

Общество "Букет" пояснило, что 08.07.2016 направило в адрес общества "Луч" претензию от 08.07.2016 с требованием о прекращении использования принадлежащего обществу "Букет" спорного товарного знака, о переименовании общества "Луч", об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества "Луч" любых вещей, содержащих изображение товарного знака, а также о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей.

Впоследствии общество "Букет" обратилось в суд с требованиями к обществу "Луч" о прекращении незаконного использования товарного знака.

В подтверждение названных обстоятельств общество "Букет" представило в материалы дела копию искового заявления с требованиями к обществу "Луч" о защите исключительного права на спорный товарный знак, а также письмо, сформированное системой "Электронное правосудие", свидетельствующее о поступлении вышеуказанного искового заявления с приложениями в систему подачи документов Арбитражного суда Новосибирской области.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "ЛУЧ" по свидетельству Российской Федерации N 171757, зарегистрированного в отношении ряда товаров и услуг 3, 16, 29 и 42-го классов МКТУ.

В частности, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих услуг 42-го класса МКТУ: "обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба".

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском в отношении услуг "медицинский, гигиенический и косметический уход;" 42-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя общества "Луч", суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования товарного знака относится на ответчика.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Кодекса иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В ходе установления однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (оказания услуг).

Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Из представленных в материалы дела доказательств усматривается, что общество "Луч" осуществляет коммерческую деятельность, связанную с оказанием услуг маникюрного салона.

В подтверждение названных обстоятельств общество "Луч" в исковом заявлении представило скриншот интернет-страницы www.v4ruki.ru с предложением услуг маникюра и педикюра, а также фотографию входа в салон "маникюр и педикюр Экспресс студия".

Также в судебном заседании по ходатайству истца судом был произведен осмотр интернет-сайта www.v4ruki.ru.

В ходе осмотра названного интернет-сайта судом были установлены следующие обстоятельства.

На интернет-сайте www.v4ruki.ru размещены предложения услуг маникюрного салона (www.v4ruki.ru). В частности, на интернет странице сайта htttp://v4ruki.ru/?page_id=2 размещены предложения по оказанию услуг маникюра и педикюра различных видов, а также в качестве дополнительных услуг указаны лечение, укрепление и уход (питание, укрепление, лечение).

Также судом обозревалась интернет-страница названного сайта htttp://v4ruki.ru/?page_id=25, содержащая контактную информацию с указанием адресов салонов, где предоставляются вышеперечисленные услуги, а именно: 1) салон в Новокузнецке: г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 37, "Студия Луч: маникюр и педикюр в 4 руки"; 2) салон в Новосибирске: г. Новосибирск, пос. Кольцово, ул. Молодежная, д. 8, "Студия Луч: маникюр и педикюр в 4 руки".

Учитывая названные обстоятельства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец фактически участвует в осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с оказанием различных видов услуг по уходу за кожей и ногтями, то есть услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и в отношении которых заявлено требование о прекращении его правовой охраны.

Из представленного в материалы дела уведомления федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 24.05.2016 усматривается, что по результатам проверки соответствия заявленного обозначения по заявке N 2015719995 требованиям законодательства заявленное истцом комбинированное обозначение было признано сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, зарегистрированным, в частности, в отношении услуг "медицинский, гигиенический и косметический уход" 42-го класса МКТУ, однородных заявленным истцом услугам 44-го класса МКТУ.

Таким образом, Роспатентом установлено сходство до степени смешения спорного товарного знака "ЛУЧ" ответчика и заявленного истцом на регистрацию комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "ЛУЧ", а также однородность услуг 42-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и услуг 44-го класса МКТУ, которые были заявлены истцом на регистрацию.

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента, касающимся сходства до степени смешения заявленного истцом обозначения и товарного знака ответчика, а также с выводом об однородности услуг "медицинский, гигиенический и косметический уход" 42-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и услуг 44-го класса МКТУ, которые были заявлены истцом на регистрацию.

Также судебная коллегия полагает, что заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подтверждается подачей ответчиком искового заявления к обществу "Луч" в Арбитражный суд Новосибирской области.

Как следует из представленного в материалы дела искового заявления общества "Букет", последний обратился с требованиями о прекращении использования принадлежащего обществу "Букет" товарного знака, о переименовании общества "Луч", об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества "Луч" любых вещей, содержащих изображение товарного знака, а также о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей. При этом суд обращает внимание на то обстоятельство, что в обоснование заявленных требований общество "Букет" ссылается на факты, зафиксированные посредством контрольной фотосъемки салонов "Маникюр и педикюр в 4 руки ЛУЧ" по адресам: 1) ул. Кирова, 37, г. Новокузнецк, "Студия Луч: маникюр и педикюр в 4 руки"; 2) ул. Молодежная, д. 8, пос. Кольцово, г. Новосибирск, "Студия Луч: маникюр и педикюр в 4 руки".

Таким образом, судебная коллегия, оценив представленные обществом "Луч" доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, приходит к выводу о том, что оно является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 171757 вследствие его неиспользования в отношении услуг "медицинский, гигиенический и косметический уход" 42-го класса МКТУ.

При этом судебной коллегией не принимаются доводы общества "ЛУЧ" о наличии в действиях общества "Букет" злоупотребления правом в связи со следующим.

Для разрешения спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования значимыми обстоятельствами являются заинтересованность истца и факт использования или неиспользования ответчиком товарного знака в трехлетний период, предшествующий подаче иска.

Установление судом факта использования товарного знака правообладателем исключает возможность удовлетворения исковых требований в досрочном прекращении правовой охраны такого знака в отношении тех позиций, для которых такое использование было доказано, поскольку данная правовая конструкция предназначена для прекращения правовой охраны неиспользуемых обозначений.

Злоупотребление правом со стороны правообладателя, даже если оно и имеет место быть, не может быть основанием для прекращения правовой охраны используемого обозначения по смыслу статьи 10 ГК РФ, в связи с чем названное обстоятельство не входит в предмет исследования при рассмотрении настоящего спора. Такие доводы могут служить основанием для защиты своих прав в ином порядке.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О указано, что законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора от 23.09.2015, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот (оказанием услуг).

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора от 23.09.2015).

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что оспариваемый товарный знак в отношении части услуг 42-го класса МКТУ не используется ответчиком в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны оспариваемого товарного знака (11.07.2016), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование указанного товарного знака, исчисляется с 11.07.2013 по 10.07.2016 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 Кодекса ответчиком в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака при оказании услуг 42-го класса МКТУ, в отношении которых обществом "Луч" заявлены исковые требования, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

Доводы общества "Букет" о наличии предъявленного к обществу "Луч" иска о защите исключительного права на спорный товарный знак не является основанием для отказа в удовлетворении искового требования о досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака вследствие его неиспользования правообладателем.

Более того, наличие между истцом и ответчиком другого спора - спора о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака является одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 ГК РФ), заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью лица, использующего какое-либо обозначение, защиты от предъявления требований со стороны неиспользующего товарный знак правообладателя, сходного с этим обозначением.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные исковые требования общества "Луч" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 171757 вследствие его неиспользования в отношении услуг "медицинский, гигиенический и косметический уход" 42-го класса МКТУ.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 этого Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ЛУЧ" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 171757 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "медицинский, гигиенический и косметический уход".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Букет" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛУЧ" 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина