Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2016 г. по делу N СИП-447/2016 Суд отказал в признании незаконным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение о признании заявки на полезную модель отозванной, поскольку в материалах заявки отсутствуют сведения о техническом результате, который достигается заявленной полезной моделью и не достигается её ближайшим аналогом; кроме того, раскрытое в патентном документе средство содержит признаки, совпадающие с признаками независимого пункта заявленной формулы аналога заявленного электронного устройства

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2016 г. по делу N СИП-447/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2016 года

Полный текст решения изготовлен 26 сентября 2016 года

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2017 г. N С01-1149/2016 по делу N СИП-447/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

Мирошниченко Владимира Витальевича (г. Люберцы, Московская область) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 15.04.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.03.2015 о признании заявки на полезную модель N 2012127182 отозванной,

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Мирошниченко В.В., лично (паспорт гражданина Российской Федерации);

от органа, принявшего оспариваемый акт, - Барбашин В.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-595/41);

от третьего лица - не явился, надлежащим образом извещено,

установил:

Мирошниченко Владимир Витальевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.04.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки на полезную модель N 2012127182 отозванной.

Определением суда от 15.08.2016 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, был привлечен Пилкин Виталий Евгеньевич.

В обоснование заявленных требований Мирошниченко В.В. в заявлении указывает на то, что в оспариваемом решении Роспатент приоритет патентной заявки N 2012114578 установил по дате ее подачи, то есть 07.09.2010, в то время как в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2015 по делу N СИП-1001/2014 отмечено, что приоритет по заявке N 2012114578 должен быть установлен по дате подачи более ранней заявки N 2009136784, то есть 05.10.2009. Следовательно, с точки зрения заявителя, приоритет патентной заявки N 2012127182 также должен быть установлен по дате подачи более ранней заявки N 2009136784, то есть 05.10.2009.

По мнению Мирошниченко В.В., вывод Роспатента о необходимости указания заявителем в качестве наиболее близкого аналога патентного документа N WO 2005/043371 является неправомерным, поскольку это техническое решение не является широко известным и широко применяемым в хозяйственной деятельности.

Кроме того, заявитель полагает, что патентный документ N WO 2005/043371 не является наиболее близким аналогом технического решения, описанного в патентной заявке N 202127182, поскольку в устройстве по патентному документу N WO 2005/043371 нет джойстика, следовательно, указанные технические решения являются различными устройствами. При этом обращает внимание, что "позиционные или аналоговые кнопки в виде джойстика" и "джойстики" являются различными устройствами, что подтверждается заключением специалиста от 14.09.2015, подготовленным в ответ на запрос Суда по интеллектуальным правам в рамках дела N СИП-1001/2014.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленных требований. По мнению Роспатента, предложение в запросе экспертизы об уточнении описания и формулы заявленной полезной модели с учетом патентного документа N WO 2005/043371 A2 является правомерным, поскольку сведения о патентном документе N WO 2005/043371 A2 являются общедоступными по причине их опубликования до даты приоритета заявленного устройства; информационный поиск в отношении полезной модели по заявке N 202127182 не проводился и специалисту было известно о нем на основе общих знаний в данной области техники; заявителю было известно о существовании патентного документа N WO 2005/043371 A2, поскольку ранее указанный документ уже предлагался для включения в уровень техники по иным заявкам Пилкина В.Е. и Мирошниченко В.В.

Роспатент считает необоснованным довод заявителя о том, что техническое решение по патентному документу N WO 2005/043371 A2 не является наиболее близким аналогом полезной модели по заявке N 202127182 из-за отсутствия в прототипе "джойстика", так как вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2015 по делу N СИП-810/2014 было установлено, что устройство по патентному документу N WO 2005/043371 A2 включает в себя джойстик (аналоговую кнопку в виде джойстика) и дисплей, размещенные на лицевой стороне корпуса электронного устройства, а также сенсорную панель - на обратной стороне корпуса. При этом, как указывает Роспатент, довод об отсутствии в устройстве по патентному документу N WO 2005/043371 A2 джойстика не может основываться на выводах специалиста Попова А.Ю., поскольку эти выводы носят неопределенный характер и не связаны с содержанием приведенных в указанном устройстве сведений.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату решения Суда по интеллектуальным правам следует читать как "от 16.06.2015 г."

Мирошниченко В.В. представил письменные возражения на отзыв Роспатента, в которых отмечает, что Роспатент мог предложить заявителю указать патентный документ N WO 2005/043371 A2 в качестве наиболее близкого аналога только в том случае, если он был бы широко известным и широко используемым хозяйствующими субъектами, однако подобных доказательств Роспатентом не представлено; неправильное установление Роспатентом даты приоритета заявок N 2012114578 и N 202127182 нарушает права и законные интересы заявителя, так как Мирошниченко В.В. является заявителем и по иным заявкам, выделенным из заявки N 2012114578; размещенные в сети Интернет материалы на английском языке, на которых Роспатент строит свои выводы, являются недопустимыми доказательствами.

Третье лицо (Пилкин В.Е.) представило отзыв на заявление, в котором соглашается с доводами Мирошниченко В.В., изложенными в заявлении и письменных возражениях на отзыв Роспатента, и просит заявленные требования удовлетворить.

В судебном заседании Мирошниченко В.В. заявленные требования поддержал, просил оспариваемое решение Роспатента признать незаконным.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве.

В судебном заседании по ходатайству представителя Роспатента к материалам дела приобщена копия нотариально удостоверенного перевода патентного документа N WO 2005/043371 А2 с английского языка на русский язык, оригинал которого находится в материалах дела N СИП-810/2014.

Вместе с тем в удовлетворении ходатайства представителя Роспатента о приобщении к материалам дела копий запросов экспертизы по заявкам N 2013154378 и N 2013155633 отказано, поскольку указанные документы к предмету настоящего спора непосредственного отношения не имеют.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилось, явку представителя не обеспечило, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, 05.10.2009 Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. в Роспатент в соответствии с Договором о патентной кооперации подана международная заявка N 2009136784 на изобретение "Управление виртуальными символами".

По указанной заявке Роспатентом 26.04.2011 было принято решение о выдаче патента Российской Федерации на изобретение N 2427879.

Названный патент впоследствии решением Роспатента от 08.09.2012 на основании возражения закрытого акционерного общества "Сони Электроникс" был признан недействительным полностью.

Указанная международная заявка Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. 07.09.2010 была переведена на национальную фазу - заявка N 2012114578 на изобретение "Электронное устройство с расширенными функциональными возможностями (варианты)".

Впоследствии по заявке N 2012114578 Роспатентом было принято решение от 28.03.2014 об отказе в выдаче патента. Согласно заключению экспертизы по указанной заявке (является приложением к указанному решению) приоритет по заявке N 2012114578 установлен по дате ее подачи, то есть 07.09.2010.

Из заявки N 2012114578 Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. 29.06.2012 была выделена, в том числе заявка N 2012127182 на полезную модель "Электронное устройство с сенсорной панелью, джойстиком и дисплеем" со следующей формулой:

"1. Электронное устройство выполняют с сенсорной панелью, джойстиком и дисплеем, размещенным на лицевой стороне корпуса электронного устройства, при этом сенсорную панель или джойстик размещают на обратной стороне корпуса электронного устройства для функционирования в указанном положении, при этом посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или джойстиком управляют как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее.

2. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели имеет полностью или частично выпуклую форму.

3. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик защищен(а) защитной крышкой.

4. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорная панель или джойстик и электронное устройство функционально взаимодействуют друг с другом посредством проводного соединения и/или посредством радиосвязи.

5. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или устройство мультимедиа или нетбук или ноутбук или компьютерный планшет или электронную книгу или цифровой фотоаппарат или видеокамеру или иное электронное устройство, включающее сенсорную панель, джойстик и дисплей".

В отношении указанной заявки запрошен приоритет по более ранней международной заявке N 2009136784 - 05.10.2009.

Решением Роспатента от 19.02.2013 заявка N 2012127182 была признана отозванной по причине неисполнения заявителями предложений, содержащихся в запросе экспертизы от 14.08.2012.

Не согласившись с указанным решением, Пилкин В.Е. обратился в образованную при Роспатенте палату по патентным спорам с соответствующим возражением.

Решением Роспатента от 18.02.2014 в удовлетворении возражения Пилкина В.Е. отказано, решение от 19.02.2013 оставлено в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу N СИП-470/2014 решение Роспатента от 18.02.2014 признано недействительным, на Роспатент возложена обязанность по рассмотрению заявки N 2012127182.

На основании принятого Судом по интеллектуальным правам решения от 23.07.2014 по делу N СИП-470/2014 Роспатент решением от 13.08.2014 продолжил делопроизводство по заявке N 2012127182.

В рамках рассмотрения заявки N 2012127182 федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС") 02.09.2014 в адрес заявителей был направлен запрос экспертизы, в котором было отмечено, что приоритет по названной заявке подлежит установлению по дате подачи заявки N 2012114578, то есть с 07.09.2010. Кроме того, в запросе было указано на несоответствие описания и формулы полезной модели требованиям пунктов 9.7 и 9.8 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и из рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 326 (далее - Административный регламент), а именно: в независимом пункте 1 формулы не указано назначение, реализуемое заявленным устройством; заявители в измененном описании не указали причины, препятствующие достижению технического результата известными аналогами (техническими устройствами); указанный заявителями в измененном описании технический результат, заключающийся в "расширении перечня технических средств", не характеризует технический эффект, явление, свойство заявленной полезной модели, возникающие вследствие увеличения количества средств, входящих в состав устройства; для специалиста без проведения информационного поиска известно устройство по патентному документу N WO 2005/043371 A2, которым решается та же задача и достигается тот же технический результат за счет тех же признаков, что и в заявленной полезной модели.

С учетом выявленных недостатков заявителям было предложено: уточнить раздел "Уровень техники", включив в него сведения о ближайшем аналоге по патентному документу N WO 2005/043371 А2; указать технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью; указать причины, препятствующие достижению этого результата названным аналогом; скорректировать соответствующим образом формулу полезной модели.

В ответ на указанный запрос экспертизы заявителями 21.01.2015 в адрес ФГБУ "ФИПС" было направлено отредактированное описание полезной модели, в котором они уточнили достигаемый полезной моделью результат, а также представлена скорректированная формула модели в следующей редакции:

"1. Электронное устройство с джойстиком и дисплеем, размещенным на лицевой стороне корпуса электронного устройства, отличающееся тем, что на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования в указанном положении, при этом посредством манипулятивных действий с сенсорной панелью или джойстиком управляют виртуальным символом, отображенным на дисплее электронного устройства.

2. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой цифровой фотоаппарат или видеокамеру.".

Полагая, что заявителями не исполнено требование экспертизы о предоставлении запрошенных сведений и устранении недостатков, а именно: не представлены заменяющие листы заявления с приоритетом по дате подачи заявки N 2012114578, то есть с 07.09.2010; аналог по патентному документу N WO 2005/043371 А2 не включен в описание; не выделены отличительные признаки по отношению к этому аналогу; не указан технический результат, достигаемый этими признаками, а также причины, препятствующие достижению этого результата названным аналогом; не уточнена формула полезной модели с учетом названного аналога, Роспатент решением от 20.03.2015 признал заявку N 2012127182 отозванной.

Не согласившись с указанным решением, Пилкин В.Е. подал в палату по патентным спорам возражение о признании решения Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки отозванной незаконным.

Решением от 15.04.2016 Роспатент отказал в удовлетворении указанного возражения. При этом Роспатент исходил из того, что ответ на запрос экспертизы не содержал запрошенных у заявителей материалов, соответствующих установленным требованиям и необходимых для проведения экспертизы заявки, а именно: заявителем не был уточнен раздел описания "Уровень техники" и независимый пункт формулы с учетом патентного документа N WO 2005/043371 А2, являющегося наиболее близким аналогом заявленного устройства, так как конструкция заявленного устройства и его назначение и результат его реализации совпадают с указанным устройством; в формулу полезной модели были внесены изменения редакционного характера, не изменяющие ее существа.

Полагая, что решение Роспатента от 15.04.2016 не соответствует требованиям законодательства, нарушает его права и законные интересы, Мирошниченко В.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного ненормативного акта недействительным.

Изучив материалы дела, заслушав доводы явившихся в судебное заседание заявителя и представителя Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для удовлетворения заявления в силу следующего.

В силу положений части 2 статьи 27, пункта 2 части 1 статьи 29, пункта 4.2 части 1, части 2 статьи 33, абзаца второго пункта 2 части 4 статьи 34, части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в административном порядке по результатам рассмотрения дела, связанного с подачей возражения, в том числе на решение о признании заявки на полезную модель отозванной.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Во взаимосвязи и правовом единстве положений пункта 2 статьи 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", пункта 4.2 части 1 и части 2 статьи 33, пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении в Суде по интеллектуальным правам споров, отнесенных к подсудности этого суда, с участием физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, статьи 198, 200 и 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части необходимости установления нарушения прав и законных интересов заявителя применяются безотносительно учета связи нарушенных прав и интересов таких заявителей с предпринимательской или иной экономической деятельностью.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению заявок на выдачу патента на полезную модель и по признанию указанной заявки отозванной установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи спорной заявки на выдачу патента на полезную модель правовая база при рассмотрении настоящего дела включает нормы ГК РФ, Административный регламент и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56.

Пунктом 1 статьи 1374 ГК РФ предусмотрено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с названным Кодексом (заявителем). Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании этого Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (пункт 4 данной статьи).

Согласно пункту 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; 5) реферат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 этого Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 ГК РФ.

Пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ установлено, что если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, к ее описанию установлены пунктами 9.2, 9.3, 9.7.2, 9.7.4.2, подпунктом 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3, пунктом 9.7.4.5, подпунктом 3 пункта 9.8, подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Административного регламента. Названным Административным регламентом предусмотрено, что при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка, в том числе, наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней в соответствии с пунктами 9.2, 9.3 регламента, и соблюдения установленных требований к документам заявки (пункт 20.2); наличие структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7, и выполнение требований к их содержанию (пункт 20.4.1); при проверке формулы на соответствие требованию подпункта 6 пункта 9.8 Административного регламента проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели (пункт 20.4.2).

В случае если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения (подпункт 1 пункта 20.5 Административного регламента).

При этом основаниями для запроса, в частности, являются: невыполнение требований пункта 9.7 Административного регламента, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт (подпункт 1.10 пункта 20.5); известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "Уровень техники" (подпункт 1.11 пункта 20.5); наличие других нарушений требований названного регламента к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке (подпункт 1.27 пункта 20.5).

В подпункте 2 пункта 20.5 Административного регламента указано, что в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 1 названного пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ будет признана отозванной.

Если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 20.10 Регламента, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки (подпункт 7 пункта 20.5).

Оценив имеющиеся в деле доказательства, в том числе материалы поданной Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. заявки, коллегия судей приходит к выводу, что у Роспатента имелись правовые основания для направления в адрес заявителей запроса с предложением устранить имеющиеся недостатки, поскольку описание и формула полезной модели не соответствовали требованиям, предъявляемым подпунктами 1.10 и 1.11 пункта 20.5 Административного регламента.

Довод Мирошниченко В.В. о неправомерности изложенного в запросе экспертизы требования об указании в качестве наиболее близкого аналога патентного документа N WO 2005/043371 в силу отсутствия доказательств широкой известности и широкой применяемости этого технического решения в хозяйственной деятельности не принимается коллегией судей по следующим основаниям.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления.

Пунктом 9.7.4.2 Административного регламента предусмотрено, что в разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).

В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели, или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

В силу подпункта 1.11 пункта 20.5 Административного регламента известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "Уровень техники" является основанием для направления запроса.

Согласно пункту 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 196 (далее - Рекомендации), в соответствии с требованиями к разделу "Уровень техники", изложенными в пункте 9.7.4.2 Административного регламента, устанавливается, могут ли быть признаны аналогами полезные модели, указанные в разделе "уровень техники". Для этого в отношении каждого аналога проверяется, является ли аналог средством того же назначения, известным из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

Проверяется также, чтобы в качестве наиболее близкого аналога полезной модели из числа указанных был выбран тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков заявленной полезной модели, то есть совпадающая по большему числу признаков с заявленной полезной моделью.

В некоторых случаях заявителем в качестве наиболее близкого аналога указывается не действительно ближайший, являющийся широко известным и широко используемым хозяйствующими субъектами рынка аналог, а иной - отдаленный аналог, совпадающий с заявленной полезной моделью в отношении значительно меньшей части признаков, чем действительно ближайший аналог.

Как правило, специалисту - гипотетическому лицу, обладающему общими знаниями в данной области техники, имеющему доступ ко всему уровню техники, опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники (абзац шестой пункта 9.7.4.3 (1.1) Административного регламента), аналоги, широко известные и широко используемые хозяйствующими субъектами рынка, известны. Для их обнаружения специалисту не требуется проведение информационного поиска в соответствии с требованиями, установленными для проведения информационного поиска по заявкам на изобретения.

Ссылаясь на нарушение Роспатентом приведенных положений Рекомендаций в части установления широкой известности и широкой применяемости патентного документа N WO 2005/043371, Мирошниченко В.В. считает, что основания для включения в запрос экспертизы требования об указании в качестве наиболее близкого аналога названного патентного документа отсутствовали.

Между тем заявителем не учитывается, что исходя из приведенных в Рекомендациях формулировок наличие "широкой известности и широкой применяемости" не носит безусловный характер. При этом сами критерии "широкая известность" и "широкая применяемость" носят в значительной степени субъективный характер. Подпункт 1.11 пункта 20.5 Административного регламента обуславливает выявление в уровне техники наиболее близкого аналога лишь его известностью для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска.

Кроме того, в силу части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации Рекомендации, которые официально не опубликованы, не являются нормативным правовым актом обязательного применения. При этом ни ГК РФ, ни Административный регламент, являющиеся нормативными правовыми актами обязательного применения, требования "широкой известности и широкой применяемости" ближайшего аналога не устанавливают.

Ссылка Мирошниченко В.В. на то, что патентный документ N WO 2005/043371 не является наиболее близким аналогом технического решения, описанного в патентной заявке N 202127182, поскольку в устройстве по патентному документу N WO 2005/043371 отсутствует джойстик, также подлежит отклонению.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вступившими в законную силу судебными актами по делу N СИП-810/2014, в котором принимали участие те же лица, уже было установлено, что устройство для управления виртуальными символами по патентному документу N WO 2005/043371 А2 включает в себя джойстик (аналоговую кнопку в виде джойстика) и дисплей, размещенные на лицевой стороне корпуса электронного устройства, и сенсорную панель - на обратной стороне корпуса; джойстик и аналоговая кнопка в виде джойстика представляют собой не разнородные объекты материального мира с различным назначением, а тождественные (идентичные) средства ввода информации в электронных устройствах, таких как мобильный телефон, карманный компьютер, смартфон и пр.

Таким образом, содержащееся в запросе экспертизы предложение от 02.09.2014 указать патентный документ N WO 2005/043371 А2 в качестве наиболее близкого аналога является правомерным.

Коллегией судей отклоняется также изложенный в возражении на отзыв Роспатента довод заявителя о том, что доказательства, представленные на иностранном языке (патентный документ N WO 2005/043371 А2), не могут рассматриваться в качестве допустимых доказательств.

В соответствии с пунктом 11.5 Регламента производство в Роспатенте ведется на русском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на русский язык. В случае отсутствия перевода, заявитель уведомляется о необходимости его представления в двухмесячный срок со дня получения уведомления, а также о том, что до представления перевода материалы, представленные не на русском языке, считаются не поступившими.

К запросу экспертизы от 02.09.2014 перевод на русский язык патентного документа N WO 2005/043371 А2 приложен не был.

Вместе с тем, вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2015 по делу N СИП-810/2014, в котором участвовали те же лица, что и в настоящем деле, установлено, что Пилкину В.Е. и Мирошниченко В.В. из запросов экспертизы от 05.04.2013 по заявкам N 2012146198, N 2012146200 и N 2012146201 на аналогичные полезные модели было известно о существовании патентного документа N WO 2005/043371 А2.

Кроме того, Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В., реагируя на запрос экспертизы от 02.09.2014, представили отредактированные материалы заявки, при этом не указали на отсутствие у них сведений о содержании указанной экспертом англоязычной версии патентного документа N WO 2005/043371 А2 и не обращались в ФГБУ "ФИПС" с ходатайством о представлении перевода его релевантных частей, а также указывали на неправомерность требования экспертизы уточнить раздел "уровень техники" путем указания в качестве ближайшего аналога патентного документа N WO 2005/043371 А2, что также свидетельствует об их осведомленности о содержании патентного документа N WO 2005/043371 А2.

При этом к материалам настоящего дела приобщен нотариально удостоверенный перевод на русский язык патентного документа N WO 2005/043371 А2.

Вопреки соответствующему утверждению Мирошниченко В.В., установленный Роспатентом в отношении выделенной заявки N 2012127182 приоритет в любом случае не может повлиять на правомерность содержащегося в запросе экспертизы от 02.09.2014 предложения о включении в описание заявленной полезной модели сведений о наиболее близком аналоге по патентному документу N WO 2005/043371 A2, поскольку он имеет более раннюю дату публикации (12.05.2005).

Обстоятельства, связанные с более ранней датой публикации патентного документа N WO 2005/043371 A2, также установлены вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2015 по делу N СИП-810/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 по делу N СИП-1001/2014.

По указанным основаниям Судом по интеллектуальным правам не принимается довод заявителя о недоказанности Роспатентом даты, с которой сведения о патентном документе N WO 2005/043371 A2 стали общедоступными, из-за чего, как полагает Мирошниченко В.В., у него отсутствовала возможность ознакомления с ним.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента соответствует закону и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы заявителя.

В связи с этим заявление Мирошниченко В.В. о признании незаконным решения Роспатента от 15.04.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки на полезную модель N 2012127182 отозванной удовлетворению не подлежит.

Учитывая результат рассмотрения дела, расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления относятся на Мирошниченко В.В.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

в удовлетворении заявления отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов