Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2016 г. по делу N СИП-314/2016 Отказывая в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака, суд исходил из сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака ввиду семантического тождества словесных элементов

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2016 г. по делу N СИП-314/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 октября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 18 октября 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2017 г. N С01-1275/2016 по делу N СИП-314/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Кручинина Н.А., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шовть Е.А.

рассмотрел в судебном заседании заявление компании TSN Brands LTD / ТСН Брендс ЛТД (35 Barrack Road, Third floor, Belize city, Belize) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 20.02.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2013731873.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (Орликов пер., 1/11, Москва, 107139) и общество с ограниченной ответственностью "Международная арт-галерея "Эритаж" (ул. 2-я Звенигородская, 13, корп. 42, Москва, 123022).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Сова Т.В. (доверенность от 26.04.2016);

от Роспатента - Кольцова Т.В. (доверенность от 22.07.2016);

от Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" - Голубцов А.Н. (доверенность от 11.012016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания TSN Brands LTD / ТСН Брендс ЛТД (далее - заявитель, компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 20.02.2016, которым отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 19.08.2015 об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2013731873.

Протокольным определением от 14.10.2016 судом принято изменение предмета требований (оформленное заявителем письменно как изменение основания требований), в соответствии с которым заявитель просит признать недействительным решение Роспатента от 20.02.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака со словесным обозначением "RUSSIAN HERITAGE" по заявке N 2013731873 в отношении товара "водка" и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя на указанное решение в отношении этого товара.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (далее - ФКП "Союзплодоимпорт") и общество с ограниченной ответственностью "Международная арт-галерея "Эритаж" (далее - ООО "Международная арт-галерея "Эритаж").

Заявленные компанией требования мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует нормам законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Доводы заявителя сводятся к тому, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "Russian Heritage" не является сходным до степени смешения с противопоставленным комбинированным товарным знаком "Русская RUSSKAYA RUSSIAN" по свидетельству Российской Федерации N 38389, общеизвестным товарным знаком со словесными элементами "Русская RUSSKAYA RUSSIAN" по свидетельству Российской Федерации N 40, наименованием места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА", зарегистрированным за N 65, и с товарным знаком "HERITAGE/ЭРИТАЖ" по свидетельству Российской Федерации N 441274, а также не способно вводить потребителей в заблуждение, в связи с чем решение Роспатента противоречит пунктам 3, 6 и 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

Роспатент в своем отзыве возражал против удовлетворения заявленного требования, указывая на правомерность оспариваемого решения, а также на необоснованность доводов заявителя.

В судебном заседании представитель компании поддержал заявленные требования; представители Роспатента и третьего лица - ФКП "Союзплодоимпорт" в удовлетворении заявленных требований просили отказать.

Третье лицо - ООО "Международная арт-галерея "Эритаж", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направило. Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей данного третьего лица.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, комбинированное обозначение со словесными элементами "Russian Heritage" по заявке N 2013731873 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 16.09.2013 на имя компании в отношении товаров 32, 33-го и услуг 35-го классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного на регистрацию обозначения Роспатентом 19.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3, 6 и 7 статьи 1483 ГК РФ, поскольку данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров, а также является сходным до степени смешения с противопоставленным комбинированным товарным знаком "Русская RUSSKAYA RUSSIAN" по свидетельству Российской Федерации N 38389, общеизвестным товарным знаком со словесными элементами "Русская RUSSKAYA RUSSIAN" по свидетельству Российской Федерации N 40, наименованием места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА", зарегистрированным за N 65, и с товарным знаком "HERITAGE/ЭРИТАЖ" по свидетельству Российской Федерации N 441274.

В Роспатент поступило возражение заявителя от 19.11.2015 на указанное решение от 19.08.2015.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 20.02.2016 об отказе в его удовлетворении.

Отказ в удовлетворении возражения на решение Роспатента послужил основанием для обращения компании в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения обществом не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы Роспатентом проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

- с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, (далее - Правила N 32), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил N 32 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что спорное обозначение по заявке N 2013731873 является комбинированным, включает в себя словесный элемент "Russian Heritage", выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом черного цвета, и изобразительный элемент в виде абстрактного рисунка в круге.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 40, признанный общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33-го класса МКТУ "водка", является комбинированным, представляет собой этикетку, включает в себя словесные элементы "RUSSIAN", "RUSSKAYA", "РУССКАЯ" и "СПИ", а также изобразительные элементы.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 38389 с приоритетом от 12.03.1969 полностью повторяет вышеуказанный общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 40. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товара 33-го класса МКТУ "водка".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 441274 включает в себя словесные элементы "HERITAGE/ЭРИТАЖ", выполненные друг под другом стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Перед каждым из словесных элементов расположен апостроф. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "Услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 40 является общеизвестным для товара 33-го класса МКТУ "водка" (признан таковым на основании зарегистрированного ранее товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38389), Роспатентом установлена известность этих противопоставленных товарных знаков в отношении товара 33-го класса МКТУ "водка" на основании их длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации.

На этом основании словесный элемент "Русская"/"RUSSIAN" в отношении товара "водка" обоснованно признан Роспатентом широко известным потребителю, ассоциирующимся с конкретным лицом, в силу чего установлено его доминирование в сравниваемых спорном обозначении и товарных знаках.

Довод заявителя о том, что словесный элемент "RUSSIAN" не является доминирующим в оспариваемом обозначении, сделан без учета правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, сформулированной в постановлении от 18.06.2013 N 2050/13, согласно которой добавление к известному товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

С учетом признания товарного знака со словесным элементом "РУССКАЯ"/"RUSSIAN" общеизвестным, можно сделать вывод, что добавление к этому слову других словесных элементов (слова "HERITAGE" в данном случае) не делает новое обозначение не сходным с указанным известным товарным знаком.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на "сновании признаков, перечисленных в подпунктах (а)-(в) пункта 14.4.2.2 Правил N 32, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил N 32 смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Анализируя семантическое сходство товарных знаков "Русская"/"RUSSIAN" и обозначения "Russian Heritage", Роспатент верно исходил из следующего.

Указанное словосочетание имеет перевод с английского языка - русское наследие, культура, традиции (www.multitran.ru). "Русский" (-ая, -ое) - относящийся к коренному населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России; русский народ; русский язык (восточнославянской группы индоевропейской семьи языков); русская история; русское гостеприимство. Наследие - явления культуры, науки, быта и т.п., полученные от предыдущих эпох, предшествующих поколений или отдельных деятелей (словарь Ожегова он-лайн http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid= 15991).

С учетом указанной семантики слов обозначение "Russian Heritage" может быть воспринято как указание на принадлежность к России, к русским традициям и культуре. В связи с этим словесный элемент "heritage" в оспариваемом обозначении не придает всему обозначению нового значения, а в целом словосочетание "русское наследие"/ "russian heritage" семантически сходно со словом "русская"/"russian".

Кроме того, семантическое значение прилагательного "russian", являющегося доминирующим элементом, совпадает в оспариваемом обозначении и противопоставленных товарных знаках, в связи с чем Роспатент пришел к обоснованному выводу о семантическом сходстве спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил N 32 звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

В соответствии с пунктом 4.2.1.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, одним из наиболее распространенных в случае звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

С учетом фонетического тождества доминирующих словесных элементов "russian" в сравниваемых обозначении и товарных знаках, а также того, что указанный элемент занимает первое место в обозначении и с него начинается осмотр потребителем обозначения, Роспатент верно установил фонетическое сходство спорного обозначения и указанных товарных знаков.

Также Роспатент пришел к правильному выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 441274 ввиду фонетического вхождения одного из словесных элементов "heritage" данного товарного знака в заявленное обозначение, а также семантического тождества указанных элементов. Графические отличия товарного знака и заявленного обозначения при этом верно признаны несущественными.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Роспатентом правильно установлена однородность части товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, по отношению к товарам 33-го класса МКТУ противопоставленных знаков (по свидетельству Российской Федерации N 38389 и общеизвестного по свидетельству Российской Федерации N 40), поскольку данные товары имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров "алкогольные напитки". При этом Роспатентом отмечено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 441274 зарегистрирован в отношении тождественных услуг 35-го класса МКТУ "услуги снабженческие для третьих лиц".

Правомерность выводов Роспатента по вопросу об однородности сравниваемых товаров не оспаривается заявителем. Кроме того, с учетом принятых судом уточнений решение Роспатента оспаривается заявителем только в части отказа в регистрации спорного обозначения в отношении товара "водка".

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Приходя к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и наименования места происхождения товара N 65 "Русская водка", Роспатент обоснованно исходил из следующего.

В противопоставленном наименовании места происхождения товара содержится два словесных элемента. При этом элемент "водка" является собственно наименованием вида товара, для которого зарегистрировано данное наименование места происхождения товара. Таким образом, основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент "Русская".

С учетом того, что спорное обозначение и наименование места происхождения товара содержат сходные фонетически и семантически доминирующие элементы "Русская" и "Russian", а однородность товаров при сравнении заявленного обозначения с наименованием места происхождения товара не оценивается в силу пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент пришел к обоснованному выводу о невозможности регистрации заявленного обозначения на основании пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении представленных в Роспатент документов об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 234855, на которые заявитель также обращает внимание в своем заявлении в суд, Роспатентом верно отмечено, что они не опровергают вывод о сходстве до степени смешении заявленного обозначения и вышеуказанных средств индивидуализации, и, кроме того, относятся к иному товарному знаку.

Суд также соглашается с выводом Роспатента о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Суд считает правильной позицию Роспатента о том, что с учетом вышеуказанной семантики оспариваемого обозначения оно может быть воспринято как указание на принадлежность к России, к русским традициям и культуре. Принимая во внимание, что регистрация товарного знака по заявке N 2013731873 испрашивается на имя иностранной компании, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя (его местонахождения).

Указанную возможность увеличивает общеизвестность товарного знака, содержащего словесный элемент "RUSSIAN" в отношении иного лица.

При этом ссылка заявителя на наличие лицензионных договоров с российскими юридическими лицами в отношении товарного знака "Русское наследие" по свидетельству Российской Федерации N 234855, приводимая им в обоснование невозможности введения потребителей в заблуждение, не может быть принята во внимание, так как правообладатель данного товарного знака не ограничен в своем праве заключать лицензионные и иные договоры в отношении принадлежащего ему товарного знака с любыми лицами, в том числе и не инкорпорированными в Российской Федерации. Кроме того, данный товарный знак содержит иные словесные элементы, отличные от заявленных на регистрацию по спорной заявке.

Ссылки заявителя на зарегистрированные на его имя и на имя иных лиц товарные знаки, включающие словесный элемент "РУССКАЯ", неправомерны, поскольку делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств дела, что соответствует правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06.

Принимая во внимание вышеперечисленные обстоятельства, суд, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, принятого уполномоченным органом в соответствии с требованиями действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Понесенные расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

С.П. Рогожин